TJCA - Proceso 159-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 159-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú . Interpretación prejudicial de oficio del artículo 46 de la misma Decisión.

Patente de invención: FORMAS FARMACÉUTICAS CON

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS.

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESSELLSCHAFT Proceso interno: 5098-2012-0-1801-JR-CA-07.

Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada

en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 5098-2012-0-1801-JR-CA-07; El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los

1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.2 requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A. ANTECEDENTES.

Partes en el proceso interno.

Demandante: BAYER SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT (antes, BAYER HEALTHCARE AG) Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),

República del Perú. Hechos.

1. El 28 de febrero de 2006, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft solicitó el registro de la patente de invención ante el Indecopi para FORMAS

FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS,

la cual constaba de 6 reivindicaciones.

2. El 20 de octubre de 2006, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la citada solicitud de patente, sin que se presentaran oposiciones.

3. El 17 de abril de 2009, se realizó el examen de registrabilidad, emitiéndose el Informe Técnico PR 11-09, respecto de las 6 reivindicaciones presentadas, concluyendo que:  Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de claridad ya que contienen términos imprecisos que implicaban demasiadas posibilidades.  La reivindicación 6 se refiere a una forma de presentar información para la administración de una formulación farmacéutica, por lo que no puede ser considerada como una invención, de conformidad con lo señalado en el artículo 15 literal f) de la Decisión 486.

Mediante escrito de 13 de agosto de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft absolvió las observaciones contenidas en el Informe Técnico PR 11-09 y acompañó un nuevo pliego de 8 reivindicaciones.

4. El 16 de noviembre de 2009, luego del examen de las 8 nuevas reivindicaciones presentadas, se emitió el Informe Técnico PR 11A-09, en el cual se concluyó que:  Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con los requisitos de claridad, concisión y sustento en la descripción establecidos en el artículo 30 de la

Decisión 486.3

5. El 26 de noviembre de 2009, mediante Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI, el Subdirector de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI resolvió denegar el registro solicitado por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft.

6. El 21 de diciembre de 2009, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI.

7. El 9 de marzo de 2012, se emitió el Informe Técnico LCM 05-2012 (T), en el cual se concluyó que:  Las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de claridad previsto en el artículo 30 de la Decisión 486.

8. El 23 de abril de 2012, mediante Resolución 652-2012/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la Resolución 1559-2009/DIN-INDECOPI.

9. El 1 de agosto de 2012, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución

652-2012/TPI-INDECOPI.

10. El 29 de agosto de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

11. El 11 de septiembre de 2014, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft

interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 29 de agosto de 2014.

12. El 20 de enero de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 45 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

13. BAYER SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT interpuso demanda en la que

manifestó que:

14. Las reivindicaciones se encuentran definidas por sus claras características técnicas, concretamente por el perfil de disolución y liberación de la presente invención, el cual constituye una característica técnica y no una característica farmacocinética como erróneamente ha considerado el INDECOPI. Por lo tanto, no puede sostenerse que las reivindicaciones pueden incluir todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a dicho resultado.

15. Las reivindicaciones fueron oportunamente modificadas conforme fue sugerido por el examinador de patentes. Así fueron remplazados términos objetados y, en el último juego de reivindicaciones, se mencionaron claramente aquellos elementos esenciales de la composición de la invención.4

16. Según el artículo 32 de la Decisión Andina 486, de tener dudas razonables, la autoridad administrativa durante la tramitación de la solicitud debe solicitar las pruebas necesarias hasta que aquellas fueran clarificadas. Asimismo, el artículo 45 de la mencionada decisión precisa que, de considerarlo pertinente, la

autoridad administrativa puede notificar una o más veces los informes.

17. Finalmente, el invento solicitado a registro cumple con el requisito de nivel inventivo. Ninguno de los documentos de la técnica anterior sugieren que los parámetros característicos de disolución y liberación de la invención efectivamente producen un efecto retardado. Por lo tanto, la mejora de la biodisponibilidad y efecto retardado, que es causado por la selección de una característica específica de disolución y liberación, son claramente no obvios para el experto de la técnica, sobre la base de lo que constituye el estado de la técnica.

Argumentos de la contestación a la demanda.

18. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

19. El artículo 45 de la Decisión 486, relativo al cumplimiento de los requisitos de fondo, precisa que el supuesto que éstos no sean cumplidos por el solicitante dará lugar a una primera notificación obligatoria de las observaciones a efectos de que se subsanen las omisiones, dentro de un plazo determinado, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez, ello cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario.

20. En el presente caso, se notificó en una oportunidad a la actora el Informe Técnico PR 11-09 y, posteriormente, con la notificación de la resolución de primera instancia se le notificó los resultados de un segundo informe técnico, el Informe Técnico PR 11A-09. Ulteriormente, luego de la apelación presentada por la demandante, el Tribunal emitió su resolución sobre la base del Informe Técnico

LCM 05-2012(T), sin haber notificado previamente a la solicitante pues ya no era obligatorio.

21. El invento solicitado no cumple con el requisito de claridad. La falta de claridad y concisión no sólo entorpece la determinación inequívoca del objetivo técnico de la patente, sino que obstaculiza la verificación de su novedad y la altura inventiva.

En consecuencia, ello negará, al examinador y a los terceros interesados conocer de qué trata la invención y saber con certeza sobre qué versa el aporte tecnológico que se incorpora.

22. Al respecto, las frases contenidas en las reivindicaciones no constituyen una característica técnica esencial, estructural o funcional de la invención, pues el alcance de las reivindicaciones no sólo incluiría a la composición que se pretende proteger, sino también a todas las composiciones presentes que lleguen a ese resultado.

Sentencia de Primera Instancia.5

23. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar

que:

24. Conforme a lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486 y el Manual para la Formación de Examinadores de Patentes en el Perú, el hecho de que la falta de claridad no sea propiamente un requisito de patentabilidad contenido en el artículo 14 de la Decisión 486 no desvirtúa la potestad de la autoridad administrativa de exigir el cumplimiento de dicha condición, más aún cuando la claridad se encuentra estrechamente vinculada a una de las funciones principales de la patente, como es, la creación de un monopolio de la materia reivindicada y

la determinación de los alcances de protección de la misma.

25. En virtud del plazo de subsanación de sesenta días, prorrogable por el término de 30 días adicionales, contenido en el artículo 45 de la Decisión 486, la falta de cumplimiento en la claridad del pliego, sin una subsanación satisfactoria, podría constituir un elemento que conlleve al fin del procedimiento administrativo, ello ante la imposibilidad de determinarse con exactitud cuál es la materia a proteger y sobre la cual recaerán los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

26. En el caso concreto, es un hecho no controvertido que el INDECOPI no notificó el contenido del Informe Técnico PR 11 A-09, sustentando su decisión en la aplicación del artículo 45 de la Decisión 486, que otorga una potestad discrecional a la autoridad nacional. Al respecto, es posible establecer que los elementos del Informe Técnico PR 11 A-2009 no contendrían puntos nuevos a los evaluados en el Informe Técnico PR 11-2009, su antecedente más cercano. Pues las opiniones técnicas contenidas en ambos informes arriban a la misma conclusión sobre la claridad en el modo de proponer las reivindicaciones.

27. Cabe precisar que, si bien el objeto de estudio de cada informe técnico no recae sobre el mismo pliego de reivindicaciones, es también cierto que de la observación del pliego de reivindicaciones originalmente presentado y el subsiguiente pliego de 8 reivindicaciones que se adjunta al escrito de 13 de

agosto de 2013, no se aprecia mayor modificación de la solución técnica postulada, variándose meramente algunos contenidos de las reivindicaciones en la precisión de términos observados por el INDECOPI, sin perjuicio que ello pueda ser apropiado o no para el examen realizado por el evaluador técnico.

28. Igualmente, se aprecia del contenido de la observación que recae sobre la reivindicación 1 de cada pliego de reivindicaciones evaluado, en cuanto al hecho que la observación vinculada a la claridad no fue superada con la presentación del nuevo pliego de reivindicaciones. Hecho que resulta relevante pues al ser la reivindicación 1 sustento de las siguientes reivindicaciones, trae como consecuencia la inexistencia de una controversia que convierta en razonable la notificación del informe técnico cuestionado por Bayer Schering Pharma

Actiengesellschaft.

29. En consecuencia, no correspondía la notificación del Informe Técnico PR 11A-09 a la parte recurrente, pues este segundo informe guardaría similitud técnica con la conclusión arribada en el Informe Técnico PR 11-09, sin que incluya nuevos o6 diversos elementos. Precisándose al respecto que el objeto de evaluación no varió en su aspecto técnico en relación con los argumentos del nuevo pliego de reivindicaciones.

Argumentos del recurso de apelación.

30. BAYER SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial señalando los siguientes

argumentos:

31. Aunque es cierto que el Informe Técnico PR 11A-2009 nuevamente objetó la

claridad de nuestras reivindicaciones, el nuevo pliego de 8 reivindicaciones presentaba diferencias con respecto al anterior, que era de sólo 6 reivindicaciones. El nuevo y último juego de 8 reivindicaciones incluía modificaciones con relación al primero, ya que precisamente para cumplir con el requisito de claridad, se procedió a especificar el compuesto activo protegido y sus sales, así como el alcohol de azúcar como agente liberador y se sustituyó el término “formulación de medicamento” por “formulación farmacéutica”, conforme a las sugerencias del examinador.

32. Teniendo en consideración la novedad de la presente invención y lo complejo que podría resultar su aprehensión y comprensión, en aplicación del artículo 45 de la Decisión 486, la autoridad administrativa debió haber efectuado una notificación adicional para aclarar y dilucidar el contenido de la solicitud de la patente, cumpliendo así con un debido, justo y equitativo proceso y respetando el derecho de defensa que merece todo administrado.

33. Sin perjuicio de los argumentos expuestos, de haberse notificado el Informe Técnico PR 11A-09, se podría haber accedido a una nueva posibilidad de modificar y adaptar las reivindicaciones contenidas en la solicitud, máxime si la claridad tiene más que ver con un requisito de forma y no de fondo de la solicitud de patente.

Solicitud del Juez consultante.

34. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:  Criterios para determinar el cumplimiento del requisito de claridad en las

reivindicaciones de una patente de invención.  Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

35. Los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del7 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

36. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

37. El Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

De oficio: 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión.

2. De la notificación de los informes técnicos.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Las reivindicaciones. Requisitos de claridad y concisión.

2 Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiere a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. 3 Artículo 46 .- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la

invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.8

38. En el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones, de igual manera el Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre los criterios para determinar el cumplimiento del requisito de claridad en las reivindicaciones de una patente de invención, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

39. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos

determinar el cumplimiento del requisito de claridad en las reivindicaciones de una patente de invención, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

39. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

40. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.4

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y

cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”5. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de

4 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 5 SALVADOR, Jovaní, Carmen. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002.9 relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características

principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”. Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar

una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”6. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS

PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA).

41. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el

6 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, p. 48.10 examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.7

42. En el caso de autos, el Juez consultante, deberá determinar la claridad y la concisión de las reivindicaciones presentadas por Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft para el registro de la patente de invención para FORMAS

FARMACÉUTICAS CON PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS MEJORADAS.

2. De la notificación de los informes técnicos.

43. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el Informe Técnico PR 11A-09 y el Informe Técnico LCM 052012(T) no le fueron notificados. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema.

44. Por su parte, el juez consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los informes técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención?

45. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención.

46. Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha

manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de

proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

7 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina, p. 42.11 La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes

486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES

FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notifi