TJCA - Proceso 16-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 16-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la

República del Perú. Apelante: ABBOTT

BIOTECHNOLOGY LTD. Parte contraria:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Patente: “MÉTODOS PARA ADMINISTRAR ANTICUERPOS ANTIINFALFA”.Expediente Interno: 01820-2010-01801-JR-CA-03.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 1820-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 16 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01820-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.2

de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD.2

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 7 de junio de 2002, la sociedad ABBOTT LABORATORIES (BERMUDA) LTD. reivindicando prioridad extranjera de la solicitud 60/296,961 de 8 de junio de 2001, presentada en Estados Unidos de América, solicitó patente de invención para “MÉTODOS PARA ADMINISTRAR ANTICUERPOS ANTIINFALFA”, cuyos inventores son Joachim Kempeni, Roberta Weiss y Steven

Fischkoff.

2. El 12 de febrero de 2003 se publicó el extracto de la solicitud de la patente en el Diario Oficial “El Peruano”, sin que terceros hayan presentado oposición.

3. El 5 de abril de 2006, Abbot Laboratories (Bermuda) Ltd. adjuntó un nuevo juego de secuencias 1 a 37, alegando que éstas no se encuentran claras en las páginas 73 a 77 inicialmente presentadas, incluyendo las secuencias 4 a 9 que fueron omitidas involuntariamente, las cuales son conocidas en el arte previo y fueron reveladas en la solicitud PCT WO 97/29131.

4. El 23 de octubre de 2006, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico KVM 11-2006, en el que se analizó el pliego de 69 reivindicaciones presentadas concluyendo en que las reivindicaciones 1 a 23, 26 a 50 y 53 a 67 se encuentran afectadas por el artículo 14 de la Decisión 486, por lo que no son susceptibles de patentarse; y que, las reivindicaciones 24, 25, 51, 68 y 69 no cumplen con lo establecido en el artículo 15 literal f) de la Decisión

486.

5. El 26 de febrero de 2007, Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. dio respuesta al Informe Técnico KVM 11-2006, presentando un nuevo pliego de 49 reivindicaciones.

6. El 16 de abril de 2008, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico KVM 11-2006/A, concluyendo en que las reivindicaciones 1 y 2 no son patentables al definir un uso según lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486; y que, las reivindicaciones 3 a 49 no cumplen con el requisito de suficiencia y claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

7. El 8 de agosto de 2008, Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. dio respuesta al Informe Técnico KVM 11-2006/A, presentando un nuevo pliego de 51 reividncaciones.

8. El 3 de septiembre de 2008, la examinadora de patentes emitió el informe

técnico KVM 11-2006B, en el cual concluyo que las reivindicaciones 1 y 2 no son patentables al definir un uso según lo establecido en el artículo 14 de la3 Decisión 486; y que, las reivindicaciones 3 a 51 no cumplen con el requisito de la claridad del artículo 30 de la Decisión 486.

9. Mediante Resolución 00179-2008/DIN-INDECOPI de 19 de septiembre de 2008, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente de invención solicitada por Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. 10.El 16 de octubre de 2008, Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. interpuso recurso de apelación presentando un nuevo pliego de 20 reivindicaciones.

11. El 23 de noviembre de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico PR 31-09 concluyendo que las reivindicaciones 1 y 2 no cumplen con el requisito de nivel inventivo del artículo 18 de la Decisión 486; y que, las reivindicaciones 3 a 51 no cumplen con el requisito de claridad del artículo 30 de la Decisión 486. 12.El 11 de diciembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 3351-2009/TPI-INDECOPI procedió a confirmar la Resolución 1079-2008/DIN-INDECOPI de 19 de septiembre de 2008, que denegó la solicitud de patente de invención para

“MÉTODOS PARA ADMINISTRAR ANTICUERPOS ANTI-INFALFA”, solicitada por Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. 13.El 15 de marzo de 2010 la sociedad ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD. presentó demanda contenciosa administrativa. 14.El 26 de junio de 2013, el Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo emitió Sentencia signada como Resolución Número Siete, mediante la cual declaró fundada en parte la demanda interpuesta por ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD. 15.El 8 de agosto de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI, presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Siete. 16.Mediante providencia de 3 de junio de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a. ¿Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486? b. ¿Si se debe notificar al denunciante con todos los informes técnicos que se hayan actuado en sede administrativa? a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.4 17.La sociedad ABBOTT BIOTECHNOLOGY LTD., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

• Alega que la invención sí cumple con el requisito de nivel inventivo y con el requisito de claridad, puesto que las reivindicaciones 1 y 2 no están referidas a usos, sino a un kit o equipo tal como se desprende del texto “un equipo caracterizado porque comprende una jeringa precargada que comprende 10100 mg. de un anticuerpo anti TNFa y un vehículo farmacéuticamente aceptable y el equipo de la reivindicación 1 que además comprende metotrexato. - Menciona que las reivindicaciones 3 a 51 son claras, toda vez que la frase “porción de unión a antígeno” es conocida para los expertos en el arte y además está claramente definida en la memoria descriptiva. - Manifiesta que existe nulidad procesal en la Resolución 3351-2009/TPIINDECOPI puesto que con fecha 23 de noviembre de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico PR 31-09. Ese informe no fue notificado a Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. con anterioridad a la emisión de la resolución de segunda instancia. - Alega que la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI dictaminó que la examinadora de patentes se había equivocado totalmente al analizar la supuesta falta de novedad de las reivindicaciones 1 y 2 de la patente solicitada por Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. - Manifiesta que la falta de notificación del Informe Técnico PR 31-09 configuró un obrar arbitrario que violentó el debido proceso en sede administrativa y

ocasionó a Abbott Laboratories (Bermuda) Ltd. un perjuicio moral y patrimonial negándole la protección a la patente de invención solicitada con lo cual la desprotege en el territorio peruano y la expone a la copia por parte de terceros. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 18.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que se trata de una actividad reglada, el hecho que el INDECOPI en primera notificación, requiera por una sola vez a los solicitantes para que subsanen omisiones de fondo; sin embargo, una vez que se ha notificado al solicitante para que subsane y éste no logre su objetivo, la norma le faculta la adopción de dos alternativas, correspondiendo al criterio razonable del INDECOPI, tratarse de una facultad discrecional, no encontrándose obligado a notificar por segunda, tercera o cuarta vez. - Menciona que de no ser así, un procedimiento complejo como es el de registro de patentes (especialmente en materia farmacéutica) que por su5 naturaleza requiere la opinión de expertos para analizar específicamente la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial del invento solicitad para registro de patente), se estaría prolongando indefinidamente con las sucesivas absoluciones por parte del solicitante si es que para resolver el INDECOPI requiere de un informe técnico previo que deba ser notificado y que pueda originar la rectificación de la solicitud de la patente originando una nueva situación procesal, que a su vez requiera un informe técnico para ser analizada y así sucesivamente. - Manifiesta que el informe técnico que sirvió al Tribunal para resolver, no

que pueda originar la rectificación de la solicitud de la patente originando una nueva situación procesal, que a su vez requiera un informe técnico para ser analizada y así sucesivamente. - Manifiesta que el informe técnico que sirvió al Tribunal para resolver, no podría ser notificado pues ello no era obligatorio y porque si así se hubiera hecho el procedimiento hubiera durado indefinidamente no solo en primera instancia sino también en segunda instancia. c. Sentencia de Primera Instancia.

19. El Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró fundada en parte la demanda al concluir que: - Tanto el informe KVM 11-2006B como el informe PR 31-09 sirvieron de sustento para la Resolución 1079-2008/DIN-INDECOPI y para la Resolución 3351-2009/TPI-INDECOPI respectivamente y son justamente estos informes técnicos los que no han cumplido con ser notificados al demandante, no podría la entidad demandada amparar su decisión en ellos, puesto que de haber sido notificados la demandante pudo haberlos contradicho, por lo cual una vez que se realice la diligencia de notificación de los referidos informes, deberá permitirse que la demandante realice los descargos respectivos, para luego de ello poder resolver al respecto. - La Resolución 1079-2008/DIN-INDECOPI y la Resolución 3351-2009/TPIINDECOP han incurrido en vicio de nulidad. Por lo cual debe retrotraerse el acto al momento en que se emitió el Informe Técnico KVM 11-2006B, a efectos que pueda ser objeto de subsanación y/o descargos por parte de la solicitante de la patente y pudiere efectuar la interposición de los recursos administrativos correspondientes que la Ley franquea.

d. Argumentos del Recurso de Apelación:

efectos que pueda ser objeto de subsanación y/o descargos por parte de la solicitante de la patente y pudiere efectuar la interposición de los recursos administrativos correspondientes que la Ley franquea. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 20.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Alega que existe una vulneración al principio de congruencia, el A-quo se ha pronunciado sobre un aspecto que no fue alegado por la demandante en sede administrativa. En el ámbito administrativo gobierna el denominado principio de congruencia, en virtud del cual los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben referirse a los pedidos que los administrados formulen en sus escritos y recursos impugnatorios. - Manifiesta que la alegación formulada en sede judicial por la demandante respecto a que no se le habría notificado oportunamente con el Informe6 Técnico KVM 11-2006B es absolutamente impertinente toda vez que no fue planteada oportunamente por esta parte en sede administrativa, al impugnar la resolución de primera instancia, que fue la que hizo suyas las conclusiones del informe técnico precitado. - Afirma que al admitir los argumentos referidos a una supuesta falta de notificación del informe técnico en cuestión así como de una imaginaria violación al derecho de defensa y al debido procedimiento de la demandante, el A-quo ha atentado contra el debido proceso en perjuicio del INDECOPI

pues ha evaluado un aspecto que su tribunal no evaluó ni en relación con el cual estuvo dirigido su pronunciamiento a través de la resolución que emitió. - Alega que el Informe Técnico KVM 11-2006B, si fue notificado a Aboot en forma oportuna, con antelación suficiente a la fecha en que el Tribunal del INDECOPI decidió denegar la patente solicitada, brindándole la posibilidad de contradecirlo y descartarlo al momento de acudir a la segunda instancia en sede administrativa. Con dicho recurso la demandante contradijo precisamente los argumentos en los que se sustentó la resolución emitida en primera instancia administrativa. - Afirma que los informes técnicos recabados en el procedimiento administrativo materia de autos, constituyen informes de patentabilidad realizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486. Es decir no se trata de informes requeridos en virtud de lo prescrito por el artículo 46 del mismo cuerpo normativo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 21.La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, los cuales se procederán a interpretar.

C. CUESTIÓN A SER INTERPRETADA:

1 Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este

deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.7 En armonía con lo expuesto, el tema que debe ser objeto de la presente interpretación prejudicial es el siguiente:

A. De la notificación de los informes técnicos.

A. DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. 22.La Corte consultante solicita a este Tribunal se pronuncie respecto a: a. ¿Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486? b. ¿Si se debe notificar al denunciante con todos los informes técnicos que se hayan actuado en sede administrativa? 23.El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. 24.Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro.

25.Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. (subrayado fuera de texto) 26.El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”2. (subrayado fuera de texto) 27.Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de

2 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.8

patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. (subrayado fuera de texto) 28.La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. 29.La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o

no la concesión de la patente. 30.El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. 31.En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 32.Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”. (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 33.En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera9

o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 34.Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera

podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP2013, de 16 de octubre de 2013). 35.Por lo antes expuesto, la Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área. 36.La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. Sobre la base de estos fundamentos,10

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional

pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el

solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. La Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.11 La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo