TJCA - Proceso 167-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 167-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 258 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial y actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión.

Expediente Interno: 161-2013-0-1801-JR-CA-16.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de agosto del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del

Perú.

VISTOS: El Oficio 161-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el

Proceso Interno 161-2013-0-1801-JR-CA-16.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Plásticos Nacionales S.A.2

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante,

INDECOPI), República del Perú.

Tercero interesado: Europlast S.A.C.

2. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 30 de julio de 2008, Europlast S.A.C., en su calidad de titular de la marca ENVASE DE PLÁSTICO (tridimensional) constituida por un envase de plástico (galonera) de cinco litros, registrada para distinguir aceites y grasas de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), interpuso acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada.

2. El 17 de septiembre de 2008, Europlast S.A.C. presentó una carta suscrita por Rosa Amelia Prevost, Gerente de Compras de Alicorp S.A.A., por medio de la cual, dicha empresa deja constancia que viene

utilizando, desde el año 2001, el envase plástico (galonera de 5 litros) que su empresa tiene registrado a su favor ante INDECOPI bajo Certificado 42842.

3. El 5 de diciembre de 2008, mediante Resolución 802-2008/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos admitió a trámite la acción, dispuso que se practique una inspección en el local de la empresa emplazada y en los locales de las empresas compradoras de envases, a fin de verificar los alcances de la acción y rechazó la solicitud de medidas cautelares.

4. El 14 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3496-2009/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de infracción a los derechos de Propiedad Industrial y declaró improcedente la acción por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, interpuestas por Europlast S.A.C. contra Plásticos

Nacionales S.A.

5. El 26 de diciembre de 2009, Plásticos Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación en el extremo en que se declaró fundada la acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial, así como en el que se impusieron las sanciones respectivas.3

6. El 7 de febrero de 2011, mediante Resolución 282-2011/TPIINDECOPI, el Tribunal del INDECOPI, atendiendo a la solicitud de Plásticos Nacionales S.A., suspendió el procedimiento materia de denuncia.

7. El 28 de noviembre de 2012, mediante Resolución 2434-2012/TPIINDECOPI, se levantó la suspensión decretada, confirmándose además la Resolución 3496-2009/CSD-INDECOPI en cuanto declaró fundada la acción infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Europlast S.A.C. contra Plásticos Nacionales S.A. y en cuanto sancionó a esta última con una multa de 60 UIT, dejando firme los demás extremos de la apelada.

8. El 19 de marzo de 2013, Plásticos Nacionales S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad total e ineficacia de la Resolución 2434-2012/TPI-INDECOPI.

9. Mediante Sentencia dictada el 28 de agosto de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda.

10. El 11 de septiembre de 2014, Plásticos Nacionales S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada.

11. El 21 de enero de 2015, mediante Resolución 2, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Solicitando expresamente que el Tribunal se pronuncie respecto de: a) ¿Qué criterios se deben considerar a fin de determinar que dos marcas tridimensionales resultan idénticas o semejantes entre sí

y, por ende, concluir que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado por generar riesgo de confusión entre los consumidores? b) ¿El uso en el comercio de un signo tridimensional similar al registrado por un tercero para distinguir determinados productos, afecta los derechos de propiedad industrial de éste si aquél es usado para comercializar otros productos además del protegido con la marca registrada? c) ¿El uso en el comercio de una marca tridimensional semejante por un tercero, además de infringir derechos de propiedad industrial, puede constituir un acto de competencia desleal?

3. Argumentos de la demanda:

12. Plásticos Nacionales S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:4  El envase fabricado por su parte es utilizado para diferentes productos de diversos clientes, mientras que el envase de la denunciada es de uso exclusivo para el aceite de la empresa Alicorp. La galonera fabricada por Plásticos Nacionales S.A. es un envase multiusos y se vende a una diversidad de clientes, mientras que el envase de Europlast S.A.C. tiene un solo uso

(envasar aceites y grasas comestibles) y solamente la vende a Alicorp.  El envase registrado por Europlast S.A.C. es un envase genérico existente en el mercado en forma libre que viene siendo fabricado por las empresas Molmar S.A. desde 2000, Fraplast desde 1997 y Andean Packing S.A. desde 2001, quienes vienen fabricando dicho envase bajo la introducción de características particulares de diseño que cada una le ha implementado y que los diferencia

unos de otros.  El envase multiusos fabricado por Plásticos Nacionales S.A. tiene un diseño de fabricación propio y una forma distinta a la registrada a favor de Europlast, pues éste tiene un color amarillo con tapa verde de un solo uso y exclusivamente para envasar el aceite que produce su cliente Alicorp. Por tanto, no causa ningún riesgo de confusión ni de asociación con el signo registrado por Europlast S.A.C.  Debió declararse improcedente la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial en tanto se sustentó en los mismos hechos que la denuncia por actos de competencia desleal, que fue declarada improcedente.  En las resoluciones cuestionadas no se ha precisado de manera clara y precisa en cuál de las infracciones del inciso a) o d) del artículo 155 de la Decisión 486 incurrió su parte, advirtiéndose una falta de debida motivación.  En la denuncia se solicitó la prohibición de la fabricación del envase, mientras que en las resoluciones impugnadas se ordenó la prohibición de uso del envase, lo que evidencia un pronunciamiento contradictorio.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

13. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:  Los argumentos sobre la falta de especificación del dispositivo legal infringido, el presunto pronunciamiento contrario a lo peticionado en la denuncia y la presunta contradicción en los fundamentos de la resolución impugnada constituyen argumentos improcedentes pues éstos no fueron formulados en el recurso de

apelación. Admitir nuevos argumentos implicaría una vulneración al principio del debido proceso, en particular al de congruencia procesal. En atención a dicho principio, el Juez contencioso administrativo sólo puede pronunciarse sobre los extremos5 resueltos por el Tribunal Administrativo a través de su Resolución de última instancia.  Realizado el examen comparativo se determinó que en el caso de los productos a que se refieren los signos en cuestión, si bien se trata de productos de consumo masivo y frecuente, el consumidor prestará cierto grado de atención al momento de elegirlos, ya que será de acuerdo a sus preferencias que escogerá el aceite que requiere.  En el examen comparativo también se advirtió que no obstante los elementos cromáticos que presenta el signo usado por Plásticos Nacionales S.A., los envases resultan ser muy similares en su forma al presentar características idénticas en la conformación del envase como base cuadrada, relieves en forma de trapecios rectangulares, asa para sujetar los envases y boca circular roscada, entre otras similitudes.  No es posible la coexistencia de los signos confrontados sin afectar los derechos de propiedad industrial de Europlast, así como los intereses de los consumidores.  La demandante no ha tenido en cuenta que si bien, en ambos extremos se cuestionan los mismos hechos, las resoluciones administrativas no se pronunciaron sobre lo referido al supuesto de competencia desleal en la modalidad de confusión, pues ello resultaba improcedente.

5. Sentencia de Primera Instancia

14. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al

considerar que:  Si bien la recurrente resalta la existencia de diferencias entre el signo registrado y su galonera multiusos, se debe tener en consideración que, luego de haberse delimitado las similitudes existentes entre los signos evaluados, este órgano jurisdiccional entiende que la infracción del derecho a la propiedad industrial se encuentra perfectamente determinada y tiene sustento en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, pues al haberse empleado en el comercio envases similares al registrado por Europlast S.A.C. se estaría vulnerando el derecho que de forma exclusiva le corresponde a éste sobre el signo que distingue la marca, configurándose un supuesto de responsabilidad objetiva.  La conducta sancionada se enmarca dentro del supuesto contemplado en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486, pues se llegó a establecer conforme al análisis realizado en sede administrativa que se habían introducido en el mercado envases de plástico de similares características a la marca registrada por Europlast S.A.C., situación que es susceptible de causar riesgo de confusión entre los consumidores.6  Si bien Plásticos Nacionales S.A. ha postulado una disimilitud en la naturaleza de los productos cuestionados, de la revisión del expediente administrativo no se advierte con suficiente grado de certeza que el producto elaborado por Plásticos Nacionales S.A. se encuentre destinado a la comercialización de productos distintos a los comercializados por los clientes de Europlast S.A.C. Atendiendo a ello, así como a un principio de lógica jurídica que

exige a las partes probar los hechos que aleguen o contradicen, esta judicatura no encuentra amparables los argumentos postulados por la recurrente.  Plásticos Nacionales S.A. sostiene que Europlast S.A.C. perseguía con su denuncia que no se fabriquen los envases cuestionados, sin embargo, el INDECOPI ordenó prohibir su uso. Al respecto, no se advierte contradicción o indebida motivación del acto administrativo emitido, toda vez que éste ha cumplido con la finalidad solicitada a nivel administrativo en forma inicial por Europlast S.A.C, debiendo considerarse que si bien ésta buscaba proteger su marca impidiendo que pueda ser empleada en el comercio por Plásticos Nacionales S.A., el objeto o contenido del acto administrativo se determinó recién a través de la Resolución

3496-2009/CSD-INDECOPI.

6. Argumentos del recurso de apelación

15. Plásticos Nacionales S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos:  La sentencia apelada no ha sido debidamente motivada, por cuanto en el considerando vigésimo segundo no señala qué supuestos previstos en las normas mencionadas se verifican en el presente caso y en los que se encontraría incursa la conducta de Plásticos Nacionales S.A.  La sentencia apelada no ha sido debidamente motivada, por cuanto en el considerando vigésimo octavo el Juzgado señala que de la revisión del expediente administrativo no se advierte con

suficiente grado de certeza que el producto elaborado por nuestra empresa se encuentre destinado a la comercialización de productos distintos a los comercializados por los clientes de Europlast S.A.C. Sin embargo, no expone los fundamentos de tal conclusión.  En ambos considerandos no se advierten los argumentos fácticos jurídicos que sustentan la decisión del Juzgado. Solo se expresa su decisión sin fundamentos ni mayor ningún razonamiento lógico. En el presente caso, resulta evidente que la sentencia impugnada ha incurrido en el vicio denominado motivación aparente toda vez que lo argumentado no constituye un sustento real de lo resuelto por el Juzgado.7  No se encuentra determinada la infracción del derecho a la propiedad industrial de Europlast S.A.C. que el Juzgado, incurriendo así en un error similar al Tribunal del INDECOPI, ya que no ha especificado qué infracción habría cometido nuestra empresa limitándose a señalar que la misma “tiene sustento normativo en los artículos 154 y 155 de la Decisión 486”.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

16. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), 258 y 267 de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada1.

C. MATERIAS A SER INTERPRETADAS

1. Acción por infracción de derechos. Distinción con la acción de competencia desleal. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

2. Riesgo de Confusión.

3. Comparación entre signos tridimensionales.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN CON LA

ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. ACTOS DE COMPETENCIA

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:

1. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. DISTINCIÓN CON LA

ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. ACTOS DE COMPETENCIA

DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

17. De los antecedentes del caso, se advierte que Europlast S.A.C. interpuso ante el INDECOPI una denuncia por infracción de los derechos de Propiedad Industrial y por actos de competencia desleal en la modalidad

1 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés

podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.8 de actos de confusión contra Plásticos Nacionales S.A. por la utilización de una galonera de cinco litros supuestamente confundible con su marca tridimensional registrada. Acción por infracción de derechos

18. El Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 145-IP2011 al respecto ha expresado lo siguiente: artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marca, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal a) y d) del mencionado artículo, en lo referido a actos como aplicar y usar la marca sobre envolturas, envases, embalajes y acondicionamientos en el comercio causando con ello riesgo de confusión o asociación con el titular del registro.

19. Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”. 2 Asimismo, el Tribunal ha señalado

que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”3.

20. No obstante de ello, en el Proceso 101-IP-2013, este Tribunal expresa que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”4.

La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio;

2 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001. 3 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008.

4 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997.9 propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo)5. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”6.

21. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012: “El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace

del acto de registro. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

5 Proceso 69-IP-2000 ya citado. 6 Proceso 69-IP-2000 ya citado.10 Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como

demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT)”. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial11 del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

22. Para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto la Sala consultante deberá realizar la comparación entre el signo registrado y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos.

Distinción con la acción de competencia desleal.

23. En el presente caso, se estima adecuado indicar la diferenciación entre una acción de infracción de derechos con una acción de competencia desleal.

24. Al respecto, es preciso señalar que la acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. De esta forma, mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la

segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal.

25. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos de marcas, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. Así, si un competidor utiliza en el mercado una marca idéntica o similar a la de otro competidor, sin mediar consentimiento de este último y con la finalidad de generar riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, de causar daño a dicho competidor, estaremos en frente del acto de competencia desleal anotado.

26. De conformidad con lo anterior, la Sala consultante deberá analizar si en el caso en concreto, nos encontramos dentro de un supuesto de competencia desleal en contra de una marca registrada.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial

27. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.12

28. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:  Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia.  En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor” (Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999. Caso: “Régimen de registros y licencias, el control de calidad, así como el régimen de vigilancia sanitaria de medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de recursos naturales, productos de aseo, higiene y limpieza y toroso productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia”).

29. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida

a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"7. “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"8.

7 JAECKEL KOVAKS, Jorge . “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8.

Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 8 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio . “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316 "13

30. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

31. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “ de un lado se trata de

amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desl