TJCA - Proceso 175-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 175-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Apelante: ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI. Marca: “NENE COOL” (denominativa).

Expediente Interno: 07957-2010-0-1801-JR-CA-11.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 7957-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de octubre de 2014, recibido vía correo electrónico por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 07957-2010-0-1801-JR-CA-11.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.2

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL

PERÚ.

Tercero Interesado: CARLOS CHAU CHANG Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 30 de junio de 2009, la señora ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA, solicitó el registro de la marca de producto “NENE COOL” (denominativa) para distinguir: vestidos, calzados, sombrerería, de la Clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones, sin embargo de la búsqueda de antecedentes la Dirección de Signos Distintivos verificó que el señor CARLOS CHAU CHANG es titular de la marca de producto constituida por la denominación “NENE’S” y logotipo (mixta) que protege vestidos y prendas de vestir para niños y bebés de la Clase 25 de la Clasificación

Internacional de Niza.

3. Mediante Resolución 001524-2010/DSD-INDECOPI de 3 de febrero de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó el registro de la marca de

producto solicitada por considerar que los signos en cuestión presentan semejanzas debido a que incluyen en su conformación los términos “NENE/NENE’S”, donde la única diferencia entre ellos es la presencia de la consonante “S”; y si bien el signo solicitado incluye además el término “COOL”, el cual es de uso frecuente en la conformación de signos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y la marca registrada elementos figurativos, la presencia en ambos de los términos “NENE/NENE’S”, aunado al hecho que distinguen los mismos productos, configura un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada o que distingue una nueva línea de productos que distingue dicha marca o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas titulares de los signos.

4. El 24 de febrero de 2010, la señora ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.3

5. Por Resolución 1898-2010/TPI-INDECOPI de 20 de agosto de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 1524-2010/DSDINDECOPI de 3 de febrero de 2010 que denegó el registro de la marca de producto “NENE COOL” (denominativa), solicitada por ALICIA NYDIA

RAMOS CJAHUA.

6. El 20 de diciembre de 2010, ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1898-2010/TPI6. El 20 de diciembre de 2010, ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1898-2010/TPIINDECOPI de 20 de agosto de 2010.

7. El 10 de agosto de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa.

8. El 22 de octubre de 2013, mediante Sentencia Número 14, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo Sub Especialidad en temas de Mercado, declaró infundada la demanda

presentada por ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA.

9. El 14 de noviembre de 2013, ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2013.

10. Mediante providencia de 23 de mayo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: -Criterios para establecer similitudes entre el signo registrado y el signo solicitado cuando las palabras que se comparten (NENE) forman parte de frases con significado distinto.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

11. La señora ALICIA NYDIA RAMOS CJAHUA en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Sostiene que aun cuando los elementos denominativos que conforman las marcas en conflicto (“NENE’S” y NENE) son similares, expresan una distinta situación en su expresión, pues la primera se refiere al carácter plural y la segunda al singular. - Afirma que su marca expresa el término “COOL” el cual es un argot popular para referirse a moderno. - Enuncia que su signo se diferencia del registrado al incorporar la letra S, la cual está separada por una comilla en su escritura lo que la hace particular por ser la figura de un corazón que crea una impresión visual distinta y que4 el término “COOL” que está ausente en la marca registrada, coadyuva a su diferenciación, lo cual determina una impresión sonora distinta.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

12. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Arguye que existe identidad entre los vestidos que distinguen los signos confrontados, y las prendas de vestir para niños y bebés que distingue la marca registrada, se tratan de marcas que distinguen algunos de los mismos productos, lo que genera mayor riesgo de confusión.

• Afirma que el consumidor analizará el signo NENE COOL (denominativo),

cotejándolo con el recuerdo que posee de la marca registrada NENÉS y logotipo (mixta) dejándose llevar por la impresión general de las marcas. - Indica que en el presente caso se habla de un caso de confusión indirecta, toda vez que el consumidor, atendiendo a que los signos distinguen algunos de los mismos productos, y ambos comparten la denominación NENE, podría considerar que constituye una variación de la marca anterior o que poseen vinculación económica. - Sostiene que el término “COOL” es una expresión utilizada en el lenguaje cotidiano del público consumidor, haciendo referencia dicha palabra a: “buena onda, agradable, alivianado, relajado, tranquilo”. Que al tratarse de un término descriptivo respecto de las características de los productos de la Clase 25 de la Clasificación de Niza, hace referencia al estilo y a la tendencia de las prendas de vestir. - Que en el contexto del signo solicitado a registro “NENE COOL” (mixto), el único elemento denominativo es NENE, toda vez que “COOL” es descriptivo y no se debe tomar en cuenta para el análisis de confundibilidad. d. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Tercero Interesado).

13. En el expediente no obra la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del señor CARLOS CHAU CHANG.

e. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia.

14. El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que el signo solicitado “NENÉS COOL” (mixto) posee como única diferencia respecto del signo registrado la consonante “S”, ya que el término “COOL” es de uso frecuente en la5 conformación de signos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de

COOL” (mixto) posee como única diferencia respecto del signo registrado la consonante “S”, ya que el término “COOL” es de uso frecuente en la5 conformación de signos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que crearía confusión en el público consumidor. d. Argumentos del Recurso de Apelación:

15. Alicia Nydia Ramos Cjahua, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Afirma que: “El juzgado al desarrollar el análisis comparativo de la marca hace una excelente diferenciación de las marcas al punto de considerar el término nene como una de dominio público sobre el cual no es posible considerar o reclamar exclusividad (…), que la diferencia entre la marca que pretendo registrar y la marca registrada es la letra “S” y el término “cool”, sin embargo en el literal I, considera la naturaleza de los productos como elemento suficiente de conexión competitiva entre ambos signos lo que a decir de la defensa resulta siendo erróneo este razonamiento como riesgo de confusión indirecto y que por ello podría inducir a los consumidores a creer que el signo solicitado constituye tan solo una variación de la marca registrada, cuando el mismo juzgado ha citado que entre ambas marcas solo los productos que se distinguen como vestidos son coincidentes e incluso este supuesto que lo lleva a concluir el riesgo de confusión no tiene sustento alguno, incluso el a quo al momento de resolver no considera lo mismo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina exige que es la existencia como criterio de conexión comparativa

que los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada, no solo comparten la clase de vestidos como un elemento común sino el término nene que es de dominio público se pretende proteger, entonces el grado suficiente se encuentra ausente ya que únicamente los elementos que comparten son aislados”. - Enuncia que “el juez a quo concluye que el término nene cool, de nenés se distingue por el tiempo ya que el término cool como expresión independiente hace diez años no era empleado para distinguir lo juvenil resultando en consecuencia desde el punto de vista de la defensa distinta de la marca protegida”.

5. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 1 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haberse constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)6 del signo “NENE COOL” (denominativo), fue presentada el 30 de junio de 2009, en vigencia de la Decisión 486.

6. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

16. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

en vigencia de la Decisión 486.

6. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

16. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Comparación entre marcas mixtas y denominativas tomando en cuenta la parte denominativa compuesta.

C. Los signos en idioma extranjero.

D. Los términos de uso común. Las palabras descriptivas.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE

ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

17. Para dar contestación a la interrogante del Juez consultante respecto a: “Criterios para establecer similitudes entre el signo registrado y el signo solicitado cuando las palabras que se comparten (NENE) forman parte de frases con significado distinto”.

18. Los signos confrontados son “NENE COOL” (denominativo) y “NENE’S” y logotipo (mixto), por lo que este Tribunal abordará el tema relacionado al riesgo de confusión y las reglas para comparar dos marcas.

La identidad y la semejanza 19.Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante

naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2.

20. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.7 individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

21. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen

elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3.

22. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

23. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características

propias de la situación de semejanza:

24. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas

o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”4.

25. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

26. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones

3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.8 comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

27. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en

la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión.

Riesgo de confusión: directa e indirecta. Riesgo de asociación.

28. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

29. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

30. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se

refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.

31. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

32. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el

5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9 consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

33. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los

siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

34. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

35. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

36. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes

reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.10

37. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de

marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

38. El Juez consultante deberá sobre la base de las antes citadas reglas,

comparar el signo NENE COOL (denominativo) respecto de NENÉS y logotipo (mixto) y analizar si crean posible riesgo de confusión entre los consumidores.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS

TOMANDO EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

39. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitado NENE COOL (denominativo) respecto de la marca registrada NENÉS y logotipo (mixta). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos.

40. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013:11 “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que

los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”8. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

41. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

42. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la

marca mixta va a suscitar en los consumidores”9.

43. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

8 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.12

44. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan

atenuada función diferenciadora”. “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “(...) la sucesión de las vocal