TJCA - Proceso 179-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 179-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113, 116, 122, 123 y 124 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la

República del Perú. Apelante: Dione Katiushka Concha García. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI. Diseño Industrial “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL”. Expediente Interno: 069262011-0-JR-CA-09.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte y siete (27) días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 6926-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación

prejudicial dentro del proceso interno 06926-2011-0-JR-CA-09. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 29 de enero de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA

Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL

PERÚ.2

Tercero Interesado: COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 13 de noviembre de 2009, la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, solicitó el registro del diseño industrial para “PORCIÓN DE

CEPILLO DENTAL”.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, el 26 de febrero de 2010, la señora DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en el hecho de llevar varios años en el mercado de las pastas y cepillos dentales y argumentando que el cepillo solicitado carece de novedad.

3. El 13 de abril de 2010, COLGATE PALMOLIVE COMPANY, contestó la oposición.

4. El 17 de noviembre de 2010 el examinador emitió el respectivo Informe Técnico CEA 82-2010, en el que concluyó que no existen pruebas suficientes como para admitir su oposición.

5. Mediante Resolución 106-2010/CIN-INDECOPI de 30 de noviembre de

Técnico CEA 82-2010, en el que concluyó que no existen pruebas suficientes como para admitir su oposición.

5. Mediante Resolución 106-2010/CIN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro del diseño industrial solicitado.

6. El 16 de diciembre de 2010, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

7. El 10 de febrero de 2001, COLGATE PALMOLIVE COMPANY contestó el recurso de apelación.

8. Con Resolución 2611-2011/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 106-2010/CIN-INDECOPI de 30 de noviembre de 2010.

9. El 26 de diciembre de 2011, DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 26112011/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011. 10.El 9 de agosto de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, contestó la

demanda contenciosa administrativa.3 11.El 9 de agosto de 2012, COLGATE PALMOLIVE COMPANY contestó la demanda contenciosa administrativa en calidad de tercero interesado. 12.El 25 de abril de 2013, mediante Sentencia Número Siete, el Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. 13.El 21 de mayo de 2013 DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 25 de abril de 2013. 14.Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a) Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para analizar la novedad de un diseño industrial. b) Qué criterios deben ser considerados, con relación al requisito de novedad en los diseños industriales, cuando existan diferencias secundarias respecto a diseños industriales anteriormente registrados. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 15.Dione Katiushka Concha García en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Indica que la interpretación tomada por la Comisión y luego por la Sala, no se encuentra ajustada a derecho. - Que el diseño solicitado no cumple con el requisito de novedad.

• Alega que todos los mangos de cepillos dentales son alargados, y en su mayoría arqueados para un mejor agarre y que la incorporación de figuras no es sino un elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más cómodo, lo cual bajo ningún concepto puede entenderse como una apariencia particular. - Enuncia que las cerdas que componen la cabeza del cepillo no constituye un elemento que le confiera novedad, pues no presenta un diseño particular que le permita a la solicitante ser protegida a través de un derecho de exclusiva.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 16.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su4 contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que los diseños industriales son elementos ornamentales que van incorporados a artículos utilitarios, que por ser especialmente novedosos, son protegidos por la ley, con el uso exclusivo para su titular. - Que a diferencia de las patentes de invención, cuyo objeto es proteger la idea inventiva que busca resolver un problema técnico, en el diseño industrial se protege el aspecto o apariencia especial de un producto o artículo utilitario que lo incorpora haciéndolo más agradable a la vista y, por lo tanto, más atractivo. - Enuncia que para el caso de los diseños industriales la novedad y singularidad entrañan un juicio comparativo entre la impresión general de un diseño y otro, tomando en cuenta que los mismos son apreciados por parte

del público objetivo quienes se atraen por los detalles técnicos de la apariencia del objeto. - Que un dibujo o modelo reúne este requisito de novedad cuando produce en ese usuario informando una impresión general diferente de la que produce cualquier otro dibujo o modelo. - Menciona que la demandante no ha aportado prueba alguna para acreditar que las figuras del diseño solicitado para registro constituyen elementos utilitarios que no sean pasibles de protección. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado. 17.Colgate Palmolive Company, dentro de los argumentos de su contestación manifestó lo siguiente: - Afirma que el diseño industrial “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL” presenta una configuración estética altamente novedosa. - Enuncia que la actora no ha probado su legítimo interés. d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. 18.El Noveno Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que no se advierte que el diseño industrial solicitado no sea novedoso por tratarse de una forma usual en el mercado, ni que el Informe Técnico elaborado por la demandada se base únicamente en diferencias mínimas según lo alegado por la recurrente. Por el contrario, advierte que el diseño industrial solicitado cumple con el requisito de novedad necesario para su registro, no habiendo la recurrente probado lo contrario. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 19.DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA en su recurso de apelación, reproduce lo expuesto en su demanda contenciosa administrativa.5 f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 20.De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación.

reproduce lo expuesto en su demanda contenciosa administrativa.5 f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 20.De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g. Argumentos al Recurso de Apelación (Tercero Interesado). 21.De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22.El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial del artículo 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 23.Se considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del diseño industrial para “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL” fue presentada el 13 de noviembre de 2009, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. 24.Se considera procedente interpretar, de oficio 2 los artículos 113, 116, 122, 123 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1 Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. 2 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Artículo 122.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés,

podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro del diseño industrial. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación. Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116. La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.6

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro.

B. La novedad como requisito. Las diferencias secundarias.

C. Legítimo interés para presentar oposición a un diseño industrial.

A. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. 26.En el proceso interno, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró infundada la oposición y concedió el registro del diseño industrial solicitado. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño industrial, para lo cual se reitera lo ya manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2014. “a. Definición y naturaleza De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “ la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.

El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313. Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría.7 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma

no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos de su registro. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002).

Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “ El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones8 de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales. Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la

procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de9 armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de

garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del

signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a10 tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho. (…) Ahora bien, e l tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños

industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea3 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles

durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial . El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o

3 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.11 funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que

tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI , titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”.

27. El Juez consultante deberá analizar si el diseño industrial solicitado cumple con los requisitos que la norma comunitaria establece para que se considere apto a registro como tal.

B. LA NOVEDAD COMO REQUISITO. LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS.

28. El consultante ha solicitado que se respondan las siguientes interrogantes: a) Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para analizar la novedad de un diseño industrial. b) Qué criterios deben ser considerados, con relación al requisito de novedad en los diseños industriales, cuando existan diferencias secundarias respecto a diseños industriales anteriormente registrados.

29. En razón de lo antes expuesto, este Tribunal analizará la novedad como requisito, así como las diferencias secundarias en los diseños industriales.

30. El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial.

31. Un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la pr