TJCA - Proceso 180-IP-2018

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de diciembre de 2018

Proceso: 180-1P-2018

Asunto: interpretación prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desteal y Propiedad industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2017-340695

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-122 de 27 de abril de 2018, recibido vía correo electrónico el 27 del mismo mes y año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2017-340685; y, El Auto de 28 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial,

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: CORONA INDUSTRIAL S.A.S.

Demandado: INDUSTRIAL MELAMINA S.A.S.Proceso 180-1P-2018

ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la Entidad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la posible infracción de derechos de propiedad industrial de la marca notoria CORONA (mixta).

NORMAS A SER INTERPRETADAS

De la revisión de los documentos remitidos por la Entidad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es la posible infracción de derechos de propiedad industrial de la marca notoria CORONA (mixta). NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 155, literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Procede la interpretación solicitada por ser aplicable al caso. De oficio se interpretarán los artículos 154 para analizar la figura de uso exclusivo de la marca, el 155 literales a), b), c), €) y f), para analizar la figura de la infracción, así como los artículos 224, 228 y 230 de la Decisión 4862, para analizar el tema de la marca notoria y su protección. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (... d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Pe Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

ante la respectiva oficina nacional competente.” “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; E) fabricar eliquelas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asf como comercializar o detentar tales materiales; (...) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al litular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 2Proceso 180-1P-2018

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

2. Comparación entre signos mixtos.

3. Lamarca notoria. Su protección y su prueba.

Pregunta de la consultante. 4.

de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

2. Comparación entre signos mixtos.

3. Lamarca notoria. Su protección y su prueba.

Pregunta de la consultante. 4.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una f) usar públicamente un signo idéntico a similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido" “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) laduración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u olros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecta al signo cuya

aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa tilular en lo que respecta al signo cuya noloriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades signilicativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección: ) — los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero." “Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresañiales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.”Proceso 180-1P-2018 marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.”Proceso 180-1P-2018 marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 1.1. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional! competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.3 1.2. El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando lal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.1.3. 1.4. 1.5. Proceso 180-1P-2018 f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente

la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: () — El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (i) — El Estado. Sila legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (in) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. El literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto 1: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto 1: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.Proceso 180-IP-2018

Supuesto If: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto Ill: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envoliuras, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o productos aplicada o Supuesto | productos. semejante directamente | colocada con una sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. Es titular de una Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o servicios aplicada o servicios. semejante sobre colocada con una productos vinculados a — | marca o signo idéntico Supuesto II los servicios que o semejante sobre distingue la marca productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida. Es lítular de una Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o productos o servicios productos o semejante sobre aplicada o colocada

distingue la marca protegida. Es lítular de una Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o productos o servicios productos o semejante sobre aplicada o colocada servicios. envases, envolturas, con una marca o signo Supuesto [il embalajes o idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 1.6. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización5. - Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos u exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, e REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición a calidad. 2, tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

3. Ir. climatizar, 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. ir. Ven. Adiestrar a un animal. 6. pl. Adquirir cierta condición o calidad” Disponible en: http://dle 1ae es/?id-0Y0i8Fo Consulta: 12 de noviembre de 2018).

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Consulta: 12 de noviembre de 2018).

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1.8. Proceso 180-1P-2018 mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilicito. El literal b) del artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: E Supuesto 1: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado,

productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado, - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Supuesto | Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para marca que distingue después de que se supresiones o productos. hubiese aplicado o modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o aplicada o colocada con semejante una marca o signo directamente sobre idéntico o semejante productos. sobre productos. Supuesto II | marca que distingue después de que se supresiones o Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para servicios. hubiese aplicado o modificaciones después LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. \ 7Proceso 180-IP-2018 colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o aplicada o colocada con semejante sobre una marca o signo productos vinculados | idéntico o semejante alos servicios que sobre envases, distingue la marca envolturas, embalajes o protegida. acondicionamientos de productos. Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para marca que distingue la marca después de | supresiones o

alos servicios que sobre envases, distingue la marca envolturas, embalajes o protegida. acondicionamientos de productos. Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para marca que distingue la marca después de | supresiones o productos o servicios. | que hubiese sido modificaciones después aplicada o colocada | de que hubiese sido la marca o signo aplicada o colocada con Supuesto III idéntico o semejante | una marca o signo sobre envases, idéntico o semejante envolturas, Sobre envases, embalajes o envolturas, embalajes o acondicionamientos | acondicionamientos de de productos. productos. 1.9. Eneste caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en elia (reputación, prestigio, goodwilh y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. 1.10. Del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

• Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.11. El literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 180-1P-2018 1.12. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.13.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al literal c) del artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el literal d) del mismo artículo. 1.14.La norma andina de referencia (el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado

1.14.La norma andina de referencia (el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.15. Asimismo, el literal c) del artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 1.16.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 1.17. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: {i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre enla conducta quien almacene dichos materiales. 1.18. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se

(ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre enla conducta quien almacene dichos materiales. 1.18. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el 91.19. 1.20. 1.21. 1.22. Proceso 180-1P-2018 material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. En atención a lo expuesto, el literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. Del literal d) del artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de

elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. Del literal d) del artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.Proceso 180-1P-2018 Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) — Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.23.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión,10 1.24.En ese sentido, en atención a los literales a), b), c) y d) del artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez” 1.25. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se

cometió la infracción por última vez” 1.25. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 1.2