TJCA - Proceso 183-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 183-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 154, 238, 245, 246, 247 y 249 de la misma norma andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Apelante: REPRESENTACIONES

HEROV S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Asunto: “Infracción de Derechos de

Propiedad Industrial”. Expediente Interno: 00393-2011-0-1801-JR-CA-05.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 393-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas

de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 00393-2011-0-1801-JR-CA05. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 26 de febrero del 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.2

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: REPRESENTACIONES HEROV S.A.C.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 26 de octubre de 2009, Adidas AG, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Representaciones Herov S.A.C., manifestando ser titular de la marca “ADIDAS” (denominativa) que distingue productos de la Clase 14 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Alegó que: “(…) ha tomado conocimiento de que la emplazada viene importando relojes con la denominación “acliclas”, la cual resulta confundible con su marca registrada”.

3. Afirmó que: “(…) la importación se ha realizado mediante DUA 118-09-10249123-01-2-00 y los productos infractores se encuentran en el depósito de almacenamiento de Ransa Comercial”.

4. La Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 27 de octubre de 2009 tuvo por interpuesta la denuncia y dispuso que se corra traslado de la

almacenamiento de Ransa Comercial”.

4. La Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 27 de octubre de 2009 tuvo por interpuesta la denuncia y dispuso que se corra traslado de la acción a Representaciones Herov S.A.C. por el término de cinco días hábiles; ordenó que se practique la diligencia de inspección a la Terminal de Almacenamiento Ransa Comercial; dictó la medida cautelar de inmovilización de los productos correspondientes a la DUA 118-09-10249123-01-2-00 hasta que se practiquen las diligencias; y, dictó la medida cautelar de cese de uso del signo constituido por el signo “ACLICLAS”

(mixto) y escritura usado en forma aislada o conjuntamente con otros elementos que se le pudiera haber adicionado para distinguir productos incluidos en la Clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. La Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 28 de octubre de 2009, ratificó las medidas cautelares dictadas en la providencia de 27 de octubre de 2009.

6. El 29 de octubre de 2009, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el terminal de almacenamiento de Ransa Comercial.

7. El 2 de noviembre de 2009, Representaciones Herov S.A.C., solicitó se3 convoque a las partes a una Audiencia de Conciliación.

8. La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 4 de noviembre de 2009, requirió a Representaciones Herov S.A.C. cumpla con subsanar omisiones; y, citó a las partes a audiencia de conciliación a llevarse a cabo el 17 de noviembre de 2009.

9. El 17 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, no

conciliación a llevarse a cabo el 17 de noviembre de 2009.

9. El 17 de noviembre de 2009, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, no obstante las partes no llegaron a ningún acuerdo conciliatorio, razón por la cual se dio por concluida la diligencia.

10. La Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos mediante providencia de 24 de noviembre de 2009, declaró rebelde a Representaciones Herov S.A.C. al no haber cumplido con el requerimiento de 4 de noviembre de 2009.

11. La Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 0168-2010/CSDINDECOPI de 25 de enero de 2010 declaró fundada la acción por infracción interpuesta por Adidas AG, prohibió a Representaciones Herov S.A.C. el uso de los signos ACLICLAS (mixto) y logotipo y “NEW ACLICLAS” y logotipo

(mixto); dispuso el comiso definitivo de los productos incautados; sancionó a la emplazada con una multa equivalente a 8 U.I.T.; dispuso que la emplazada asuma el pago de costas y costos incurridos por la accionante y desestimó los pedidos de cierre de local y retiro de los circuitos comerciales formulados por la accionante.

12. En contra de la Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010 Representaciones Herov S.A.C. presentó recurso de apelación.

13. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0018-2011/TPI-INDECOPI de 5 de enero de 2011 confirmó la Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010.

mediante Resolución 0018-2011/TPI-INDECOPI de 5 de enero de 2011 confirmó la Resolución 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010.

14. El 24 de enero de 2011, Representaciones Herov S.A.C., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 0018-2011/TPIINDECOPI, de 5 de enero de 2011 y 0168-2010/CSD-INDECOPI de 25 de enero de 2010.

15. El 21 de junio de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

16. El 31 de julio de 2012, mediante Sentencia, Resolución Número 7, el Quinto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por Representaciones Herov S.A.C.

17. El 27 de noviembre de 2013, Representaciones Herov S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 31 de julio de 2012.4

18. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dentro de su petición requiere a este Tribunal se pronuncie respecto a: a) Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dentro de su petición requiere a este Tribunal se pronuncie respecto a: a) Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes, en cuanto a su comercialización. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 19.Representaciones Herov S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que: “(…) en virtud del tratado de libre comercio con la República Popular China importaron 14.040 relojes pulsera con el signo ACLICLAS con la DUA 118-09-10-249123-01-2-00 que nada tiene en común con la marca ADIDAS cuyo titular ADIDAS AG formuló denuncia sin ningún fundamento legal por lo que INDECOPI, dictó la medida de decomiso de mercadería con un signo diferente ACLICLAS Y NEW ACLICLAS”. - Alega que no existe semejanza gráfica, ni fonética entre las marcas en conflicto, ya que no habría forma alguna en la que el comprador pudiera confundir la marca ADIDAS (denominativa) con ACLICLAS ni NEW ACLICLAS (mixtas). - Arguye que: “(…) al decomisarles la mercadería no se ha comercializado ni obtenido ningún provecho económico como dice INDECOPI falsamente, además que el precio de cada reloj es centavos; sin embargo, INDECOPI manifiesta que cada reloj valdría S/. 20.00 siendo los relojes de plástico nadie en su sano juicio pagaría esa suma y además un reloj ADIDAS no se comercializa en el Perú solo zapatillas”. - Enuncia que: “(…) INDECOPI comete evidente infracción administrativa

de plástico nadie en su sano juicio pagaría esa suma y además un reloj ADIDAS no se comercializa en el Perú solo zapatillas”. - Enuncia que: “(…) INDECOPI comete evidente infracción administrativa porque con Expedientes 279717 y 342310-2008, ya se había pronunciado sobre este caso, sin embargo abre un nuevo expediente, sancionándolos a su vez con decomiso, multa y pretende que paguen costos y costas, lo cual es un flagrante abuso del derecho contrario a la Constitución ya que la multa de 8 U.I.T. es confiscatoria, al ser una empresa pequeña que no tiene capital”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).5

20. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Analiza que: “(…) la demandante omite sustentar la supuesta nulidad de la Resolución impugnada en alguna infracción normativa y tan solo apoya su pretensión en su deseo desesperado, sin asidero fáctico ni jurídico, de cambiar el sentido de la misma”. - Afirma que: “(…) el actor no señala en qué vicio o error trascendente ha incurrido la Resolución del Tribunal del INDECOPI, al declarar fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta en su contra por el uso indebido de los signos (mixtos), ACLICLAS y logotipo y NEW ACLICLAS y logotipo”. - Sostiene que “(…) se debe tener en cuenta de manera preliminar que al momento de evaluar si dos signos son confundibles al grado de inducir a

logotipo y NEW ACLICLAS y logotipo”. - Sostiene que “(…) se debe tener en cuenta de manera preliminar que al momento de evaluar si dos signos son confundibles al grado de inducir a confusión al consumidor, se debe tener en cuenta dos factores: (i) la identidad, similitud o vinculación de los servicios o productos que identifican; y, (ii) la identidad o similitud de los signos en sí”. - Argumenta que “(…) debe partirse de la impresión en conjunto que cada uno de ellos puede tener en el momento que el consumidor analiza los signos “ACLICLAS” y logotipo y “NEW ACLICLAS” y logotipo, cotejándolo con el recuerdo más o menos vago que poseerá de la marca registrada “ADIDAS”, dejándose llevar por la impresión general de los mismos”. - Agrega que: “(…) es evidente la semejanza gráfica y como consecuencia de ella la identidad fonética existente entre los signos en conflicto; así mismo, se aprecia que los signos referidos contienen una denominación relevante que coincide en prácticamente todas sus letras y que se encuentran escritas en letras minúsculas de igual tipo”. - Señala que: “(…) es de advertir la forma cómo están presentadas las letras “C” y “L” que conforman la denominación acliclas en los signos empleados por la demandante; apreciándose que si dichas letras se encuentran en minúsculas y bastantes juntas, pueden fácilmente ser percibidas como una letra “d” también minúscula; produciéndose que el consumidor lea dicha denominación como “adidas”, que es precisamente el término que constituye la marca registrada infringida”. - Que “(…) las semejanzas gráficas y la identidad fonética generada como

dicha denominación como “adidas”, que es precisamente el término que constituye la marca registrada infringida”. - Que “(…) las semejanzas gráficas y la identidad fonética generada como consecuencia de aquella, existentes entre los signos confrontados, dará lugar al supuesto de confusión directa puesto que los signos mixtos “acliclas” y logotipo y “New acliclas” y logotipo presentan características que los hace confundibles con la marca registrada “ADIDAS” (denominativa), siendo imposible su coexistencia sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor”.6 - Sostiene que: “(…) en los expedientes 279717-2006 y 342310-2008 no se ha tramitado procedimientos de infracción de derechos de propiedad industrial; ya que en el expediente 279717-2006 se tramitó la solicitud de registro del signo “ACLICLAS” y logotipo (mixto); y en el expediente 342310-2008 se tramitó la solicitud de registro presentada por la parte demandante respecto del signo “NEW ACLICLAS” y logotipo (mixto)”. c. Sentencia de Primera Instancia. 21.El Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que “(…) la parte actora sí incurrió en la infracción administrativa alegada por el INDECOPI, teniendo en cuenta que se ha infringido lo establecido en el artículo 45 del Decreto Legislativo 1075, llegando a la conclusión de que la apreciación sucesiva de las letras de la marca “acliclas” considerando su aspecto en conjunto es semejante a la

apreciación sucesiva de la marca “adidas”; teniendo en cuenta que los productos detectados son relojes deportivos, que constituyen accesorios al atuendo deportivo, que comercializa principalmente la marca “Adidas”; con lo cual se puede suponer que existen otros indicios que rodean el hecho atribuido, es decir, que se ha ejercido comercio con marcas que generan confusión en el público consumidor”. d. Argumentos del Recurso de Apelación:

22. Representaciones Herov S.A.C. , dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: Afirma que: “(…) la sentencia recurrida tiene los siguientes errores: in procedendo, al no observarse el principio de valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, se ha vulnerado el derecho de prueba de Representaciones Herov S.A.C.; e, in iudicando, ya que se han interpretado erróneamente las disposiciones contenidas en el artículo 10 de la Ley No. 27444 que se le atribuye haber usado en el comercio un signo similar a otro, lo cual es un imposible jurídico, ya que la mercadería se incautó ilegalmente y nunca han sido usados en el comercio los productos importados”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23.El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio los artículos

1 Artículo 155.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, realizar sin su consentimiento, los siguientes actos : (…) d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicios, cuando tal

consentimiento, los siguientes actos : (…) d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera producto o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tetándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)7 154, 238, 245, 246, 247 y 248 de la de la Decisión 4862.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 24.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos de Propiedad Industrial.

B. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos.

Comparación entre signos denominativos y mixtos.

D. La medida cautelar. La multa.

A. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO

CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 25.En el caso en análisis, Adidas AG, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en contra de Representaciones Herov S.A.C., por eventual infracción en contra de su marca “ADIDAS”

2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación

d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.8 (denominativa) por usar el signo “ACLICLAS” (mixto), por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca. 26.El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005). 27.Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad

de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. 28.El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad9 de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año). 29.Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos

de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). 30.En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 31.La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.

32.Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo. 33.El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional10 competente que cese el uso, así como a la respectiva imposición de las sanciones correspondientes.

B. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS DE COMPARACIÓN DE

SIGNOS DISTINTIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 34.Se analizará lo relacionado a la confusión de marcas con la finalidad de que el Juez consultante pueda cotejar la marca registrada ADIDAS (denominativa), respecto del signo utilizado en el mercado por la demandada

Y MIXTOS. 34.Se analizará lo relacionado a la confusión de marcas con la finalidad de que el Juez consultante pueda cotejar la marca registrada ADIDAS (denominativa), respecto del signo utilizado en el mercado por la demandada ACLICLAS (mixta). La identidad y la semejanza. 35.Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones

en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 36.Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.11 examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que