TJCA - Proceso 19-IP-2016

J MARN sja) e TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016

Proceso: 19-1P-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industria de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (República de Colombia) Expediente interno del Consultante: 2015-070529

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial signos involucrados: FÁJATE (denominativo y mixto) y FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY (mixto)

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS El Oficio 1003-013 recibido el 20 de enero de 2016, mediante la cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N 2015-070529; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso InternoDemandante: INVERSIONES MAGEN S.A.S.

Demandado: COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA

SAS.

2. Hechos Relevantes 2.1. El 6 de agosto de 2015, INVERSIONES MAGEN S.A.S. (en adelante, MAGEN) presentó, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

SAS.

2. Hechos Relevantes 2.1. El 6 de agosto de 2015, INVERSIONES MAGEN S.A.S. (en adelante, MAGEN) presentó, ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, “la SIC”) de la República de Colombia, demanda por infracción de derechos de propiedad — industrial! en contra de COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIADA S.A.S. (en adelante, ALIADA), por uso sin autorización de las siguientes marcas registradas: Marca Reproducción/tipo Clase(s) Certificado Vigencia F FAJATE 35 315587 08/05/2026

Fájate Fajate LL 3 479175 27/09/2022 L Tamie FÁJATE ñ 10 457413 30/03/2022 FÁJATE Tajule 10 457414 30/03/2022 mue Radicación 15-070529-00009-0000.Marca Reproducción/tipo Clase(s) | Certificado Vigencia FÁJATE 25 457420 29/06/2022 FAJATE TU Nominativa 10 390354 19/11/2018 SEGUNDA Piel Fájate Nominativa 3 464563 29/11/2022

FAJATE ¿Fuel 25 457418 29/06/2022

FÁJATE 25 457419 29/06/2022

FÁJATE 10 457415 30/03/2022 i FÁJATE Tue 10 457412 30/03/2022

FÁJATE 10 365318 19/11/2018

3Marca Reproduccion/tipo Clase(s) | Certificado Vigencia

i FÁJATE Tue 10 457412 30/03/2022

FÁJATE 10 365318 19/11/2018

3Marca Reproduccion/tipo Clase(s) | Certificado Vigencia FÁJATE Tate 25 457417 29/06/2022

FAJATE 25 351242 17/04/2018

F FAJATE a 10 294626 18/03/2025

Faja te

DISEÑOS A D'PRADA F FAJATE (E 25 337116 30/05/2017

EyaBy , 3 457416 27/06/2022 Fajate 2.2. El 17 de septiembre de 2015, ALIADA contestó a la demanda planteada en su contra.

23. El 30 de diciembre de 2015, mediante Auto 99254, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC agregó la contestación a la demanda presentada, audiencia y solicitó la interpretación preju de la Decisión 486.

3. Argumentos de la Demanda La demandante MAGEN alegó lo siguiente señaló el día 8 de marzo de 2016 para la respectiva dicial de los artículos 155 y 1573.1.

3.2. 33. 3.4. 3.5. 3.6. 37. 3.8. 3.9. MAGEN es una empresa líder en el mercado de fajas médico quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en las líneas femenina, masculina y teen, identificando fajas de todo tipo. La expresión FÁJATE es el elemento común que identifica la familia de

quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en las líneas femenina, masculina y teen, identificando fajas de todo tipo. La expresión FÁJATE es el elemento común que identifica la familia de marcas de MAGEN, a través de las cuales se identifican en el mercado todas las referencias de los diferentes tipos de fajas, los cuales son diseñados acorde con las necesidades del mercado y con los más altos estándares de calidad. FÁJATE es una marca notoria que está certificada con la norma 1SO 9001:2008, siendo altamente reconocida por los consumidores de prendas moldeadoras y post-quirúrgicas. Luego de una revisión en el mercado, pudo constatar que, desde hace un tiempo atrás, la sociedad ALIADA, fabrica y exporta desde Colombia, fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, el cual es similarmente confundible con la marca notoria FÁJATE, siendo una reproducción de las marcas registradas por MAGEN. El 11 de febrero de 2013 el representante legal de ALIADA expidió certificación con sello notarial declarando que, desde hace 5 meses, la empresa que representa, realiza a favor de la compañía GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V., actividades consistentes en la venta de prendas de contro! marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY. En la página web del Ministerio de Industria y Comercio, es posible evidenciar que la sociedad ALIADA, viene realizando numerosas exportaciones a favor de varios importadores de diversos países entre los cuales se encuentra GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V. El 11 de febrero de 2013 la Directora de GLOBAL COMERCE ADVISOR

evidenciar que la sociedad ALIADA, viene realizando numerosas exportaciones a favor de varios importadores de diversos países entre los cuales se encuentra GLOBAL COMMERCE ADVISOR S.A. DE C.V. El 11 de febrero de 2013 la Directora de GLOBAL COMERCE ADVISOR S.A. (México) emitió una certificación indicando que desde hace seis meses dicha empresa realizaba a favor de COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., y/o DORA MARÍA DÍAZ, los servicios y/o actividades consistentes en la importación de productos textiles; y así mismo, que la empresa COLOMBIA Y SU MODA, S DE RL DE C.V., vende prendas de vestuario amparados bajo la marca FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY en México. ALIADA exporta fajas y prendas de vestir identificadas con la expresión FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, que no corresponden al producto original identificado con la marca FAJATE. La exportación afecta no solo al titular de las marcas, sino también atenta contra los consumidores, quienes compran el producto de buena fe y con 53.10. 3.11. 3.12. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. pleno convencimiento de estar adquiriendo un producto legitimo y de excelente calidad. La similitud entre la marca registrada y notoria FÁJATE, con la expresión FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY para identificar fajas, sin duda crea riesgo de confusión o de asociación en el mercado relevante, al estimarse que el producto infractor, FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, es parte de los productos de fajas y prendas de vestir de propiedad de MAGEN. La exportación de los productos no sólo atenta contra el titular de la

estimarse que el producto infractor, FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, es parte de los productos de fajas y prendas de vestir de propiedad de MAGEN. La exportación de los productos no sólo atenta contra el titular de la marca, sino además en contra de los consumidores, que adquieren productos considerando que son otros con la calidad y prestigio de la marca FAJATE. La sociedad ALIADA realiza exportaciones en grandes cantidades de productos, etiquetados con signos que reproducen sin autorización la marca notoria FÁJATE, situación que le causa daño económico. Argumentos de la Contestación ALIADA, en su escrito de contestación argumentó lo siguiente: La exportación que hace a México y Estados Unidos de América no la hace para lucro y beneficio propio, tampoco viola el derecho que el registro de la marca le confiere a su titular. Las prendas que elabora ALIADA no se las venden en el mercado colombiano, sino que las fabrica por encargo de su contratante COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., siguiendo las indicaciones que el contrato verbal de maquila le impone, el que se realiza en uso de los derechos de marca adquirida por los registros en Estados Unidos de América y en México. Nunca se ha presentado competencia alguna en el mercado colombiano o de algún país miembro con productos similares generando con ello un riesgo de confusión, sino por el contrario es la actora quien vende en el mercado de Colombia. Analizar los movimientos de exportaciones de ALIADA, no indica ninguna especie de uso indebido del signo distintivo, ya que los valores que se reportan en la tabla de exportaciones, son valores que ALIADA factura legalmente a su contratante por la maquila contratada, aclarando que no es socia, sucursal, controlada o controladora de la empresa

que se reportan en la tabla de exportaciones, son valores que ALIADA factura legalmente a su contratante por la maquila contratada, aclarando que no es socia, sucursal, controlada o controladora de la empresa COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., sino que es un tercero cumpliendo un encargo contractual.4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. La actora afirma que el infractor es la sociedad ALIADA, sin embargo, enuncia que la comercialización se realiza en México por COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., por lo que no tiene claro quién es el infractor. COLOMBIA Y SU MODA, S DE R.L. DE C.V., quien tiene su domicilio en Estados Unidos, es la dueña de la marca y quien, en los mencionados países, comercializa los productos amparados con las siguientes marcas: [ Marca Clase Expediente/Registro | País FÁJATE 25 3.231.554 EEUU FÁJATE 957297 México

VIRTUAL

FÁJATE 1127654 México LIGHT VIRTUAL 23,24,25,26,27 | 215904 Colombia | VIRTUAL 448148 Colombia

SENSUALITY

FAJAS VIRTUAL 448147 Colombia SENSUALITY El territorio de comercialización no es Colombia ni ningún otro país de la Comunidad Andina, sino México y Estados Unidos de América, lo cual es de pleno conocimiento de la actora. No hay prueba que vincule a ALIADA como infractor del signo FÁJATE, pues la empresa demandada no actúa por interés propio, sino por encargo, quedando sin fundamento los hechos de la demanda. Por el solo hecho de exportar, no quiere ello decir que tiene “animus

pues la empresa demandada no actúa por interés propio, sino por encargo, quedando sin fundamento los hechos de la demanda. Por el solo hecho de exportar, no quiere ello decir que tiene “animus societatis” para explotar la marca y beneficiarse de su explotación, como bien lo dice el director de GLOBAL, quien vende las prendas en México es su empresa. 4.10.No existen actos de comercio en Colombia pues en el mercado no se encuentran sus productos FÁJATE VIRTUAL SENSUALITY, ya que las etiquetas que se colocan a título de información van dirigidas a los consumidores mexicanos y norteamericanos. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada, limitando la interpretación Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, -del Artículo 155 a los literales a), e) y f), por tratarse de un proceso de infracción de propiedad industrial. De oficio se interpretarán los artículos 154,156, 166, 226 y 238 de la misma Decisión? antes citada, por tratarse de un tema de uso no autorizado de marca. "Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos. a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; ()

cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; () e) usar en el comercio un signo idéntico a similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, 1} usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier ofra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorias utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que (al uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirio a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. “Artículo 156: A efectos de lo previsto en los literales e) y ) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”. “Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el 8TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. Acción por infracción de una marca notoria Usos sin el consentimiento del titular de una marca. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos. Acción por infracción de una marca notoria Usos sin el consentimiento del titular de una marca. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBEJTO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. Derecho al uso exclusivo de la marca. La acción de infracción de derechos mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente correspande, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca". () “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transiiteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal

transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”. “Artículo 238,- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cofitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. En el caso en análisis, se interpone una acción por infracción de derechos de propiedad industrial de las marcas FÁJATE (denominativa y mixta) mencionado que sus marcas son notoriamente conocidas, por lo que se analizará esta figura legal. Se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión

derechos de propiedad industrial de las marcas FÁJATE (denominativa y mixta) mencionado que sus marcas son notoriamente conocidas, por lo que se analizará esta figura legal. Se procederá a analizar lo establecido en el Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Asi, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: a) Positiva: esla facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (i) — Enel ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (il) — Enel mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en

(il) — Enel mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Acción por infracción de una marca notoria En el caso en análisis la actora afirma que sus marcas FÁJATE (denominativas y mixta) son notoriamente conocidas y la demandada está infringiendo su derecho de propiedad industrial, en razón de lo cual se abordará este tema. De modo referencial, ver Proceso 346.1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 102.2. El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, y que aplicados al caso en particular se analizan los contenidas en los literales a) e) y f): 2.2.1. Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), 2.2.2. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (literal e), 2.2.3. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor

servicios (literal e), 2.2.3. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). 2.3. El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca, sea ésta idéntica o similar, sobre productos para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

24. Basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca.

25. En consideración a la alegación de que el signo FÁJATE es notoriamente conocido, hay que hacer mención a lo contenido en el literal e) del Artículo 155, referido estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida, a diferencia del anterior, requiere en cambio que el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca. Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir.

económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 2.6. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, cabe destacar que lo que se pretende evitar es que el público consumidor i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; ii) no 112.7. 2.8. 2.9. tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido, y, iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el "aprovechamiento injusto" de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la Doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por

un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la Doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo"s. 2.10. Finalmente, el literal f) del Artículo 155, hace expresa relación al derecho que tiene el titular de la marca a impedir que un tercero use públicamente un signo idéntico o similar a su marca notoriamente conocida, asi sea para fines no comerciales, cuando ello pudiera causar: a) Una dilución de su fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o; b) Un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria. MONTEAGUDO, Montiano, “La protección de la Marca Renombrada”. Civilas, Madrid España, 1995, p. 283. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”, Op. Cit, p, 247 122.11. Relacionado al Artículo 155 literales e) y f) está el Artículo 156, el cual

1995, p. 283. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”, Op. Cit, p, 247 122.11. Relacionado al Artículo 155 literales e) y f) está el Artículo 156, el cual enuncia que, constituye uso de un signo en el comercio por parte de terceros el que realice los siguientes actos: a) b) e) Introduzca en el comercio, venda, ofrezca en venta o distribuya, productos o servicios con el signo registrado. Importe, exporte, almacene o transporte productos con el signo prioritario; o Utilice el signo registrado en publicidad, sea esto publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que se apliquen para el caso. 2.12. Por su parte el Artículo 166 enuncia cuándo se entiende que una marca se encuentra en uso en el mercado existiendo dos variables: a) b) Uso cuando los productos o servicios que distingue la marca han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, teniéndose en cuenta la cantidad y el modo que normalmente corresponde al producto o al servicio, la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se los expende en el mercado, no es lo mismo la cantidad que se vende de un producto masivo como es la leche a un producto muy especializado como una llave de ruedas para avión. El uso no sólo se lo entiende cuando el producto o servicio está en el mercado local, sino también cuando el producto es exportado desde cualquiera de los Países Miembros y siguiendo los requisitos del literal a) previamente analizado.

El uso no sólo se lo entiende cuando el producto o servicio está en el mercado local, sino también cuando el producto es exportado desde cualquiera de los Países Miembros y siguiendo los requisitos del literal a) previamente analizado. 2.13. El Artículo 226 de la Decisión 486, señala que constituye de igual m anera un uso no autorizado, la reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo notorio, respecto de productos, servicios o actividades distintas a las que ampara el signo notorio, o para fines no comerciales, siempre y cuando dicho uso cause los siguientes efectos: a) b) c) Riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; Daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. La norma comunitaria determina que, pese a que una persona use una m arca notoria sin fines comerciales, y cause los efectos contenidos en los literales a), b) y c) del Articulo 226, incurre en un uso no autorizado, lo cual se justifica en el sentido de que a pesar de que no esté 132.15. 2.16. 2.17.

31. 32. vendiendo el producto o prestando el servicio identificado con la marca notoria u obten