TJCA - Proceso 195-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 195-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio de los artículos 116, 123 y 124 de la misma normativa. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la

República del Perú. Apelante: Dione Katiushka Concha García. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI. Diseño Industrial

“ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE

CEPILLO DENTAL”. Expediente Interno: 068512011-0-1801-JR-CA-02.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 6851-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial

dentro del proceso interno 06851-2011-0-1801-JR-CA-02. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA2

Parte Contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL

PERÚ.

Tercero Interesado: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 31 de agosto de 2009, reivindicando prioridad extranjera sobre la base de la solicitud 331.307 presta el 23 de enero de 2009 en Estados Unidos de América, la sociedad COLGATEPALMOLIVE COMPANY solicitó el registro del diseño denominado “CEPILLO DENTAL” en la República de Perú.

2. Mediante providencia de 3 de noviembre de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título del diseño industrial solicitado a “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL”, por definir de mejor manera la solicitud.

3. El 25 de noviembre de 2009 se publicó el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, presentando el 30 de diciembre de 2009. En contra de la

solicitud publicada, la señora Dione Katiushka Concha García presentó oposición enunciando que el diseño carecía de novedad.

4. Mediante Resolución 000089-2010/CIN-INDECOPI de 26 de octubre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la oposición formulada por la señora Dione Katiushka Concha García y, ordenó inscribir en el registro de diseños industriales “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL” C.I.D. 9 04-02, solicitado por la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

5. El 12 de noviembre de 2010, Dione Katiushka Concha García, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 000089-2010/CININDECOPI de 26 de octubre de 2010.

6. Mediante Resolución 2610-2011-/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 000089-2010/CININDECOPI de 26 de octubre de 2010.

7. El 21 de diciembre de 2011, la señora Dione Katiushka Concha García, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 2610-2011- /TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011.

8. El 31 de enero de 2012, la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

contestó la demanda contenciosa administrativa.3

9. El 7 de febrero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

10. El 27 de marzo de 2013, mediante Sentencia signada con Resolución Número Nueve, el Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por la señora Dione Katiushka

Concha García.

11. El 10 de abril de 2013, la señora Dione Katiushka Concha García presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 27 de marzo de 2013.

12. Mediante providencia de 18 de junio de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a) Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b) Cómo deberían determinarse los requisitos para registrar diseños industriales.

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

13. La señora Dione Katiushka Concha García, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Manifiesta que: “Si bien la Sala afirma que la novedad de un diseño industrial está formada por los elementos ornamentales y de carácter estético o

arbitrario, que tengan por finalidad modificar la apariencia de los productos a los que se aplique, sin tomar en cuenta los elementos de carácter técnico que respondan a criterios de seguridad y funcionalidad; en el caso concreto el diseño solicitado no cumple con los requisitos mencionados”. - Menciona que: “(…) absolutamente todos los mangos de cepillos dentales son alargados y la mayoría de ellos son arqueados para una mayor facilidad en el agarre. Del mismo modo, la existencia de figuras no es sino elemento de utilidad para que el agarre del cepillo sea más cómodo, pero bajo ningún punto de vista podrá entenderse que dichas características constituyen una apariencia particular”. - Alega que: “(…) en el Informe Técnico CEA 70-2010, sólo se han exaltado las mínimas diferencias existentes entre las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo se resbale, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos”.4 - Afirma que: “(…) la forma como se presentan las cerdas que componen la cabeza del cepillo solicitado no constituye un elemento que lo dote de novedad, pues no presenta un diseño particular que le permita a la solicitante ser protegida a través de un derecho de exclusiva”. - Comenta que: “(…) de una simple comparación con los demás cepillos existentes en el mercado, no se hace necesario presentar pruebas de apreciación técnica, para llegar a la conclusión que el diseño de la solicitante no cumple con el requisito de novedad”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI) 14.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección

no cumple con el requisito de novedad”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI) 14.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la alegación de la demandante referente a que la resolución impugnada no habría tomado en consideración que el diseño solicitado no sería nuevo, sino una forma usual en el mercado de cepillos dentales, carece de sustento probatorio y debe ser declarada infundada. - Enuncia que: “(…) la demandante no ha aportado prueba alguna a efectos de probar que el diseño solicitado para registro constituye la forma usual del producto en el mercado, por lo que corresponde declarar infundada la demanda por no haber probado la pretensión”. - Señala que: “(…) la autoridad administrativa sí acreditó el sentido del fallo impugnado, pues se emitió un informe técnico en el que se analizó el estado de la técnica determinándose que no existe antecedente que afecte la novedad del diseño, el mismo que no ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la demandante debidamente sustentado con el ofrecimiento de medios probatorios que acrediten sus afirmaciones”. - Argumenta que: “(…) el diseño industrial solicitado presenta una distribución especial de las figuras que lo conforman, encontrándose conformado por 9 figuras cuadrangulares, mientras que el registrado

presenta figuras de estrellas y media lunas sobre un fondo característico (oscuro limitado por extremos ovalados), lo que le da al diseño industrial solicitado una impresión distinta, apreciándose así una forma estética distinta”. - Comenta que: “(…) no existe descripción de cerdas en los diseños, por lo que no corresponde analizar un elemento extraño y ajeno a la solicitud de registro materia de resolución en el expediente administrativo que sirve de antecedente a la presente controversia”. - Concluye que: “(…) las leves semejanzas que pudieran señalarse en la demanda, entre los diseños industriales comparados, que se refieren al mango del diseño, cuando lo que es objeto de apreciación es la5 ornamentación del mango del cepillo dental, no pueden afectar la impresión en conjunto de los diseños (ornamentación de mango de cepillo) distinta que estos causan en la mente del consumidor”. - Afirma que: “(…) nos encontramos ante un nuevo diseño (para ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL) que presenta diferencias sustanciales, respecto a un preexistente (para CEPILLO DENTAL), diferencias que le otorgan al artículo una apariencia peculiar para el consumidor o usuario potencial”. - Afirma que: “(…) la demandante recién en sede judicial pretende sostener que las figuras que se presentan en el diseño solicitado constituyen elementos de utilidad (para una mayor facilidad en el agarre del cepillo) y que no podrían ser entendidas como una apariencia particular, lo que constituye solo una alegación de la demandante carente de sustento probatorio, por lo que debe ser desestimada”. - Precisa que: “(…) aun en el supuesto negado que tales figuras cumplieran una finalidad utilitaria, el diseño presentaría también un aporte arbitrario del

probatorio, por lo que debe ser desestimada”. - Precisa que: “(…) aun en el supuesto negado que tales figuras cumplieran una finalidad utilitaria, el diseño presentaría también un aporte arbitrario del diseñador, toda vez que se aprecian características de orden estético en el diseño solicitado como figuras y formas particulares y armónicas; por lo que el diseño solicitado a registro no se encuentra en el supuesto de prohibición de registro contemplado en la Decisión 486”. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado. 15.La sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que el diseño industrial denominado “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL” es novedoso y para reforzar su argumento la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías solicitó el pronunciamiento de un experto, el mismo que luego de buscar los antecedentes, es decir CEPILLO DENTAL concluyó que existe novedad. - Alega que la oposición de la señora Dione Katiushka Concha García “no demuestra su legítimo interés, pues se limita a afirmar que está legitimada para formular oposición al diseño industrial solicitado, porque está en el mercado de CEPILLOS DENTALES” pero no prueba de manera alguna su afirmación”. - Argumenta que la opositora “no fundamenta de manera alguna su oposición, no presenta prueba alguna que respalde su afirmación en el sentido de que

el diseño “ORNAMENTACIÓN APLICABLE A MANGO DE CEPILLO DENTAL” no es novedoso”. d. Sentencia de Primera Instancia. 16.El Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda, al concluir que:6 - Afirma que: “(…) el registro de los diseños industriales tiene por objeto la protección de las creaciones ornamentales sobre productos ya existentes; de tal modo, que tales creaciones tengan alguna funcionalidad técnica, lo cual no ha sido probado por la demandante, no perjudica la concurrencia del aporte estético por parte del diseñador y, por lo tanto, no perjudica su registro como diseño industrial”. - Argumenta que: “de la revisión de las consideraciones contenidas en el Informe Técnico CEA 70-2010, (…) no se advierte que en ésta se hayan resaltado únicamente las diferencias secundarias existentes entre el diseño solicitado y el diseño industrial registrado con el número 001092-2005”. - Resalta que: “el diseño industrial otorgado a favor de COLGATE se encuentra referido únicamente a la ornamentación aplicable al mango de los cepillos dentales y no a las cerdas que componen la cabeza del cepillo dental, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre este extremo”. - Concluye que: “la Resolución 2610-2011-/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011 no se encuentra incursa en ninguna de las causales de nulidad previstas (…) por lo que corresponde desestimar la demanda interpuesta”.

e. Argumentos del Recurso de Apelación:

17. La señora Dione Katiushka Concha García , dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos:

interpuesta”.

e. Argumentos del Recurso de Apelación:

17. La señora Dione Katiushka Concha García , dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Alega que: “(…) en el Informe Técnico CEA 70-2010, sólo se han exaltado las mínimas diferencias existentes entre las características del mango del diseño solicitado, sin tener en cuenta que los cepillos dentales presentan mangos similares, con un material especial que impide que el cepillo se resbale, situación que constituye una presentación común y frecuente en dichos productos”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

18. El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial 1 de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

1 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.7

19.Se considera que procede la interpretación solicitada, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del diseño industrial para “PORCIÓN DE CEPILLO DENTAL” fue presentada el 13 de noviembre de 2009, en vigencia de la Decisión 486. 20.Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal se considera procedente interpretar, de oficio los artículos los artículos2 116, 123 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES EN DEBATE:

21. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro.

B. La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias.

C. Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico.

D. Comparación entre diseños industriales. Las formas usuales de los productos.

A. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS Y EFECTOS DE SU REGISTRO. 22.Para dar respuesta a las preguntas del Juez consultante, es pertinente hacer mención a la definición y requisitos de un diseño industrial, para lo cual se reitera lo ya manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2014. “a. Definición y naturaleza

2 Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de

2 Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Artículo 123.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones o presente documentos, si lo estima conveniente. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará un plazo adicional de treinta días para la contestación. Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los artículos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.8 De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “ la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del

“diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313. Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en

que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser9 percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “ El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro

tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales. Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse10 dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre

genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”. El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber:11 Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho. (…) Ahora bien, e l tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o

la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también q