TJCA - Proceso 196-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 196-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú. Marca: “REY DEL MAR” (denominativa). Expediente Interno: 01077-2010-0-1801-JR-CA-15.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio1077-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01077-2010-0-1801-JRCA-15.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A.

marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: PESQUERA DIAMANTE S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD2

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL

PERÚ.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 31 de enero de 2008, la sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A. solicitó el registro de la marca “REY DEL MAR” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 1 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud, el 14 de abril de 2008, la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. interpuso oposición argumentando ser titular del lema comercial “REAL EL REY DEL MAR” para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación

Internacional de Niza.

3. No obstante de haber sido notificada con la oposición la solicitante no dio contestación a la misma.

4. Mediante Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró improcedente la oposición formulada por la sociedad NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A.

S.A. y, denegó de oficio el registro de la marca de producto “REY DEL MAR” (denominativa) solicitada por PESQUERA DIAMANTE S.A., sobre la base del registro previo de la marca “EL SOBERANO DEL MAR” (denominativa), para productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a favor de Inversiones Jesús del Mar S.R.L.

5. El 20 de marzo de 2009, PESQUERA DIAMANTE S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 438-2009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009.

6. Mediante Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 4382009/CSD-INDECOPI de 20 de febrero de 2009 que denegó el registro de la marca de producto “REY DEL MAR” (denominativa) solicitada por

PESQUERA DIAMANTE S.A.

7. El 16 de febrero de 2010, la sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 29462009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009; y, 438-2009/CSDINDECOPI de 20 de febrero de 2009.

1 Conservas de pescado.3

8. El 11 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

9. El 30 de julio de 2012, mediante Sentencia signada como Resolución

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

9. El 30 de julio de 2012, mediante Sentencia signada como Resolución Número Ocho, el Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por PESQUERA DIAMANTE S.A. 10.El 7 de febrero de 2013, PESQUERA DIAMANTE S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de julio de 2012. 11.Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: -Cómo debe analizarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos semejantes.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 12.La sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que la Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009 atenta contra los principios del debido procedimiento entre los cuales considera que se ha vulnerado el principio de uniformidad. - Afirma que: “no existe similitud conceptual entre las palabras REY y SOBERANO en tanto que la Real Academia de la Lengua Española le da un significado distinto a la palabra soberano és el que ejerce soberaníá y

rey significa príncipe o monarca soberano de un estadó siendo que uno es atributo de otro mas no significan lo mismo”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 13.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que “(…) para el presente caso, el consumidor analizará el signo REY DEL MAR cotejándolo con el recuerdo que posee de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR, dejándose llevar por la impresión general de las marcas”.4 - Señala que: “(…) existe identidad conceptual entre los signos en cuestión ya que analizados en conjunto, conforme lo haría un consumidor medio, presentan una evidente semejanza conceptual ya que ambos evocan la idea de una autoridad en cuestiones relacionadas con productos provenientes del mar, ambos se refieren a algún “rey” soberano” o “monarca” del mar, como ocurre con los signos en conflicto”. - Argumenta que: “(…) lo que realmente opera como determinante en el examen comparativo entre dos signos, es el aspecto de conjunto de las marcas, pues como ya hemos referido, el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su percepción e integridad”. - Comenta que: “si el contenido ideológico o conceptual de los signos es de conocimiento generalizado en el público consumidor, es de entenderse que este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos”. - Alega que: “pese a que los signos en cuestión presentan diferencias gráfico fonéticas por la presencia de la palabra “rey” en el caso del signo solicitado

este medio comparativo puede ser de aplicación preferente sobre los otros aspectos”. - Alega que: “pese a que los signos en cuestión presentan diferencias gráfico fonéticas por la presencia de la palabra “rey” en el caso del signo solicitado a registro y “soberano” en el caso de la marca registrada, dicho criterio de diferenciación se diluye debido a que ambas palabras aluden a un mismo concepto”. - Afirma que: “(…) es evidente entonces la semejanza conceptual de las frases bajo análisis, la cual definitivamente podría inducir a error a los consumidores llevándolos a pensar que ambos signos, al evocar un mismo concepto, le pertenecen a un mismo empresario, lo cual resulta falso”. - Precisa que: “(…) si dos signos son semejantes, no solo se debe tener en cuenta la semejanza o parecido entre los signos, sino también se deberá tener en cuenta si los signos se encuentran dirigidos a identificar los mismos productos. Mientras mayor sea la similitud de los productos que identifican los signos, mayor será el riesgo de confusión que podría generarse en los consumidores”. - Afirma que: “(…) además de la semejanza conceptual entre los signos bajo análisis, encontramos que también existe identidad entre los productos que identifican en el mercado. Así, el signo REY DEL MAR pretende identificar conservas de pescado de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, al igual que la marca EL SOBERANO DEL MAR que identifica entre otros productos, conservas de pescado pertenecientes a la misma clase”. - Manifiesta que: “la semejanza conceptual del signo REY DEL MAR y de la

marca registrada EL SOBERANO DEL MAR, sumando a la identidad de productos que identifican (conservas de pescado) definitivamente induce al consumidor a un riesgo de confusión indirecta respecto al origen empresarial de los productos identificados con ambas marcas”.5 - Concluye que: “resulta totalmente impertinente que la demandante pretenda sustentar su demanda en la existencia de similitud de registros de marca ajenos al presente proceso”. c. Sentencia de Primera Instancia.

14. El Quinto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “el Tribunal del INDECOPI, luego de efectuar el examen comparativo de los signos confrontados, determina que en el aspecto conceptual, los signos REY DEL MAR (signo solicitado) y SOBERANO DEL MAR (marca registrada), suscitan un impacto semejante que a su vez determina que en el mercado creen confusión en el público consumidor; conclusión que resulta razonable y congruente con lo resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conforme lo ha señalado precedentemente; tanto más, si los signos en cuestión distinguen productos de consumo humano –conservas de pescadode la Clase 29 de la Clasificación Internacional; situación que aumenta su rigurosidad en cuanto al riesgo de confusión que pueda presentar; concluyendo este juzgador que la resolución impugnada no adolece de causal de nulidad”.

d. Argumentos del Recurso de Apelación: 15.La sociedad PESQUERA DIAMANTE S.A. , dentro de su recurso de

apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: “(…) el Juzgador simplemente se ha basado en los argumentos de la parte demandada para declarar infundada nuestra demanda, sin embargo no se ha pronunciado respecto a nuestros argumentos para solicitar la impugnación de la Resolución 2946-2009-/TPI-INDECOPI mediante los cuales sostuvimos que se ha vulnerado el Principio de Uniformidad”. - Alega que: “(…) el Juzgado no ha considerado nuestros sustentos referidos “a igual razón, igual derecho” puesto que se ha dado otros casos en los que la identidad conceptual es cuestionable, como en el caso de las marcas: “REY”, “REYNA”, “MONARCA” Y “PRÍNCIPE”, todos de la misma Clase 29 de la Nomenclatura Oficial que distingue productos de consumo humano “conservas de pescado”, casos en los cuales la entidad no consideró actuar de oficio, teniendo en cuenta la supuesta confusión conceptual que aduce en el presente caso a partir de lo cual podrá haber entendido que “Monarca” y “Príncipe” serían signos confundibles desde el punto de conceptual”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de6

Lima, República del Perú, ha solicitado 2 la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. De la confusión ideológica.

B. Comparación entre marcas denominativas compuestas.

C. Análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas: integral, autónomo, de oficio y motivado.

D. ¿En el presente asunto es necesario realizar un análisis de conexión competitiva?

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE

ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. DE LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 16.El INDECOPI denegó de oficio el registro del signo REY DEL MAR (denominativo) por la existencia previa de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR (denominativa), en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza

17. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

18. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean

2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.7 idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión

posible.

19. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

20. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno.

En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

21. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación.

22. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

23. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.

24. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por

4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.8 ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual

variará en función de los productos o servicios de que se trate.

25. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

26. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

27. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel

determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

28. El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

29. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

30. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo

entre marcas:

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9 “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por

las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.

31. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del

comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. De la Confusión ideológica.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.10

32. Es pertinente hacer referencia a la denominada confusión conceptual en vista de que el signo solicitado es REY DEL MAR (denominativo) y el signo registrado es EL SOBERANO DEL MAR (denominativo) y eventualmente ambos pueden evocar el mismo significado.

33. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua REY significa “Monarca o príncipe soberano de un reino” y MONARCA “Príncipe soberano de un Estado”, por lo que es necesario referirse a la denominada

confusión ideológica.

34. Este Tribunal, respecto de la confusión ideológica ha manifestado que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.

35. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea.

36. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión conceptual que pudiera existir entre los signos denominativos REY DEL MAR y EL SOBERANO DEL MAR al efectuar el análisis entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS. 37.Dentro del proceso interno se denegó de oficio la solicitud del signo REY DEL MAR (denominativo) por la existencia previa de la marca registrada EL SOBERANO DEL MAR (denominativa), en vista de lo cual, se analizará lo relacionado a la comparación que debe realizar el Juez consultante respecto de los signos denominativos compuestos.

38. Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna

para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 8

39. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

8 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.11 - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

40. En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos denominativos en conflicto se encuentra formado por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos.

41. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

42. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

43. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” 9.

44. En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”10.

9 Proceso 13-IP-2001, ya citado. 10 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS

(mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.12

45. El Juez consultante deberá aplicar las reglas para el cotejo de los signos denominativos en conflicto REY DEL MAR y EL SOBERANO DEL MAR, de acuerdo con la presente providencia.

C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE

REGISTRO DE MARCAS: INTEGRAL, AUTÓNOMO, DE OFICIO Y MOTIVADO. 46.La sociedad demandante argumentó que se han dado otros casos en los que la identidad conceptual es cuestionable, como en el caso de las marcas: “REY”, “REYNA”, “MONARCA” Y “PRÍNCIPE”, todos de la misma Clase 29 de la Nomenclatura Oficial que distinguen productos de consumo humano “conservas de pescado”, la entidad no consideró actuar de oficio, teniendo en cuenta la supuesta confusión conceptual que aduce en el presente caso en casos análogos la autoridad administrativa ha resuelto el asunto de otra manera. 47.Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas.

presente caso en casos análogos la autoridad administrativa ha resuelto el asunto de otra manera. 47.Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la a