TJCA - Proceso 197-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 197-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio los artículos 135 literal b) y 179 de la misma normativa comunitaria.

Consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

Apelante: Fundación Ciudad de Papel.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Lema Comercial: “Ayúdanos a ayudar”. Expediente Interno: 057502011-0-1801-JR-CA-16.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 5750-2011-0/va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05750-2011-0-1801-JR-CA-16.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.2

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 22 de junio de 2010, la FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL solicitó el registro del lema comercial constituido por la frase AYUDANOS A AYUDAR, como complemento de la marca de servicio FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL AYUDANOS A AYUDAR y logotipo (mixta), de la Clase 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados.

3. Mediante Resolución 16567-2010/DSD-INDECOPI de 22 de octubre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado por FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL al no gozar de distintividad.

4. El 17 de noviembre de 2010, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 16567-2010/DSDINDECOPI de 22 de octubre de 2010.

distintividad.

4. El 17 de noviembre de 2010, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 16567-2010/DSDINDECOPI de 22 de octubre de 2010.

5. Mediante Resolución 1590-2011/TPI-INDECOPI de 27 de julio de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 16567-2010/DSDINDECOPI de 22 de octubre de 2010 que denegó de oficio el registro del lema comercial solicitado por FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL.

6. El 28 de octubre de 2011, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1590-2011/TPIINDECOPI de 27 de julio de 2011.

7. El 3 de enero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contesta la demanda contenciosa administrativa.

8. El 15 de abril de 2013, mediante Sentencia, Resolución Número Nueve el Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL.

9. El 27 de mayo de 2013, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 15 de abril de 2013.

10. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima

de apelación en contra de la sentencia de 15 de abril de 2013.

10. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: -¿Qué criterios se debe tener en cuenta para evaluar la distintividad de un lema3 comercial, cuando ha sido solicitado a registro, como complemento de una marca de servicio inscrita?

a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

11. La FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “(…) la ley y la doctrina exigen, para que una marca sea registrable, que éste sea suficientemente distintiva, exigiendo además dos requisitos dependientes del primero, el que sean perceptibles y susceptibles de representación gráfica”. - Analiza que: “el lema comercial cumple un propósito o función totalmente distinta. El lema comercial constituido por una expresión o frase, tiene como único propósito facilitar al fabricante de un producto o prestatario de un servicio, la publicidad y la promoción de la marca, y de los productos que esta marca distingue, lo que implica la adopción de frases que los competidores no hayan utilizado en el pasado respecto del mismo tipo de productos o servicios”. - Diferencia que: “la marca, en estricto sentido, es un signo de permanencia, es un signo estable, es un signo de uso constante en tanto el producto o el

servicio se encuentren en el mercado. El lema, en contraposición, es una frase-leyenda que puede ir cambiando de tiempo en tiempo en función de particulares situaciones comerciales, de modas, de preferencias y en general, cambios de actitudes de las personas a quienes se dirige el producto o servicio”. - Afirma que: “el lema, como complemento, solo coadyuva a la promoción y a la publicidad. El lema no tiene ninguna función “distintiva” del mismo carácter o naturaleza, ni importa la función distintiva de la marca”. - Distingue que: “es necesario dilucidar si para que un lema comercial pueda ser registrado, debe exigirse respecto del lema, los mismos niveles de novedad y los mimos niveles de capacidad distintiva que le son exigidos a una marca”. - Denota que: “para la conformación de un lema, deben necesariamente utilizarse adjetivos, pronombres o verbos, que, en sí mismos, son irregistrables si del registro de marca se tratará y que la combinación de estos adjetivos, verbos o pronombres, pueden constituir una frase o leyenda que, aunque poco creativa o nada original, sea sin embargo suficiente para promover o coadyuvar una promoción o una publicidad de determinados productos o servicios”. - Considera que: “la Resolución Administrativa impugnada, al hacer un análisis de la doctrina y jurisprudencia comparada, parece afirmar que para efectos de protección del lema comercial, éste debe ser ingenioso, inteligente, atractivo y contar por lo menos con un mínimo de distintivad.

Sin embargo, las expresiones contenidas en la resolución ya mencionada,4 parecen denotar una confusión en los términos de “ingeniosidad, inteligencia, atractivo” al asimilarlos todos con el Principio de Distintividad”. - Afirma que: “el lema no puede cumplir con el requisito de “inteligencia” en la medida en que la inteligencia, un valor, varía de persona a persona y no tiene formas objetivas de medición”. - Arguye “la Sala no ha tenido en consideración que el hecho que un elemento sea considerado como un signo distintivo no importa necesariamente, que se le deben aplicar al lema comercial los mismos requisitos que se le exigen a otro signo distintivo, como es la marca”. - Enuncia que: “serían registrables como lemas comerciales todas aquellas frases que no contengan fantasía alguna, a condición de que sean novedosos, es decir, no hayan sido previamente adoptadas por terceros para promocionar los mismos productos o servicios o frases que no sean descriptivas o genéricas en esencia”. - Afirma que “aun cuando existe una íntima vinculación entre el lema comercial y la marca, producida por el hecho que el lema comercial tiene como función primordial promocionar a la marca, y por tanto complementaria de ésta, no necesariamente deben exigirse respecto del lema comercial los mismos requisitos requeridos para la marca para efectos de su registrabilidad. - Argumenta que: “La Sala, al interpretar el término de “distintividad” exigido para el registro de lemas comerciales, ha aplicado, por error, el requisito de

distintividad exigido por la norma de marcas. Más aún impone como condición para el registro de lemas comerciales, cualidades de fantasía e ingeniosidad que no son exigidas como condición para el registro de marcas”. - Afirma que la Autoridad se ha excedido del marco legal puesto que “la ley no dice en modo alguno que el propósito del lema comercial sea el reforzar la distintividad de la marca. La ley solamente dice que el propósito del lema comercial es servir como complemento a ella. La marca no requiere de ser reforzada en su distintividad, pues la marca, para ser registrada, debe ser distintiva en sí misma”. - Concluye que: “de conformidad con la ley y la doctrina, el lema comercial es accesorio de la marca y su principal e indiscutible función es la publicitaria. En consecuencia, el lema para obtener protección jurídica debe contener un mensaje publicitario, el que no necesariamente debe cumplir con el requisito de distintividad. - Comparte el criterio de la Sala en el sentido que: “para cumplir con el carácter de complementariedad no debe considerarse a la marca como parte integrante del lema; y, (…) que sí son registrables como lemas comerciales las frases simples que contengan un mensaje publicitario, a condición que no sean comúnmente utilizadas con anterioridad en la5 publicidad para promocionar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita”. a. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 12.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección

de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “el lema comercial es un signo distintivo y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen común sobre Propiedad Industrial, son aplicables a él las disposiciones sobre las marcas”. - Afirma que “la capacidad distintiva no es otra cosa que la aptitud de un signo de identificar y diferenciar productos o servicios en el mercado. Por tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunda con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualquiera de sus propiedades”. - Señala que: “esta exigencia del requisito de distintividad para los lemas comerciales, es reconocida también por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el mismo que –como vuestro Juzgado bien conoceconstituye el máximo intérprete de la normativa andina, dentro de la cual se encuentra precisamente la Decisión 486”. - Argumenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, diáfanamente ha señalado que los lemas comerciales deben ser distintivos, lo cual desbarata por completo los equivocados y antojadizos argumentos en contra expuestos por la demandante. - Mantiene que: “en cuanto a que el Tribunal ha incurrido en un error al señalar que el lema comercial refuerza la distintividad de la marca que publicita, es de referir que no existe error alguno pues este alegato es consecuente con la naturaleza de este signo distintivo”. - Alega que: “la frase AYUDANOS A AYUDAR no posee capacidad distintiva alguna en tanto resulta descriptiva de los servicios en función de los cuales

consecuente con la naturaleza de este signo distintivo”. - Alega que: “la frase AYUDANOS A AYUDAR no posee capacidad distintiva alguna en tanto resulta descriptiva de los servicios en función de los cuales se pretende emplear, al informar directamente al público usuario sobre la finalidad o el objeto de dichos servicios”. - Asevera que: “no puede concederse un derecho de exclusiva sobre la citada frase a favor de un agente determinado, pues de hacerlo se privaría injustamente a otros competidores que también se dedican a ofrecer ayuda y protección a personas y/o familiares necesitadas, a utilizar la misma para informar al público sobre su labor”. - Precisa que: “el carácter del lema comercial en cuestión ha sido implícitamente reconocido por al demandante pues, como el Juzgado corroborará al revisar la demanda, esta parte en ningún momento lo niega.6 Únicamente se limita a afirmar que el requisito de distintividad no le es exigible”. - Concluye que: “en cuanto a que el Tribunal habrá exigido al lema comercial “condiciones de ingeniosidad y fantasía” a efectos de su registro, es de señalar que ello no es cierto. (…) que en ningún extremo de la resolución cuya nulidad se pretende se señala que el signo AYUDANOS A AYUDAR deba reunir o no reúna las condiciones aludidas”. c. Sentencia de Primera Instancia.

13. El Decimosexto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “la parte demandante no ha

negado que el lema comercial AYUDANOS A AYUDAR es descriptivo, en la medida que transmite la idea al público usuario de que gracias a las colaboraciones de personas, empresas e instituciones, la Fundación puede cumplir con su obra social cuyo fin es colaborar y proteger personas de escasos recursos; y por tanto, en sí dicho signo no resulta suficientemente distintivo, como para ser registrado como lema comercial; pues existen en el mercado, otras instituciones o fundaciones de fines sociales similares; por lo que, el signo materia de Litis no puede ser materia de uso exclusivo al no ser lo suficiente distintivo por sí mismo. (…) que en la demanda se ha limitado a señalar que al lema comercial no debe aplicarse las mismas reglas establecidas para el registro de una marca comercial, situación que no se ha dado en el caso de autos; pues como se ha señalado precedentemente, la resolución administrativa impugnada ha señalado únicamente que el lema comercial debe tener un mínimo grado de distintividad; requisito que no se ha cumplido en el presente caso, por lo que se encuentra dentro de la prohibición prevista en el artículo 135 inciso e) por remisión del artículo 179 de la Decisión 486. (…) que la normativa en materia marcaria obliga a la Autoridad Administrativa competente a evaluar íntegramente cada solicitud de inscripción, determinando el cumplimiento de los requisitos para acceder a registro o no. Además el examen de registrabilidad se ejerce aplicando la normativa vigente y su interpretación, así como teniendo en cuenta la realidad del mercado, de modo que su evaluación no se encuentra sujeta a los registros otorgados con anterioridad”. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 14.La FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL , dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos:

evaluación no se encuentra sujeta a los registros otorgados con anterioridad”. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 14.La FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL , dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: “la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, ha interpretado de forma errónea el término distintividad exigido para el registro de lemas comerciales, aplicando por error el requisito exigido por la norma de marcas, aún, impone como condición para el registro de lemas comerciales, cualidades de fantasía e ingeniosidad que no son exigidas como condición para el registro de marcas”. - Alega que: “exigir a un lema comercial requisitos de ingeniosidad y fantasía, que no son exigidos respecto de la marca importa exigir respecto7 del lema comercial requisitos que la misma ley no exige para las marcas de producto”. - Sostiene que: “la ley no dice en modo alguno que el propósito del lema comercial sea el reforzar la distintividad de la marca. La ley solamente dice que el propósito del lema comercial es servir como complemento a ella. La marca no requiere de ser reforzada en su distintividad en sí misma. Exigir que el lema comercial refuerce una distintividad de la marca es incurrir en un gravísimo error de concepto y en un exceso sobre el concepto de la ley, exceso que no debe ser admitido”. - Alega que: “la resolución apelada no establece dentro de sus fundamentos una adecuada motivación, evidenciando de esta manera una falta de

motivación debida, (…) el debido proceso es un derecho que tiene como contenido esencial proveer al proceso judicial de las condiciones mínimas de equidad y justicia que respalda la legitimidad de la certeza del derecho finalmente determinado en su resultado”. - Precisa que: “el derecho al debido proceso incluye dentro de su contenido el derecho de obtener de los órganos judiciales resoluciones debidamente motivadas. (…) que la debida motivación es una garantía que permite a los particulares conocer las razones de orden fáctico o jurídico que llevan a una autoridad a resolver en un sentido determinado”. - Concluye que: “la motivación no equivale a la mera mención de los hechos que llevaron a resolver en un sentido, sino a una justificación razonada de éstas, es decir, a la exposición lógica y coherente, no contradictoria de los impuestos que llevaron a la autoridad judicial a una conclusión final”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 1, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 2 los artículos 135 literal b) y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Requisitos para el registro de un lema comercial. Irregistrabilidad de un lema comercial por falta de distintividad.

1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Requisitos para el registro de un lema comercial. Irregistrabilidad de un lema comercial por falta de distintividad.

1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 2 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.8

B. Los signos descriptivos.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN LEMA COMERCIAL.

IRREGISTRABILIDAD DE UN LEMA COMERCIAL POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 15.El Juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto de ¿Qué criterios se debe tener en cuenta para evaluar la distintividad de un lema comercial, cuando ha sido solicitado a registro, como complemento de una marca de servicio inscrita?

16. En el presente caso, FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL solicitó el registro del lema comercial constituido por la frase AYUDANOS A AYUDAR, como complemento de la marca de servicio FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL

AYUDANOS A AYUDAR y logotipo (mixta), de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de lema comercial, los requisitos para su registro y la distintividad.

17. Dentro del Proceso 93-IP-20123, este Tribunal señaló lo siguiente: “(…) El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del artículo 175 de la Decisión 486).

Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “ Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, caso “ONE STEP UP mixta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 949, de 18 de julio del mismo año).

18. Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se

deben tener en cuenta las siguientes precisiones:

19. Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (artículo 176 de la

Decisión 486).

20. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.

3 Proceso 93-IP-2012. Marca: “MULTIAMIGOS” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 2148, de 7 de febrero de 2013.9

21. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada

(artículo 178 de la Decisión 486).

22. El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados. (artículo 177 de la Decisión 486).

(…)”.

23. El Tribunal advierte que las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicable al registro de lemas comerciales (artículo 179 de la Decisión 486). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales.

Requisitos para el registro de los lemas comerciales.

24. En consecuencia, los requisitos para el registro de los lemas comerciales

son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

25. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial.

26. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. ( Proceso 132-IP-2004. Marca: “DIADICON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

27. Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se aplican, como ya se advirtió, sobre los lemas comerciales, son: La distintividad.

28. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia

los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro de marcas debe ser10 particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio. La susceptibilidad de representación gráfica.

29. Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, o frases, de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

30. En conclusión, para que un signo sea registrado como lema comercial debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

31. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si el lema comercial AYUDANOS A AYUDAR, como complemento de la marca de servicio FUNDACIÓN CIUDAD DE PAPEL AYUDANOS A AYUDAR y logotipo (mixta), de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

B. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS.

32. El Décimo Sexto Juzgado Transitorio consideró que el signo AYUDANOS A AYUDAR es descriptivo, en la medida que transmite la idea al público usuario de que gracias a las colaboraciones de personas, empresas e instituciones, la Fundación puede cumplir con su obra social cuyo fin es colaborar y proteger personas de escasos recursos; y por tanto, en sí dicho signo no resulta suficientemente distintivo, como para ser registrado como lema comercial; pues existen en el mercado, otras instituciones o fundaciones de fines sociales similares , por lo que es necesario referirse a este tema.

33. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características

(calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

34. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al

registro de marcas, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad,11 la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

35. El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

36. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es

registrable si en conjunto es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptivo en relación con los servicios que pretende distinguir en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma

(párrafo 2 del artículo 175 de la Deci