TJCA - Proceso 199-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 199-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: LABORATOIRES SERVIER. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad IntelectualINDECOPI - de la República de Perú. Patente:

“FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7-METROXI-1NAFTIL)ETIL] ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA

CONTIENEN”. Expediente Interno: 07094-2012-01801-JR-CA-02.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS:

El Oficio 7094-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 07094-2012-0-1801-JRCA-02. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1 Acta 13-J-TJCA-2015 de 22 de abril de 2015.2

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: LABORATOIRES SERVIER

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 19 de julio de 2006, LABORATOIRES SERVIER, reivindicando prioridad de la solicitud extranjera 0508278, presentada en Francia el 3 de agosto de 2005, solicitó el registro de patente de invención para “NUEVA FORMA

CRISTALINA V DE LA AGOMELATINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”, la cual constaba de 5 reivindicaciones.

2. El 23 de marzo de 2007, la Oficinal de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud por: “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7CONTIENEN”, la cual constaba de 5 reivindicaciones.

2. El 23 de marzo de 2007, la Oficinal de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud por: “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7METROXI-1-NAFTIL)ETIL] ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”; y se emitió la orden de publicación 365-2007, efectuándose la correspondiente publicación en el diario oficial “El Peruano” el 2 de junio de 2007.

3. El 5 de agosto de 2009, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico AEF 30-2009 – respecto al pliego de 5 reivindicaciones presentado originalmente el 19 de julio de 2006.

4. El 11 de febrero de 2010, la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico AEF 30-2009/Arespecto al pliego de 3 reivindicaciones enmendado por la solicitante mediante escrito de 23 de octubre de 2009.

5. Mediante Resolución 203-2010/DIN-INDECOPI de 24 de febrero de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó de oficio la solicitud de patente de inversión para “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7-METROXI1-NAFTIL)ETIL] ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU PROCEDIMIENTO DE

PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA

CONTIENEN”.

6. El 19 de marzo de 2010, los LABORATOIRES SERVIER, interpuso recurso

PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA

CONTIENEN”.

6. El 19 de marzo de 2010, los LABORATOIRES SERVIER, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 203-2010/DIN-INDECOPI de 24 de febrero de 2010.3

7. Mediante Resolución 1211-2011/TPI-INDECOPI de 16 de julio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 203-2010/DIN-INDECOPI de 24 de febrero de 2010 que denegó la solicitud de patente de invención

para “FORMA CRISTALINA DE N-[2-(7-METROXI-1-NAFTIL)ETIL]

ACETAMIDA (AGOMELATINA), SU PROCEDIMIENTO DE

PREPARACIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA

CONTIENEN”.

8. El 18 de octubre de 2012, la sociedad LABORATOIRES SERVIER, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 12112011/TPI-INDECOPI de 16 de julio de 2012.

9. El 15 de noviembre de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda contenciosa administrativa. 10.El 3 de diciembre de 2013, mediante Sentencia signada como Resolución

Número once, del Vigésimo Sexto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por LABORATOIRES SERVIER. 11.El 19 de marzo de 2014, LABORATOIRES SERVIER presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 3 de diciembre de 2013. 12.Mediante providencia de 30 de julio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad para modificar la solicitud de patente de invención. Y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia. -Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 13.La sociedad LABORATOIRES SERVIER, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que la resolución impugnada (Resolución 1211-2011/TPI-INDECOPI de 16 de julio de 2012) confirma la resolución de primera instancia con documentos técnicos que han sido emitidos en un Informe Pericial (Informe4 Técnico AEF 30-2009/A-) que no ha sido notificado a la accionante a efectos de que ejerza su legítimo derecho de defensa.

documentos técnicos que han sido emitidos en un Informe Pericial (Informe4 Técnico AEF 30-2009/A-) que no ha sido notificado a la accionante a efectos de que ejerza su legítimo derecho de defensa. - Afirma que: “la resolución cuestionada ha denegado pronunciarse sobre las modificaciones presentadas por nuestra parte a efecto de superar las objeciones del Informe Técnico de primera instancia”. - Argumenta que: “La Corte Suprema en reiterada jurisprudencia ha establecido que “el debido proceso” implica necesariamente tomar en cuenta todo escrito o modificación que el interesado presente en un procedimiento administrativo, antes que se emita resolución”. - Concluye que: “la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI ha lesionado el principio del debido proceso”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 14.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “La demanda resulta improcedente debido a que vía apelación no se cuestionó la notificación del informe técnico y en todo caso infundada debido a que sólo existe obligación legal de notificar el primer informe técnico y no es posible modificar las reivindicaciones en segunda instancia, toda vez que en esa instancia no corresponde hacer un nuevo examen de un documento que no ha sido evaluado por la Dirección, sino cuestionar lo resuelto en primera instancia”. - Señala que: “La administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico, siendo facultativa la notificación de posteriores informes, este criterio fue consentido por la demandante al no cuestionarlo en el recurso de apelación”.

resuelto en primera instancia”. - Señala que: “La administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico, siendo facultativa la notificación de posteriores informes, este criterio fue consentido por la demandante al no cuestionarlo en el recurso de apelación”. - Argumenta que: “si la actora no denunció como agravio, el punto ahora cuestionado, a través de su recurso de apelación en sede administrativa, no puede pretender denunciarlo en sede judicial, sin afectar groseramente el principio de congruencia procesal, toda vez que el Tribunal no podía pronunciarse respecto a ese punto”. - Comenta que: “es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. En el presente caso la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda inconformidad respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de las observaciones de inconformidad”.5 - Alega que: “la autoridad administrativa sólo está obligada a notificar el primer informe técnico y no el segundo, por lo que en el presente caso no se ha incurrido en vulneración alguna al derecho al debido procedimiento”. - Precisa que: “en realidad lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, las mismas que pueden o no sustentarse en una opinión técnica”. - Afirma que: “el tribunal del INDECOPI tiene competencia resolutiva en vía de revisión por lo que no puede pronunciarse sobre puntos que no han sido conocidos por la Dirección en primera instancia, por lo que no es posible modificar las reivindicaciones de la solicitud de patente en segunda instancia”. - Manifiesta que: “el recurso de apelación en la vía administrativa en nuestro país lo que permite es una revisión de lo resuelto en primera instancia, por

modificar las reivindicaciones de la solicitud de patente en segunda instancia”. - Manifiesta que: “el recurso de apelación en la vía administrativa en nuestro país lo que permite es una revisión de lo resuelto en primera instancia, por lo que no corresponde conocer vía apelación hechos que no fueron sometidos a la evaluación de la Dirección en su oportunidad”. - Concluye que: “la Resolución impugnada ha sido válidamente emitida, ya que tras su fallo, subyace una correcta aplicación del marco normativo en materia de propiedad industrial; por tal razón inferimos que los argumentos de la demanda son en absoluto inconsistentes, deviniendo en infundada en todos sus extremos”. c. Sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo Sexto Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “no considera amparable el argumento formulado por el demandante, respecto a que el Tribunal del INDECOPI no se pronunció sobre las modificaciones a la solicitud de registro de patente; toda vez que, no se considera viable que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI se pronuncie sobre hechos o circunstancias u omisiones no acontecidas en primera instancia administrativa, y que puedan ser susceptibles de un control posterior; pues aceptar un criterio contrario implicaría desnaturalizar los mecanismos procedimentales y de control que la normativa nacional ha reservado a la instancia de revisión administrativa. (…) Que de actuados administrativos se aprecia que la recurrente al ser notificada con el Informe Técnico AEF 30-2009, conteniendo ya las

observaciones a la solicitud de registro de patentes presentada, tuvo la oportunidad de formular las modificaciones presentadas al momento de dar respuesta al Informe en un momento anterior a la emisión del pronunciamiento de primera instancia, hecho que no se advierte de actuados administrativos; en ese sentido, y considerando esta judicatura inviable la posibilidad de modificar la solicitud incoada vía recurso de apelación, atendido ello a la configuración que la normativa nacional le brinda al señalado recurso, corresponde desestimar lo argüido por la demandante respecto a este extremo, por no encontrarlo ajustado a derecho”.6 d. Argumentos del Recurso de Apelación: 15.La sociedad LABORATOIRES SERVIER , dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: es errada la interpretación de que la autoridad administrativa no estaba en la obligación de notificar el mencionado informe, toda vez que la ley de la materia no establecía su obligatoriedad. - Alega que: “se trata de dos asuntos totalmente diferentes. En un caso se trata de observaciones de la Oficina de Patentes (artículo 45) y en el otro caso se trata de observaciones de un informe de expertos (artículo 46). (…) en consecuencia si el legislador del artículo 46 dispuso que si la Oficina de Patentes consideraba pertinente el informe de expertos, obviamente, (…) debió notificar el resultado del mismo. En otras palabras si con facultad discrecional la autoridad consideró necesario recurrir a un informe técnico, necesariamente estaba en la obligación de notificar el resultado del

mismo”. - Señala que: “las modificaciones a las reivindicaciones presentadas son las mismas que se vieron en primera instancia y que están debidamente sustentadas en la memoria descriptiva, únicamente se modificaron en su redacción para poder alcanzar mayor claridad en su nivel inventivo a fin de obtener un informe favorable. Por lo que el asunto de fondo de las reivindicaciones, sí se vio en primera instancia”. - Concluye que: “el artículo 45 establece y se refiere al análisis que la Oficina de Patentes hace de la solicitud y las objeciones que encuentre, le notificaran al solicitante dos o más veces si lo estima conveniente. Este párrafo se refiere exclusivamente a objeciones que la oficina de patentes efectúe. En contraposición, el artículo 46 se refiere al caso en que la Oficina de Patentes solicite el informe de expertos (que es el caso de la solicitud). Por lo tanto, (…) debió notificarse al solicitante el informe del experto, al no efectuar la notificación al solicitante se incurrió en flagrante infracción al debido proceso y en consecuencia en causal de nulidad”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de7

Lima, República del Perú, ha solicitado 2 la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que resulta procedente interpretar los artículos solicitados.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos

B. La modificación de una solicitud de patente.

A. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. DEL INFORME DE LOS EXPERTOS. 16.El Juez consultante ha solicitado a este Tribunal se pronuncie respecto a: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten?, por lo que se interpretará este tema.

17. El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

2 Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con

alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. (…)8

18. Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro.

19. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

20. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se

patente.

20. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”3.

21. Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.

22. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: “si la oficina de patentes

solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la

3 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.9 entidad notificar los mencionados informes”. (Interpretación Prejudicial 43IP-2014)

23. El Juez Consultante deberá analizar si la patente fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria.

B. LA MODIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE. 24.Para dar contestación a la pregunta del Juez consultante, respecto a ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el art. 34 de la Decisión 486 respecto a la oportunidad para modificar la solicitud de patente de invención. Y si ésta puede efectuarse ante la segunda instancia administrativa en apelación, una vez denegada la solicitud en primera instancia?, este Tribunal, abordará el tema de la modificación de una solicitud de patente.

25. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite,

instancia?, este Tribunal, abordará el tema de la modificación de una solicitud de patente.

25. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. 26.Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber: -¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? -¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

27. Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

28. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas

de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

29. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma10 se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.4

30. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

31. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar

cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”5.

32. La modificación de la solicitud de una patente de invención es permitida por la legislación comunitaria andina, el Juez consultante, deberá analizar si en el caso en concreto, ésta cumplió con los requisitos que determina la

Decisión 486. Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para

4 Proceso 21-IP-2000. Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001.

5 Proceso 25-IP-2002 , patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002.11 soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de

patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, a