TJCA - Proceso 20-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 20-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 150, 224, 225 y 228 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: PUMA SE. Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Marca: “FOREVER FIVE” (mixta). Expediente Interno: 03416-2012-0-1801-JR-CA16.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 03416-2012-0/ 5taSECA-CSJKI-PJ de 19 de enero del 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03416-2012-0-1801-JR-CA-16.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: PUMA SE

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes Apelante: PUMA SE Parte Contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, de la

República del Perú.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:2

1. El 2 de marzo del 2010, Ever Misael Pacheco Nateros solicitó el registro de la marca FOREVER FIVE (mixta), para distinguir medias, panties, guantes de tela, chalinas, chullos, pantuflas, zapatos, zapatillas, sandalias, pantalones, polos chalecos, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” y el 13 de abril de 2010, PUMA SE, formuló oposición, al manifestar que el signo solicitado genera confusión en el público respecto de sus marcas PUMA (mixta) para las Clases 9, 14, 18 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 13 de abril de 2010, FOREVER NEW CLOTHING PTY LYD., formuló segunda oposición en contra del signo solicitado manifestando que el signo FOREVER FIVE

(mixto) es confundible con su marca FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD. (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Por Resolución 0013-2011/CSD-INDECOPI, el 5 de enero del 2011, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundadas las oposiciones presentadas por PUMA SE y FOREVER NEW CLOTHING PTY LTD, y concedió el registro del signo FOREVER

FIVE.

5. El 27 de enero del 2011 PUMA SE apeló la Resolución 0013-2011/CSD-INDECOPI.

6. El 2 de marzo de 2012, mediante Resolución 373-2012/TPI-INDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró infundado el Recurso de Apelación presentado por PUMA SE.

7. El 25 de mayo del 2012, PUMA SE al no estar de acuerdo con la Resolución 3732012/TPI-INDECOPI, interpuso demanda contenciosa administrativa.

8. El 5 de junio de 2013, el Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo mediante resolución Quince declaró infundada la demanda instaurada por PUMA SE.

9. El 24 de junio del 2013, PUMA SE presentó apelación de la Resolución Quince de 5 de junio de 2013, la misma que declaró infundada la demanda interpuesta contra la Resolución 373-2012/TPI-INDECOPI.

10. Mediante auto de 13 de agosto del 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -“Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejantes conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

11. PUMA SE en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que se aprecia que los signos en conflicto presentan una misma estructura, ya que además de compartir la figura de un animal saltando en la misma posición incluyen un elemento denominativo.3 - Que ambos signos presentan un animal felino orientado hacia un lado y de perfil, en la misma posición, con la cola levantada y en perspectiva de saltar mostrando dos patas, por lo que generan una misma impresión visual de conjunto al grado de generar confusión en el mismo público consumidor. - Que el público consumidor consideraría que el signo solicitado es una variación de la marca registrada PUMA (mixta) o que existen vinculaciones comerciales. - Que el solicitante pretende perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. - Que la marca de la que es titular es reconocida por su prestigio y reputación a nivel mundial, por su amplia e intensa publicidad y por la gran calidad de sus productos.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa.

12. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI en su contestación a la demanda expresa, en lo

principal, los siguientes argumentos: - Que los signos confrontados no son confundibles, toda vez que presentan diferencias fonéticas y gráficas que determinan una impresión en conjunto distinta, lo que determina que pueden coexistir en el mercado. - Que el signo solicitado no reivindica un puma, y si bien presenta una figura estilizada de un felino, ello no determina la existencia de confundibilidad entre los signos, debido a que la presencia de figuras estilizadas de felinos es de uso frecuente para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que no se pueden identificar los productos con un mismo origen empresarial. - Que respecto de los pronunciamientos emitidos con anterioridad por el INDECOPI o por las oficinas de otros países (como la colombiana), en casos distintos (que determinaron una confusión entre otros signos y las marcas PUMA) no resultan vinculantes para la autoridad administrativa, toda vez que cada entidad es autónoma tanto respecto a pronunciamientos anteriores emitidos por la propia oficina como de pronunciamientos emitidos por otras oficinas. c. Sentencia de Primera Instancia - El Decimosexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda seguida por PUMA SE contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, al considerar que si bien el signo solicitado es también un felino, visualmente esta silueta es distinta de la marca registrada. Además la combinación de colores que aparece en el signo solicitado produce diferencias

resaltantes entre ambos signos. d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

13. PUMA SE en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que la Resolución Quince de 5 de junio de 2013 se contradice al momento de realizar el examen comparativo entre los signos confrontados y va en contra de4 los criterios establecidos por la ley, doctrina y jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina. - Que la Resolución apelada olvida que los signos no serán apreciados en el mercado simultáneamente sino sucesivamente, es decir, que serán valorados en distintos momentos, lo cual resulta sumamente importante dado que el consumidor no podrá detenerse a pensar ni recordará las diferencias secundarias e irrelevantes, sino que recordará el aspecto en conjunto y las figuras lo impactarán, siendo en este caso, la silueta de un felino en actitud de salto con las patas delanteras hacia delante y las patas traseras hacia atrás, con la cola hacia arriba. - Que la Resolución Quince de 5 de junio de 2013 no ha tenido en cuenta la comparación de dos elementos figurativos puesto que, sólo se ha dedicado a resaltar las diferencias irrelevantes o secundarias que ambos signos presentan. - Que contrariamente a lo concluido en la sentencia impugnada los signos PUMA Y FOREVER FIVE, son confundibles ya que la impresión de ambos signos apreciados globalmente por el consumidor las aproxima a una relación de identificación a un mismo origen empresarial, debido a la similitud del elemento gráfico que presentan ambos signos.

e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación.

14. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

gráfico que presentan ambos signos. e. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación.

14. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, norma que será interpretada por ser aplicable al caso.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)5 Se interpretarán de oficio los artículos 150, 224, 225 y 228 de la Decisión 4862.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas del cotejo de signos.

B.Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

C. La utilización de figuras de uso común en la conformación de una marca.

D. La marca notoria y su protección.

E. Autonomía de la oficina de marcas al tomar sus decisiones.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO

DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS.

15. En consideración a que PUMA SE sobre la base de su marca registrada PUMA

(mixta) presentó oposición en contra del signo solicitado FOREVER FIVE (mixto), se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza

16. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

2Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme

Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.6

17. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

18. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

19. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4.

20. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación.

21. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

22. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.

23. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación

4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.7 de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

24. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

25. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

26. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes,

auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

27. El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

28. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

29. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca:

“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.8

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.

30. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el

producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

31. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca del riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS

MIXTOS Y FIGURATIVOS.

32. PUMA SE sobre la base de su marca PUMA (mixta) planteó oposición en contra del signo solicitado FOREVER FIVE (mixto), por lo que es pertinente analizar la comparación que debe realizar el consultante de los signos mixtos.

33. Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 56-IP-2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.9 elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante , teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta

Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo”.

34. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado FOREVER FIVE (mixto), y la marca PUMA (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al

público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

35. Afirma la sociedad PUMA SE que ambos signos presentan un animal felino orientado hacia un lado y de perfil, en la misma posición, con la cola levantada y en10 perspectiva de saltar mostrando dos patas, por lo que generan una misma impresión visual de conjunto al grado de generar riesgo de confusión en el público consumidor, en razón de lo cual se analizará la comparación entre signos mixtos y figurativos.

36. Refiriéndose al cotejo entre signos figurativos y mixtos, este Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del proceso 97-IP-2011 en donde se señala que: “Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación.

El juez consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante”.

37. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: 38. “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su

siguiente: 38. “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa”. (Proceso N° 23–IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004).

39. Ahora bie