TJCA - Proceso 203-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 203-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 194, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 365867-2008. Solicitante: MOLINERA LOS ÁNGELES S.A. Nombre comercial:

MOLINERA LOS ÁNGELES.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,

Lima, República del Perú.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, Lima, República del

Perú, a través del Oficio No. 1362-2014/DSD-INDECOPI, de 30 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 24 de octubre de 2014 vía courier, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que2 su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 29 de enero de 2015.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

Partes: Solicitante: MOLINERA LOS ÁNGELES S.A.

Opositor: GLOBAL ALIMENTOS S.A.C.

A. HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos expedidos, se encuentran los siguientes:

1. El 08 de septiembre de 2008, la sociedad MOLINERA LOS ÁNGELES S.A., solicitó el registro del nombre comercial MOLINERA LOS ÁNGELES, para distinguir las siguientes actividades relacionadas con la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: "actividades económicas relacionadas con la producción y comercialización de

cereales, trigo, arroz y golosinas".

2. El 04 de marzo de 2009 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la solicitud mencionada.

3. El 14 de abril de 2009 la sociedad GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. , formuló oposición sobre la base de sus marcas denominativas, registradas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: ÁNGEL (Certificado No. 27193 – para distinguir hojuelas de avena) y ÁNGEL (Certificado No. 29568 – para distinguir preparaciones hechas con cereales y todos los demás productos de la clase con exclusión de hojuelas de avena).

4. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, Lima, República del Perú, mediante Oficio No. 1362-2014/DSD-INDECOPI, solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.3 a. Argumentos contenidos en la formulación de la oposición. La sociedad GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. , soporta la oposición en los siguientes argumentos:

5. Manifiesta, que la sociedad GLOBAL ALIMENTOS S.A.C., es una empresa pionera en el rubro de fabricación de alimentos a base de cereales, que ha logrado un posicionamiento privilegiado tanto en el mercado nacional como internacional, siendo sus principales líneas de negocio: “(i) Cereales extruidos listos para comer como: cereales de expansión directa (bolitas, aritos, etc.), cereales de expansión indirecta (hojuelas) y cereales coextrui dos rellenos (almohaditas); (ii)

Insumos para la industria de alimentos en general como: Harinas de Cereales extruidos y Polenta de Maíz; (iii) Productos para el mercado institucional y programas de apoyo social como: Hojuelas pre cocidas de Avena, Cebada, Quinua y Maca; y, (iv) Sub productos derivados para consumo animal”.

6. Señala, que en la actualidad exporta sus productos a los mercados

de Ecuador, Colombia, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Haití y Puerto Rico.

7. Arguye, que la similitud fonética y conceptual de los signos en conflicto, así como el riesgo de conexión competitiva, lesionarían los derechos derivados de la marca denominativa ÁNGEL (Certificados Nos. 27193 y 29568). Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión o de asociación.

8. Adiciona, que se pone en riesgo la notoriedad de la marca denominativa ÁNGEL. El signo solicitado es una imitación y transcripción parcial de dicha marca y, por lo tanto, se pretende un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

9. Indica, que la marca ÁNGEL se podría calificar como marca renombrada. 10.Afirma, que la sociedad GLOBAL ALIMENTOS S.A.C. es titular de treinta marcas en el Perú que incluyen el término ÁNGEL, y que comparten el prestigio de dicha denominación. 11.Indica, que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición contenida en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 12.La Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:4 “(…) en un procedimiento de solicitud de registro de nombre comercial es posible aplicar la causal de prohibición de registro de marcas contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486”. 13.Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 190, 191, 194, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa.1

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) Artículo 190 .- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir

nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 194 .- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que

fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo5

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. Artículo 228 .- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración

entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.6 14.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Finalidad y efectos de la interpretación prejudicial facultativa.

B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

C. El nombre comercial, su protección y el papel del sistema de registro. La normativa aplicable.

D. La marca notoriamente conocida y su protección.

E. La familia de marcas derivada de una marca notoriamente conocida.

F. ¿En el presente caso es necesario abordar el tema de la conexión competitiva?

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. FINALIDAD Y EFECTOS DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA. 15.Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado en la Interpretación 121-IP-2014, de 20 de noviembre de 2014: “El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina . Esta facultad es una competencia exclusiva del Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar

su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar , directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno . Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del7 consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede

administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la

presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjucicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos:

1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.8

2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se

reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento”.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 16.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos MOLINERA LOS ÁNGELES y ÁNGEL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 17.Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy

difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.9  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 18.En este orden de ideas , la consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera10 existir entre los signos denominativos MOLINERA LOS ÁNGELES y ÁNGEL.

C. EL NOMBRE COMERCIAL, SU PROTECCIÓN Y EL PAPEL DEL SISTEMA DE REGISTRO. LA NORMATIVA APLICABLE. 19.Como quiera que el presente caso tiene que ver con el registro del nombre comercial denominativo MOLINERA LOS ÁNGELES, el Tribunal estima necesario dar un repaso general a la figura del nombre comercial y su protección. Para esto se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio

de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:  El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión (...).  Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. Es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.  El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única. Es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre

comercial.11 Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la

exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro .” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.12 A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro,

primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”. El consultante realizó la siguiente pregunta: ¿en un procedimiento de solicitud de registro de nombre comercial es posible aplicar la causal de prohibición de registro de marcas contendida en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486? En relación con la pregunta el Tribunal manifiesta lo siguiente: Para que un nombre comercial sea susceptible de registro debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial. En consecuencia, en el trámite de oposición contra el registro de un nombre comercial son aplicables las mencionadas causales en lo que corresponda con la naturaleza del nombre comercial. En este sentido, es aplicable el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

D. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PROTECCIÓN.

20.La opositora sostuvo que con el signo solicitado para registro se pone en riesgo la notoriedad de la marca denominativa ÁNGEL. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente co