TJCA - Proceso 205-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 205-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Apelante: SMARTWOOL CORPORATION , Parte Contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú.

Marca: “SMARTWOOL” (denominativa) . Expediente

Interno: 8722-2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 273-2014-SCS-CS de 3 de octubre del 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 87222013.

El auto de impedimento de 22 y dos de abril de 2015 por el cual el Dr. Luis José Diez Canseco Núñez no participa en la adopción de la presente ponencia. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.2

Parte contraria: SMARTWOOL CORPORATION

Tercero Interesado: PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC.

(PAYLESS) Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 2 de mayo del 2007, la empresa SMARTWOOL CORPORATION, solicitó el registro de la marca de producto SMARTWOOL (denominativa) para distinguir: calzado, tales como, zapatos, botas, sandalias, pantuflas, sayonaras, calzado urbano y zapatos para atletismo; sombrerería, tales como gorras, sombreros, pasamontañas, chullos, vinchas; y vestidos, vestimenta, tales como, medias, pantalones, camisa, ropa interior, ropa interior larga, mallas, pantis, leotardos, polos, camisas de ciclismo, guantes, mitones, chompas y casacas, prendas de cabeza y accesorios, de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC., presentó oposición el 5 de noviembre del 2007 en contra de la solicitud de registro de

la marca antes mencionada, manifestando que la marca SMARTWOOL (denominativa), era confundible con la marca SMARTFIT (denominativa) para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza de su propiedad, en consecuencia no podía acceder al registro.

3. Mediante Resolución 496-2008/OSD-INDECOPI, de 11 de enero del 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado por considerar que los signos en cuestión presentaban semejanza debido a que ambos comparten la denominación

SMART.

4. El 6 de febrero del 2008, SMARTWOOL CORPORATION, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

5. Por Resolución 1923-2008/TPI-INDECOPI, de 7 de agosto del 2008, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 496-2008/OSDINDECOPI, de 11 de enero del 2008, que denegó el registro de la marca de producto SMARTWOOL (denominativa), solicitada por SMARTWOOL

CORPORATION.

6. El 12 de noviembre del 2008, SMARTWOOL CORPORATION, presentó ante la Sala Contenciosa Administrativa, demanda en contra de la Resolución 1923-2008/TPI-INDECOPI, de 7 de agosto del 2008.

7. El 15 de abril del 2009, PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC,

(Tercero Interesado), contestó la demanda contenciosa administrativa.3

8. El 17 de abril del 2009, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

9. El 15 de agosto del 2011, mediante Sentencia – Resolución Número 19 – la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la pretensión principal referida a la declaración de nulidad de la Resolución 1923-2008/TPIINDECOPI, de fecha 7 de agosto del 2008, que resolvió confirmar la Resolución 496-2008/OSD-INDECOPI, de 11 de enero del 2008. Asimismo declaró improcedente la pretensión subordinada de plena jurisdicción, por la cual se solicitó se declare que la marca SMARTWOOL (denominativa) no resulta confundible con la marca SMARTFIT (denominativa). 10.El 12 de diciembre del 2012, SMARTWOOL CORPORATION, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 15 de agosto del 2011. 11.El 16 de octubre del 2012, mediante sentencia de vista, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú, resolvió revocar la sentencia apelada de 15 de agosto del 2011, reformándola declarando fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 1923-2008/TPIINDECOPI, de 7 de agosto del 2008.

12.El 30 de abril del 2013, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de 16 de octubre del 2012. 13.Mediante providencia de fecha 8 de enero del 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto a los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 14.SMARTWOOL CORPORATION en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Sostiene que conforme se desprende de la simple comparación de la signos estos no son similares ni confundibles entre sí, ya que si bien ambas marcas están compuestas por el término SMART, estas incluyen otros términos, en el caso de la marca que solicita registro, el sufijo WOOL, y en el caso de la marca registrada el prefijo FIT, lo que les otorga suficiente distintividad y hace posible que puedan diferenciarse de las demás marcas en el mercado e identificar un origen empresarial distinto, evitando en ese sentido el riesgo de confusión en el público consumidor.4 - Que la marca SMARTWOOL (denominativa) corresponde a su denominación social SMARTWOOL CORPORATION, por lo que el público consumidor mal podría identificar sus productos con otro origen empresarial. - Que de la apreciación en conjunto de los signos, resulta evidente que estos

• Que la marca SMARTWOOL (denominativa) corresponde a su denominación social SMARTWOOL CORPORATION, por lo que el público consumidor mal podría identificar sus productos con otro origen empresarial. - Que de la apreciación en conjunto de los signos, resulta evidente que estos son diferentes, generándose esta misma impresión en el público consumidor; puesto que poseen un aspecto gráfico y fonético diferente. Lo que a su vez permite concluir, estando a la diferenciación existente entre ambos signos, que no existe ningún tipo de vinculación o relación empresarial entre los titulares de ambas marcas. - Que el hecho de que no exista en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, otra marca registrada que incluya en término SMART, no constituye una condición sine qua non para que no puedan coexistir otras marcas que incluyan el término SMART. Más aún si se tiene en cuenta que las marcas SMARTWOOL (denominativa) y SMARTFIT

(denominativa), coexisten pacíficamente en los Estados Unidos de América. - Que la resolución del Tribunal del INDECOPI atenta contra el Principio de Predictibilidad establecido en el artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por cuanto el término SMART ha coexistido en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de distintos titulares, tal como el caso de KIDSMART registrada a favor de Jorge Jiménez Ugarte. Motivo por el cual no existe causa justificante para que se les deniegue el registro bajo dicho argumento. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC (Tercero Interesado). 15.PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC, de los Estados Unidos de Norteamérica, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

administrativa de PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC (Tercero Interesado). 15.PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC, de los Estados Unidos de Norteamérica, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que existe identidad entre los signos denominativos SMARTWOOL y SMARTFIT, al punto de poder inducir a confusión directa o indirecta a los consumidores, debido a que comparten una partícula en común (SMART), sobre la cual su representada ostenta derechos de exclusiva. Asimismo el riesgo de confusión se incrementa en virtud de que la marca registrada (SMARTFIT) y el signo solicitado (SMARTWOOL), distinguen los mismos productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Que otorgar el registro de la marca SMARTWOOL (denominativa) a otro titular distinto a PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC, podría causar riesgo de confusión indirecto entre los consumidores, quienes creerían que la marca SMARTWOOL (denominativa) constituye una variación o una nueva presentación de las marcas registradas a favor de su representada, o una nueva línea de productos vinculados a ella o tratarse5 de vinculaciones de carácter comercial entre la empresa solicitante de la marca y el titular de la registrada. - Que el término SMART no es un término de uso común en el registro de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el cual su representada es quien posee la exclusividad de dicho término.

c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI.

16.El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI.

16.El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que los signos denominativos SMARTWOOL y SMARTFIT, son indiscutiblemente semejantes, al punto de generar riesgo de confusión indirecta. - Que para efectos del examen comparativo de las marcas, resulta determinante la apreciación en conjunto de las mismas, puesto que el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su mente. Sin embargo no se puede dejar de lado la obligación de la Autoridad Administrativa de valorar – como lo haría un consumidor – el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad de las marcas. Siendo en el presente caso el elemento de mayor relevancia en ambas marcas el término “SMART”. - Que resulta inevitable que el público consumidor, al demandar en el mercado prendas de vestir y calzado de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, se vea confundido respecto del origen empresarial, al estar las marcas en conflicto, constituidas por el mismo vocablo SMART. - Que todas las marcas registradas en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que utilizan la partícula SMART corresponden a la

empresa PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. lo que determina que el vocablo SMART sea un signo fuerte, cuyo mérito o fuerza distintiva debe protegerse para que su titular, la empresa PAYLESS, no vea deshecha la exclusividad que posee sobre sus marcas. - Que ante dos marcas denominativas como SMARTWOOL y SMARTFIT, que poseen elementos adicionales a la palabra SMART, perfectamente individualizables, es de esperarse que el consumidor pueda verse inducido a confusión indirecta al considerar que por compartir el mismo elemento distintivo (SMART) constituiría una variación o una nueva línea de los productos distinguidos por ella, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas.6 d. Sentencia de Primera Instancia. 17.La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima , declaró infundada la demanda, en cuando a la pretensión principal e improcedente en cuanto a la pretensión subordinada o pretensión de plena jurisdicción, al considerar que la estructura grafica de las marcas denominativas SMARTWOOL y SMARTFIT, son semejantes, difiriendo únicamente en la terminación final, lo que podría causar confusión en los consumidores finales de ambos productos, teniendo en cuenta que ambas marcas distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, lo que podría producir mayor confusión en los consumidores. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 18.SMARTWOOL CORPORATION, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que: “La Sala no ha tomado en consideración que las marcas en litigio no

son similares ni confundibles y que pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin causar confusión al público consumidor”. Asimismo, que no se ha tomado en consideración que SMARTWOOL CORPORATION y PAYLESS SHOESOURCE WORLDWIDE, INC. han suscrito un acuerdo de coexistencia pacífica de las marcas en litigio a nivel mundial y que la autoridad administrativa - Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, ha otorgado el registro de la marca SMARTSET a nombre de Araceli Huarochiri Villalobos, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con lo cual se demuestra que SMARTFIT (denominativa) coexiste pacíficamente con otras marcas que utilizan el prefijo SMART, en consecuencia también puede coexistir con su marca SMARTWOOL (denominativa). f. Sentencia de Segunda Instancia. 19.La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú , resolvió revocar la sentencia de primera instancia y declarar fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 19232008/TPI-INDECOPI, de fecha 7 de agosto del 2008. Consideró que en su aspecto fonético y gráfico la marca registrada SMARTFIT (denominativa), y el signo solicitado SMARTWOOL (denominativo), son diferentes entre sí, en tal sentido pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión en el público consumidor, aun cuando dichos signos distingan productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. g. Argumentos del Recurso de casación:

20.El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, dentro de su recurso de casación manifiesta lo siguiente:7 - Que la sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú , está inmersa en Infracción Normativa, al haberse inaplicado dos normas del derecho material que resultaban de aplicación obligatoria para pronunciarse sobre la infracción incurrida por SMARTWOOL CORPORATION y por ende, para determinar la validez de la Resolución impugnada. - Al tratarse de dos marcas que comparten el término SMART, pese a que incorporan las terminaciones WOOL y FIT, es de esperarse que creen confusión entre el público consumidor, el que puede considerar que es una variante de la marca principal. - Respecto al acuerdo de coexistencia, se deberá analizar si cumple con los requisitos, pudiendo en caso negativo no aceptar el acuerdo y, por lo tanto, declarar que las marcas no pueden coexistir, salvaguardando el interés general.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que no procedente interpretar el artículo 134 y que se limitará 1 la interpretación del artículo 135 al literal b) y el 136 al literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

134 y que se limitará 1 la interpretación del artículo 135 al literal b) y el 136 al literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Comparación entre marcas denominativas.

C. El uso de partículas de uso común en la conformación de un signo. Los signos en idioma extranjero.

D. De los acuerdos de coexistencia de marcas.

1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;8

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA

SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE

ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

21.En contra de la solicitud de registro del signo SMARTWOOL (denominativa) se presentó oposición por parte del titular de la marca SMARTFIT (denominativa), en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 22.Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”2. 23.Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión

posible. 24.El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 25.Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9 forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”3. 26.El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del

juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 27.Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 28.El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. 29.Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 30.El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo

también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 31.Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza

3 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.10 entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 32.En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner

de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”5. 33.El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 34.La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 35.Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”6. 36.El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

5 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.11 a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la

comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 37.En vista de que el signo solicitado SMARTWOOL y la marca opositora SMARTFIT son denominativas, es pertinente hacer el análisis sobre este tipo de signos. 38.Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno

extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 39.Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o12 letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 40.En este orden de ideas , la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominati