TJCA - Proceso 22-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 022-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 136 literales a) y b) de la misma Decisión.

Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: ENJOY TRAVEL S.A.C.

Proceso interno Nº. 01459-2010-0-1801-JR-CA-05.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El 19 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa a los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 01459-2010-0-1801-JR-CA-05.

El auto de 10 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a

trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:2 Partes en el proceso interno.

Demandante: ENJOY TRAVEL S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI),

República del Perú

Tercero interesado: José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui

Hechos.

1. Mediante Resolución 006276-2000/OSD-INDECOPI de 23 de mayo de 2000 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI registró, a favor de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, la marca ENJOY PERÚ (denominativa) bajo certificado 21461 para distinguir servicios de información turística, agencias de viajes y demás, de la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). Posteriormente, José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui habría cedido el uso y disfrute de la marca ENJOY PERÚ a Enjoy Perú S.A. y a Enjoy Corporation S.A., empresas dedicadas a la asesoría en el sector turismo y actividades afines, y de las cuales es representante y socio mayoritario.

2. El 7 de marzo de 2003, Enjoy Travel S.A.C. solicitó su inscripción como compañía en el Registro de Personas Jurídicas de los Registro Públicos de Lima, la cual se produjo el 20 de marzo de 2003. El objeto social de dicha empresa está constituido por la venta de pasajes nacionales e internacionales, servicios de transporte y hospedaje, servicios de tours y guías, albergues y campings, entre otros.

3. El 18 de septiembre de 2007, José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. interpusieron denuncia en contra de Enjoy Travel S.A.C. por la presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena.

4. El 26 de septiembre de 2007, mediante Resolución 185-2007/CCD-INDECOPI, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI se inhibió de conocer la referida denuncia, remitiendo lo actuado a la Oficina de Signos

Distintivos del INDECOPI.

5. El 13 de febrero de 2009, mediante la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI dictada por la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI se declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta en contra de ENJOY TRAVEL S.A.C. por don José Ignacio Antonio Udaquila Olaciregui, prohibiéndole como consecuencia de ello el uso de la denominación ENJOY TRAVEL como marca, para distinguir servicios de agencia de viajes y

turismo, y como nombre comercial, para distinguir actividades relacionadas con la3 prestación de dichos servicios, sancionándola adicionalmente con una multa de 1 UIT.

6. El 26 de abril de 2009, Enjoy Travel S.A.C. presentó recurso de apelación contra la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI.

7. El 2 de diciembre de 2009, mediante Resolución 3245-2009/TPI-INDECOPI dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, se confirmó la Resolución 344-2009/CSD-INDECOPI.

8. El 3 de marzo de 2010, Enjoy Travel S.A.C. interpuso acción contenciosoadministrativa solicitando la nulidad de las Resoluciones 344-2009/CSDINDECOPI y 3245-2009/TPI-INDECOPI.

9. Mediante Sentencia dictada el 28 de noviembre de 2013, Resolución Doce, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado declaró infundada la demanda.

10. El 12 de diciembre de 2013, Enjoy Travel S.A.C. interpuso recurso de apelación.

11. El 8 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 02, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. ENJOY TRAVEL S.A.C. interpuso demanda en la que manifiesta que:

12. El 20 de marzo de 2003, se procedió a inscribir como compañía a Enjoy Travel S.A.C. en los Registros Públicos. Enjoy Travel S.A.C. estructuró su logotipo de manera diferente al de Enjoy Perú S.A., el cual fuera utilizado sin problemas hasta que el 18 de septiembre de 2007.

13. Enjoy Perú S.A. tendría un objeto social diferente al de Enjoy Travel S.A.C., por lo cual no existe identidad entre la marca ENJOY PERÚ y el nombre comercial ENJOY TRAVEL. Por tanto, no se dan los elementos constitutivos de la competencia desleal.

14. Existe una clara diferencia gramatical y fonética entre los nombres de ambas empresas, así como en el objeto social de las mismas, por lo que la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI habría errado al dilucidar el conflicto como un tema de marcas, debiendo por el contrario haberse dilucidado como un tema de competencia desleal por uso de nombre comercial. En ese sentido, indica que el conflicto no versa sobre infracción a la propiedad industrial por cuanto ambas empresas no son industriales, por lo que se está malinterpretando la ley de la materia.4

15. No se habría incurrido en actos de confusión, por cuanto no se ha obtenido un provecho a costa de esfuerzo ajeno, además cada una de las empresas cuenta con sus propios clientes.

16. El criterio aplicado por la Sala de Propiedad Intelectual, por el cual señala que el

término ENJOY puede inducir a error al consumidor, es errado, pues lo cierto es que su representada ha permanecido en el mercado por más de seis años sin que se hubiera dado una confusión a la fecha con sus clientes y/o con las autoridades estatales.

17. No se ha tenido en cuenta que el representante de Enjoy Perú S.A. solamente había solicitado que se abstenga de utilizar el término ENJOY, sin embargo, el INDECOPI prohibió a su representada el uso de la denominación ENJOY TRAVEL, por lo que se ha emitido un pronunciamiento extra petita.

18. Finalmente, no existe riesgo de confusión entre los nombres de ambas empresas, pues el público conoce el nombre comercial de las empresas en conflicto y más aún si no existe vinculación competitiva entre los servicios que distinguen ambos signos.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que:

19. No existe disposición normativa que discrimine la valoración de una sanción por infracción a los derechos de marca por el tipo de sector económico en que se desarrolle una actividad empresarial. Así, ni en la Decisión 486, ni en el D. Leg. 1075, se exonera a una empresa por el hecho de ser de carácter comercial y no industrial.

20. Los signos en cotejo son semejantes, al grado de generar riesgo de confusión. Al respecto, los argumentos de Enjoy Travel S.A.C. para sustentar que los signos en conflicto no serían confundibles son erróneos, toda vez que para efectos del análisis comparativo de marcas, no se puede realizar una disección arbitraria de

los signos, pues la ley establece que los signos deben ser apreciados de manera conjunta, tomando en cuenta la impresión general que dejan.

21. Confrontados los signos en debate, tenemos que desde el punto de vista conceptual, se advierte que dado que ambos signos presentan la palabra ENJOY en su conformación, suscitarán una idea idéntica en la mente de los consumidores, a saber: la palabra ENJOY. Precisa que la posibilidad de confusión entre los signos confrontados no se ve disminuida por la presencia de la denominación PERÚ, ni por el vocablo TRAVEL, toda vez que al apreciarse la palabra ENJOY en ambos signos el consumidor los asociará como originarios de un mismo empresario o grupo empresarial.

22. En ese sentido, aun cuando existen diferencias gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, el hecho que exista identidad conceptual entre éstos, semejanza e identidad entre los servicios que distinguen, así como la presencia5 de la palabra ENJOY en su conformación, determinan la imposibilidad de coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión.

23. Respecto del argumento de que se ha emitido un pronunciamiento extra petita, el Tribunal del INDECOPI se ha pronunciado única y congruentemente sobre los actos denunciados, emitiendo pronunciamiento de fondo en torno a la infracción a los derechos de propiedad industrial de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui, y un pronunciamiento inhibitorio respecto de los presuntos actos de competencia desleal. Por tanto, la resolución impugnada ha sido emitida en

estricta observancia del principio de congruencia. Contestación de la demanda por parte del tercero interesado.

24. En el expediente no obra ningún escrito presentado por JOSÉ IGNACIO ANTONIO UDAQUIOLA OLACIREGUI como contestación a la demanda.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

25. Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2013 se declaró infundada la demanda por considerar que dada la vinculación de los servicios que distinguen tanto la marca registrada ENJOY PERÚ como el nombre comercial ENJOY TRAVEL, así como la semejanza gráfica, fonética y conceptual existente entre los signos, se configura el supuesto de confusión indirecta, debido a que podría inducirse a los consumidores a creer que los servicios y actividades económicas que distingue el nombre comercial poseen el mismo origen empresarial que los servicios que distingue la marca registrada, o aun cuando puedan diferenciar tal origen como correspondiente a empresas diferentes, asumir que entre éstas existe algún tipo de vinculación. En consecuencia, no resulta posible la coexistencia pacífica de los signos confrontados, sin que se deje de afectar los derechos de propiedad industrial de José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregui respecto a su marca registrada ENJOY PERÚ.

Argumentos del recurso de apelación.

26. ENJOY TRAVEL S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda

y agregando los siguientes argumentos:

27. El juzgado, al emitir la sentencia, no ha tenido en cuenta que Enjoy Perú S.A. se encuentra fuera del mercado en la fecha por adeudar una suma de dinero exorbitante al Tesoro Público, ONP y EsSalud, conforme se puede apreciar del reporte que acompaño a la presente, la misma que fue corroborada mediante notificaciones realizadas por el 24ª Juzgado Contencioso Administrativo SubEspecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima a la dirección que señalara en el proceso administrativo que siguiera ante el INDECOPI y recogido por dicho juzgado en el considerando Sexto: “Acotación Final” de la Sentencia de 28 de noviembre de 2013, objeto de apelación.6

28. La Sentencia, no ha evaluado debidamente los medios probatorios anexos a los autos y solamente se ha limitado a señalar los mismos criterios asumidos por el INDECOPI en las resoluciones que son materia de controversia y la presente demanda, avalando así las decisiones arbitrarias por parte del INDECOPI.

Solicitud del Juez Consultante.

29. El Juez Consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

1. La determinación de los elementos relevantes del signo teniendo en cuenta la fortaleza de cada uno de ellos.

2. Cómo opera la prohibición establecida en el artículo 155 inciso d) cuando se trata de una marca registrada y un nombre comercial semejantes que distinguen servicios también semejantes.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

30. Que, los artículos 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

31. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

32. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 154 y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina1.

De oficio: 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina2.

1 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) 2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de7

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

2. La acción por infracción de derechos. Sus características.

3. Riesgo de confusión o asociación de signos (marca ENJOY PERÚ y nombre comercial ENJOY TRAVEL) en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos denominativos con parte denominativa compuesta.

4. Signos en idioma extranjero. Signos descriptivos. (TRAVEL/ENJOY).

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO

CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE

DERECHO.

33. En el caso de autos, la sociedad demandante ENJOY TRAVEL S.A.C. ha inscrito su compañía la que usará como signo distintivo el nombre comercial ENJOY TRAVEL S.A.C. mientras que José Ignacio Antonio Udaquiola Olaciregue, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. presentaron demanda por tener inscrita la marca ENJOY

PERÚ (denominativa).

34. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la

marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;8 De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros

registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de9 especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir

un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP2008)”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL

RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN

DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow).

35. El Juez Consultante, para determinar el riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca ENJOY PERÚ (denominativo) y el nombre comercial supuestamente infractor ENJOY TRAVEL S.A.C. teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite.

2. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. SUS

CARACTERÍSTICAS.

36. En el caso de autos, José Ignacio Udaquiola Olaciregui, Enjoy Perú S.A. y Enjoy Corporation S.A. interpusieron denuncia en contra de Enjoy Travel S.A.C. por la

presunta comisión de actos de competencia desleal, sin embargo, se la resuelve como un caso de infracción de derechos, por este motivo el Tribunal interpretará el presente tema.

37. Debido a que la demanda es de infracción de derechos de propiedad industrial por utilización de un nombre comercial similar a una marca registrada, el Tribunal estima conveniente abordar el presente tema.

38. Se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia:10 “La acción de infracción de derechos. Sus características (…).

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es

necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.11 - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo

1. También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció

ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la12 vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias

que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008).

7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del con