TJCA - Proceso 222-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 222-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del Juez consultante de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 165, 166 y 167. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador. Demandante: BATA BRANDS

S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE

LAUSANNE. Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI, DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR. Marca: “BATA” (mixta).

Expediente Interno: 17811-2013-5574.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 4702 S-TDCA-No.1, de 28 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el día 31 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-5574. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG,

SUCCURSALE DE LAUSANNE

2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Demandante: BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG,

SUCCURSALE DE LAUSANNE

Demandado: INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL, IEPI, DE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR.

Tercero interesado: PLÁSTICOS SORIA C. LTDA.2

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los

siguientes:

1. El 15 de noviembre de 1960 Gerardo Soria Zurita solicitó el registro de la marca BATA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 22 de junio de 1961 se concedió el registro de la marca BATA (mixta), bajo el título 249-61 para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor Gerardo Soria Zurita.

3. El 9 de marzo de 1981 dicha marca fue transferida a favor de PLÁSTICOS SORIA

C. LTDA, bajo el título 5-81 la cual se encuentra vigente hasta el 22 de junio de 2016 de acuerdo con el título 4288-IEPI del 6 de septiembre de 2007.

4. El 17 de abril de 1984 BATA LIMITED interpuso acción de cancelación por falta de

uso ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, en contra de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA.

5. El 13 de febrero de 1985 el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la acción de cancelación solicitada por BATA LIMITED.

6. El 29 de mayo de 2003 la sociedad BATA LIMITED, inició ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acción de cancelación por notoriedad y adicionalmente por falta de uso en contra del mencionado registro 249-61.

7. El 25 de noviembre de 2003 PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. presentó contestación a la acción de cancelación.

8. El 2 de abril de 2004 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió resolución dentro del trámite 03-514 AC mediante la cual resolvió rechazar la acción de cancelación por notoriedad presentada en contra del registro de la marca BATA (mixta).

9. El 3 de mayo de 2004, BATA LIMITED presentó recurso de reposición en contra de la resolución s/n de 12 de abril de 2004.

10. El 21 de septiembre de 2004 la sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA. presentó contestación al recurso de reposición presentado por BATA LIMITED.

11. El 20 de diciembre de 2007 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales emitió resolución dentro del trámite 03-514 AC en la cual se resolvió rechazar el recurso de reposición y confirmar la resolución de 2 de abril de

2004 emitida por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

12. El 28 de abril de 2008, la sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, (sociedad cesionaria de los derechos litigiosos de BATA LIMITED) presentó ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 con sede en Quito, recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo en contra de la resolución s/n emitida por la Primera Sala de Propiedad3

Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de 20 de diciembre de 2007 dentro del trámite 03-514 AC.

13. El 20 de octubre de 2008 la sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., contestó la demanda contenciosa administrativa.

14. El 23 de octubre de 2008 el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contestó la demanda contenciosa administrativa.

15. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contestó la demanda contenciosa administrativa.

16. Mediante providencia de 30 de septiembre de 2014 el Tribunal Distrital de lo

Contencioso Administrativo No. 1, decidió suspender el proceso; y en consecuencia, solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

17. La sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes

argumentos:

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

17. La sociedad BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “La resolución por un lado indica en su considerando cuarto que la legislación que hay que aplicar es la vigente a la época de solicitud de la marca pirata, es decir al 15 de noviembre de 1960 y reconoce que a esa época no existía en Ecuador legislación comunitaria ni el país se había adherido al Convenio de París, sin embargo la misma resolución termina finalmente aplicando el art. 6bis del Convenio de París”. - Afirma que: “El Comité no supo en su resolución qué normas aplicar y además se olvidó de principios generales del derecho, como si la Propiedad Industrial fuese una rama aislada y autosuficiente, que se vale y basta por sí misma, cuando en realidad el derecho es uno solo, que se complementa e integra”. - Argumenta que: “lo que debió haber hecho el Comité a falta de ley que regule la notoriedad a 1960 era determinar si existían normas aplicables a casos análogos

(que de hecho a esa época no existían) y no habiéndolas, debió acudir a los que eran principios de derecho universal a noviembre de 1960”. - Alega que “para el mes de noviembre de 1960 en que se solicita el registro pirata de BATA (mixta) en Ecuador, existían ya 49 países que eran miembros del convenio de

París gran mayoría de ellos formaban parte de las economías más importantes a esa época, e inclusive, dentro de ellos se encuentran varios países de América, tales como Brasil, Cuba, México y República Dominicana, países que adoptaron el Convenio en 1884, 1904, 1902 y 1890 respectivamente”. - Precisa que “solo en la década de los años 60 en que Plásticos Soria obtuvo el registro fraudulento de la marca, 24 nuevos países se adhirieron al Convenio de París, y hoy en día, todos los países de Sudamérica forman parte de dicho Convenio, para llegar a un total de 172 estados contratantes a nivel mundial”. - Afirma que “a noviembre de 1960, no sólo que existía el Convenio de París con sus esfuerzos por crear un marco mínimo de protección a la Propiedad Industrial, cuyas4 disposiciones sobre notoriedad de marcas ya han sido comentadas y citadas en párrafos anteriores, sino que varios países del mundo protegían a las marcas notorias”. - Manifiesta que: “el registro no autorizado de una marca notoria internacional por parte de un tercero, es un verdadero acto de piratería que contraviene los principios generales del derecho de la buena fe, las buenas costumbres, el enriquecimiento lícito y el respeto al derecho de terceros, de ahí que se convierte en un acto lícito”. - Comenta que: “los principios generales del derecho han sido suficientes en varios países del mundo y lo deben ser también en Ecuador, para otorgar una protección

especial a la marca notoria, no registrada localmente (…) aún más, la figura de la notoriedad era también ya parte de los principios de derecho universal para 1960, ya que el tema se había discutido extensamente a nivel internacional, al punto de que en la revisión de la Haya del Convenio de París en 1925 ya se incluyó el art. 6bis sobre la protección a la notoriedad y para el año 1960 ya se habían adherido a dicho convenio 49 países”. - Alega que: “en el considerando cuarto de la resolución administrativa que impugno, indica “si hubiéramos tenido que aplicarlo” refiriéndose al art. 6bis del Convenio de París (vigente en Ecuador recién desde 1999) como si se tratara de un supuesto, pero finalmente lo termina aplicando e indica que como supuestamente no se ha demostrado la notoriedad de la marca en Ecuador en 1960, la acción de cancelación no procede”. - Considera que: “se debía aplicar las normas vigentes en Ecuador a la época en que se inició el proceso de acción de cancelación, dichas normas tutelan la notoriedad adquirida de una marca ya sea en Ecuador, en el comercio subregional o inclusive la notoriedad únicamente alcanzada en el exterior, así sea la marca desconocida en el país”. - Alega que: “el art. 6bis del Convenio de París y el art. 16 de los ADPIC si bien son normas relevantes como un marco general y mínimo de protección a las marcas notorias, sin aún más limitados en el campo de protección, ya que establecen la

necesidad de que la marca sea notoriamente conocida en el país que se reclama la protección, notoriedad por cierto que puede existir por la mera publicidad de la marca que traspasa fronteras, sin necesidad de uso”. - Afirma que: “las pruebas que se aportaron en la instancia administrativa, (…) demuestran de manera fehaciente, sin que quepa lugar a duda, que la marca BATA (mixta) era notoriamente conocida en un importante número de países del mundo para 1960 y entre ellos, el conocimiento de la marca se había extendido al Ecuador, no de otra manera se explica que un ecuatoriano, el Sr. Gerardo Soria Zurita haya solicitado el registro de la marca el 13 de noviembre de 1960, inclusive con tipografía idéntica al de la marca internacional”. - Alega que: “no se ha valorado la mala fe del Sr. Gerardo Soria Zurita en solicitar un registro pirata de marca en 1960 (…) la acción en contra de registro ilícito de la marca BATA (mixta) es una acción de cancelación por notoriedad y no una acción de nulidad, la mala fe es un elemento importante para la valoración del caso, por lo que solicito expresamente al Tribunal que se pronuncie sobre la mala fe que existió al registrarse la marca notoria que pertenecía a un tercero, y valore las consecuencias de esa mala fe para efectos de la resolución de esta causa”.5 - Afirma que: “es pues demasiado evidente en Ecuador que el registro de Plásticos Soria C. Ltda. es un plagio, una copia que no sólo consiste en la denominación de la marca BATA (que es el apellido del fundador de la empresa el Sr. Thomas Bata), sino inclusive el tipo de letra exacto de la marca”. - Argumenta que: “la marca BATA (mixta) era notoria e inclusive renombrada para

marca BATA (que es el apellido del fundador de la empresa el Sr. Thomas Bata), sino inclusive el tipo de letra exacto de la marca”. - Argumenta que: “la marca BATA (mixta) era notoria e inclusive renombrada para 1960 en varios países del mundo, la misma también se conocía en el Ecuador y continúa siendo hoy en día una marca notoria (…) siendo la marca BATA (mixta) probablemente la más conocida de calzado en el mundo para 1960”. - Alega que “entre las pruebas que desestimó el Comité, se encuentran títulos de registro de la marca BATA (mixta) de BATA BRANDS en más de cincuenta países alrededor del mundo anteriores a 1960, los cuales en su mayoría se encuentran vigentes”. - Afirma que “el Comité no consideró los tres libros que se adjuntaron oportunamente al proceso, en los cuales se puede apreciar claramente que la marca de mi representada era una marca notoriamente conocida desde mucho antes de que a plásticos Soria se le ocurriera solicitar el registro de una marca idéntica en el Ecuador”. - Manifiesta que: “se puede apreciar que la marca BATA (mixta) cumple con todos los factores para ser considerada notoria, ya que en estos libros antes mencionados se reflejan altas cifras de venta, el grado de distintividad y el valor contable de la marca, así como sus volúmenes de exportación y su incidencia en el comercio internacional, todo lo cual no fue evaluado por el Comité”. - Concluye que: “si la marca BATA (mixta) no era una marca notoria a nivel mundial,

inclusive en varios países de la Comunidad Andina para 1960 ¿cómo se explica entonces que el señor Gerardo Soria Zurita haya tenido conocimiento de la misma para haberla registrado a su nombre y más aún con tipo de letra idéntico al usado por la marca legítima?”. - Manifiesta que: “BATA SHOE ORGANIZATION es propietaria de más de 6.3000 tiendas en todo el mundo, en las que compran alrededor de 1000.000 de personas diariamente. Sus actividades se desarrollaran en más de 60 países, en todos los continentes y mantiene a más de 100.000 vendedores independientes y franquicias”. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

18. La sociedad PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “la parte actora en la pretensión de su demanda busca que la Sala del Tribunal revoque una resolución, de manera que no solicita que sea declarada ilegal ni nula, pero además yerra al individualizar el acto, (…) por lo que no determinó la resolución de qué órgano administrativo es la que persigue sea “revocada” haciendo improcedente la pretensión”. - Señala que: “más allá de la facultad o no de este Tribunal de “revocar” una resolución administrativa, dos puntos de la pretensión de la demanda no corresponden al objeto de este juicio, pues lo que en estricto sentido ha impugnado la parte actora es la resolución del Comité al resolver el recurso de reposición dentro

de la Acción de Cancelación No. 03-514 AC y no corresponde en este proceso declarar que las marcas notorias tenían protección en la República del Ecuador en6 1960 o antes, y mucho menos entrar a analizar la legitimidad o legalidad lata del registro actualmente de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA.”. - Argumenta que: “no se trata en este caso de una acción de nulidad de registro, como para indagar si en éste hubo o no mala fe, que en este caso es un elemento de distracción que pretende incorporar la parte actora, es pues, un asunto ajeno al procedimiento administrativo antecedente de esta causa.” - Considera que: “la acción de cancelación interpuesta en el año 2003 por BATA LIMITED invocó, unificadamente en un solo procedimiento, dos de los tres motivos que el régimen jurídico vigente contempla para que se cancele un registro de marca, es decir, se pretendía la cancelación del registro de la marca BATA (mixta) por falta de uso, por una parte y por otra, por supuestamente haber existido una marca idéntica notoriamente conocida ya en la época en que se solicitó el registro en Ecuador, en noviembre de 1960”. - Alega que: “lo relativo a la prueba de uso de la marca no fue impugnado el recurso de reposición y tampoco es mencionado entre los argumentos de la demanda Contencioso – Administrativa, por lo que no existe controversia al respecto y en esa parte la resolución deberá mantenerse”. - Afirma que existe “improcedencia de la cancelación fundamentada en la notoriedad porque existe Cosa Juzgada; la misma causa, entre las mismas partes y con los

mismos fundamentos ya fue resuelta anteriormente”. - Comenta que: “en virtud del principio jurídico universal, no puede intentarse dos veces una misma acción que involucre a las mismas partes. Ese es uno de los efectos de lo que jurídicamente conocemos como “cosa juzgada” y que en este caso impide que se vuelva a decidir sobre una acción de cancelación que ya fue instaurada por BATA LIMITED y resuelta en su oportunidad por el órgano administrativo competente”. - Afirma que: “no puede perseguirse o repetirse un mismo proceso cuando hay identidad subjetiva y objetiva; la identidad subjetiva está dada por la presencia de las mismas partes involucradas en la controversia –en este caso BATA LIMITED como actora, y PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., e incluso se extiende a los sucesores de los derechos de las partes-; la identidad objetiva, por su parte, es que se demande la misma cosa y con la misma causa o razón, que en este caso se produce porque en ambas acciones se perseguía la cancelación del registro de marca y se fundó en la misma razón relativa a la notoriedad de la marca BATA (mixta) que BATA LIMITED aducía ya tenía esa calidad de notoriamente conocida cuando se solicitó el registro ecuatoriano en 1960”. - Alega que: “debido a que en el año 1984 se presentó una acción de cancelación por parte de BATA LIMITED (no se demandó la nulidad del registro ni se interpuso un recurso administrativo, sino que se presentó, se tramitó y se resolvió una acción de cancelación), conforme consta del propio expediente, no es jurídicamente posible que vuelva a someterse a resolución el mismo caso”. - Afirma que existe: “improcedencia de la cancelación porque la acción había prescrito y las normas no tienen vigencia retroactiva (…) puesto que la Autoridad ya consideró

que vuelva a someterse a resolución el mismo caso”. - Afirma que existe: “improcedencia de la cancelación porque la acción había prescrito y las normas no tienen vigencia retroactiva (…) puesto que la Autoridad ya consideró que la acción había prescrito, pues no existiendo una norma específica que diga algo diferente –en esa época en nuestra Ley de Marcas de Fábrica y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagenadebía observarse lo previsto en el Código Civil en el sentido de que las acciones ordinarias prescriben en diez años”.7 - Argumenta que: “la marca BATA (mixta) era notoria e inclusive renombrada para 1960 en varios países del mundo, la misma también se conocía en el Ecuador y continúa siendo hoy en día una marca notoria (…) siendo la marca BATA probablemente la más conocida de calzado en el mundo para 1960”. - Alega que “un derecho legítimamente adquirido no puede quedar sometido a la incertidumbre de su extinción por la modificación de las normas que puedan incluirse en el futuro; a ello se refiere la irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica, a la que hemos aludido. Resulta coherente y aceptable que si la autoridad administrativa no hubiera respetado la protección que realmente tenía una marca, y dio paso a un registro idéntico, este pueda extinguirse; pero en este caso ocurre que en el año 1961 la marca de BATA LIMITED no gozaba de protección especial en Ecuador”. - Afirma que “en el caso de cancelación interpuesta por BATA LIMITED, ésta se

interpuso cuarenta y dos años después de otorgado el registro, y además una acción de cancelación anterior –igualmente fundada en la notoriedadse interpuso en 1985 resolución que, insistimos, no fue objeto de ningún recurso y por ello adquirió firmeza; y todavía más, debemos resaltar que en su momento la autoridad administrativa ya declaró que la acción de cancelación se encontraba prescrita”.

19. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI- , al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: - Niega, pura, simple y llanamente de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada. - Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. - Alega improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones. - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Afirma que existe legalidad y total validez de la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente.

20. El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI , al momento de contestar la demanda, expuso por su parte, los siguientes argumentos: - Negativa, pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la

demanda planteada. - Alega expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. - Alega improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones. - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Afirma que había que analizar si la marca BATA (mixta) de la actora era notoria al momento de solicitarse el registro de la marca BATA (mixta) de propiedad de8 PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., considerando que en el año 1960 no existía legislación comunitaria y regía en el territorio ecuatoriano la Ley de Marcas, en la cual no se contemplaba la figura de la marca notoria y el Ecuador no se había adherido al Convenio de París. - Mantiene que la compañía actora no probó la notoriedad del signo BATA (mixta) al 15 de noviembre de 1960, sumado al hecho de que la marca BATA (mixta) de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., es la que se ha venido usando en territorio ecuatoriano. - Señala que: “no existe cosa juzgada, por falta de identidad objetiva, al haber variado la regulación del derecho que sirve de fundamento”. - Argumenta que: “en cuanto a la prescripción, si bien la Decisión 486 no tiene una expresa referencia a esta materia, en relación a la acción de cancelación, el espíritu de esta institución está orientada hacia la imprescriptibilidad de la misma”.

• Considera que: “sobre los derechos adquiridos, el Comité estima que no se contradice esta doctrina con la posibilidad de que los mismos en cuanto a su goce y por tanto a su extinción o cancelación sean normados por una ley diferente a la de su concesión”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, de la República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 224, 225, 226, 228, 229, 230, 234 y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará1 únicamente el artículo 235, no el resto por no ser aplicables al caso. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del

1 Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.9 Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 2 los artículos 165, 166 y 167 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Primacía de la norma comunitaria y su aplicación en el tiempo.

B. La acción de cancelación por falta de uso bajo el marco de la Decisión 486.

C. La acción de cancelación por identidad o similitud con una marca que hubiere sido notoriamente conocida. La prueba de la notoriedad.

A. PRIMACÍA DE LA NORMA COMUNITARIA Y SU APLICACIÓN EN EL TIEMPO.

21. Dentro del proceso interno se discute que el Comité de Propiedad Intelectual, no supo que norma aplicar para resolver la acción de cancelación por notoriedad y falta de uso presentada por BATA BRANDS S.A.R.L., LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE LAUSANNE (sucesores de BATA LIMITED) y que a falta de disposición legal debió aplicarse el Convenio de Paris, por lo que este Tribunal se pronunciará respecto a este asunto.

22. Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre

la materia, se exhorta al Tribunal Contencioso Administrativo No. 1 de la República del Ecuador, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 78-IP-2006, de 5 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº. 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitida para la causa interna Nº. 2002-00270, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

2 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular,

el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta.

2 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las

cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.10

23. De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial

válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…).

24. Si bien el marca BATA (mixta) fue solicitada el 15 de noviembre de 1960, y concedida el 22 de junio de 1961, la acción de cancelación por notoriedad y falta de uso fue planteada el 29 de mayo de 2003 por la sociedad BATA LIMITED, es decir, bajo la vigencia de la Decisión 486, por lo que esta norma es la que debe ser aplicada para resolver el caso en controversia.

B. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO BAJO EL MARCO DE LA

DECISIÓN 486.

25. De los hechos relatados dentro del proceso se desprende que el 17 de abril de 1984

BATA LIMITED interpuso acción de cancelación por falta de uso, en contra de la marca BATA (mixta) de propiedad de PLÁSTICOS SORIA C. LTDA., la cual fue rechazada mediante Resolución de 13 de febrero de 1985.

26. Posteriorme