TJCA - Proceso 224-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 224-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135 literales b), e) y f) de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: GUY EDITORES E.I.R.L. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú. Marca: “GACETA NOTARIAL” y logotipo (mixta).

Expediente Interno: 01936-2011-0-1801-JR-CA-07.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 1936-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 5 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud

de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01936-2011-0-1801-JRCA-07. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: GUY EDITORES E.I.R.L.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA2

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero interesado: GACETA JURÍDICA S.A.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 3 de marzo de 2009, la sociedad GACETA JURÍDICA S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), para distinguir productos de imprenta en soporte de papel en forma de revista comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El extracto de la solicitud fue publicado en el diario oficial “El Peruano”.

3. El 23 de junio de 2010, GUY EDITORES E.I.R.L. interpuso oposición contra la solicitud de registro de la marca GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta) argumentando que el signo solicitado es genérico respecto de los productos

que ampara, sumado al hecho de que dicha editorial imprime desde el año 2007 la revista jurídica Gaceta Notarial, por lo que obra de mala fe.

4. Mediante Resolución 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada por la sociedad GUY EDITORES E.I.R.L.; y, ordenó inscribir en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de GACETA JURÍDICA S.A., la marca de producto constituida por la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta).

5. El 14 de abril de 2010, GUY EDITORES E.I.R.L., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 0700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010.

6. Mediante Resolución 0378-2011/TPI-INDECOPI de 18 de febrero de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 0700-2010/CSDINDECOPI de 17 de marzo de 2010, que otorgó el registro de la marca GACETA NOTARIAL y logotipo, solicitado por GACETA JURÍDICA S.A.

7. El 7 de abril de 2011, la sociedad GUY EDITORES E.I.R.L., presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de las Resoluciones 0378-2011/TPIINDECOPI de 18 de febrero de 2011; y, 700-2010/CSD-INDECOPI de 17 de marzo de 2010.3

8. El 24 de agosto de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, contestó la demanda contenciosa administrativa.

9. La sociedad GACETA JURÍDICA S.A. contestó la demanda contenciosa administrativa, en calidad de tercero interesado.

10. El 29 de mayo de 2013, mediante Sentencia, Resolución Número Once, el Séptimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por GUY EDITORES E.I.R.L.

11. El 12 de junio de 2013, GUY EDITORES E.I.R.L. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 29 de mayo de 2013.

12. Mediante providencia de 2 de junio de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - ¿Cuáles son algunos de los indicios razonables que permiten inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal? - Criterios para determinar la existencia de una denominación genérica. a.Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 13.La sociedad GUY EDITORES E.I.R.L., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “la revista GACETA NOTARIAL, fue creada como una iniciativa privada pero con el auspicio inicial en los dos primeros números, de la Junta

expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “la revista GACETA NOTARIAL, fue creada como una iniciativa privada pero con el auspicio inicial en los dos primeros números, de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, para que ésta se pueda concretizar y posteriormente sean los notarios a nivel nacional quienes con una publicidad simbólica financien la revista”. - Afirma que: “al pretender registrarse una revista con el mismo nombre y el mismo propósito por una entidad diferente a mi representada, contraviene las disposiciones legales sobre el uso de marcas y distintivos de propiedad industrial además de un abuso del derecho y competencia desleal”. - Argumenta que: “la empresa Gaceta Jurídica tratando de monopolizar el mercado está inscribiendo una serie de nombres en Indecopi como Gaceta Penal, Gaceta Laboral, etc., con la finalidad de monopolizar el mercado e impedir la aparición de otras empresas lo cual contraviene a la ley pues nuestro sistema democrático se rige por el libre mercado”. - Alega que las resoluciones impugnadas adolecen de vicios que afectan su validez y eficacia.4 - Precisa que las resoluciones impugnadas “incurren en error al determinar que el nombre de Gaceta Notarial, constituye un nombre genérico de los productos que pretende distinguir, en tanto designa a una publicación periódica que informa actividades del rubro, que acompañada de otros elementos figurativos y denominativos, tales como la letra G incluida en una figura cuadrangular”. - Manifiesta que: “el carácter genérico de un signo como causal de

irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no constituye solo un signo sino que existe una relación directa entre el signo y el producto que influyen en la mente del consumidor”. - Comenta que: “El registro de marca tiene como función esencial distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrezcan en el mercado. Ese carácter distintivo permite al empresario individualizar sus productos y permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio a adquirir, sin verse expuesto a confusión o engaño”. - Considera que: “ambas marcas corresponden a la Clase 16 de la Clasificación Internacional, ambas revistas están dirigidas al derecho notarial, de lo cual se colige que poseemos mercados iguales, de lo que se determina que existiría una competencia desleal directa e intencional”. - Alega que: “no se ha tomado en consideración que la utilización de la marca “Gaceta Notarial” por la empresa Gaceta Jurídica, estaría ocasionando una confusión dentro del mercado nacional, donde desde hace más de dos años viene circulando en forma periódica y trimestral nuestra revista con dicho nombre, lo cual, no solo, perjudicaría nuestra posición en el mercado y nuestra imagen empresarial que por años hemos logrado”. - Afirma que: “al haberse declarado infundada nuestra oposición y permitir el registro solicitado por Gaceta Jurídica S.A., confirmado por la resolución del Tribunal de INDECOPI se contraviene las disposiciones legales sobre el uso de marcas y distintivos de propiedad industrial además de un abuso del derecho y competencia desleal contenido en el artículo 137 de la Decisión 486”. - Concluye que: “GACETA NOTARIAL para distinguir la publicación de una

de marcas y distintivos de propiedad industrial además de un abuso del derecho y competencia desleal contenido en el artículo 137 de la Decisión 486”. - Concluye que: “GACETA NOTARIAL para distinguir la publicación de una revista, no es registrable como marca, por cuanto apreciado en su conjunto no resulta distintivo, en la medida que está conformado por un término extremadamente igual gráfica y fonéticamente a la denominación utilizada por nuestra empresa GACETA NOTARIAL, no aportando ninguna distintividad que se requiere para acceder al registro y constituirse en un signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el mercado”.5 b.Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 14.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “las denominaciones genéricas deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado pues de otorgarse su registro y, por tanto, su uso exclusivo en favor de una persona, se impediría a los competidores utilizar esa denominación para referirse a los productos o servicios que fabrican, comercializa o prestan, según sea el caso, lo cual constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado”. - Señala que: “la prohibición alcanza a los signos que exclusivamente se encuentren conformados por el nombre genérico del producto o servicio de que se trate. Contrario sensu, si el signo no está exclusivamente constituido por un nombre genérico, su registro será posible”. - Argumenta que: “el Tribunal del INDECOPI ha reconocido que la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), que forma parte del

constituido por un nombre genérico, su registro será posible”. - Argumenta que: “el Tribunal del INDECOPI ha reconocido que la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), que forma parte del signo solicitado a registro, constituye una denominación genérica en tanto una publicación periódica relacionada con temas vinculados a la función notarial; y, en tanto el signo solicitado pretende distinguir publicaciones, se establece que la citada denominación designa una de las especies de tales publicaciones, resultando por ello irreivindicable a favor de una persona.”. - Comenta que: “apreciado dicho signo en su conjunto, considerando los elementos denominativos y gráficos que posee se advierte que sí puede ser asociado por el público consumidor con un origen empresarial determinado, gozando de la distintividad necesaria y suficiente para actuar en el mercado”. - Alega que: “el Tribunal del INDECOPI actuó correctamente al considerar que el signo solicitado es distintivo y permitir su registro, aunque por supuesto, sin dejar de reconocer el carácter irreivindicable de la denominación objeto de cuestionamiento”. - Precisa que es falsa la afirmación que la demandante realiza al afirmar que: “llega a afirmar que en la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI se ha afirmado que no ha presentado prueba alguna que determine lo antes expuesto, evidenciado una “mala valoración de las pruebas obrantes en autos”. - Afirma que: “al revisar la resolución impugnada, el Tribunal del INDECOPI reconoció expresamente que de las pruebas presentadas resultaba

evidente que a la fecha de solicitud del registro del signo GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta), Gaceta Jurídica conocía que el producto6 GACETA NOTARIAL era editado y publicado por GUY EDITORES E.I.R.L. y que el mismo estaba siendo comercializado en el Perú”. - Concluye que: “el Tribunal del INDECOPI ha sido más que claro en señalar que el registro del signo solicitado por Gaceta Jurídica S.A. de ninguna manera le da derecho a oponerse a que terceros utilicen la expresión GACETA NOTARIAL como parte de sus signos distintivos. Bajo ese contexto, no podemos hablar de un acto de competencia desleal”. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 15.La sociedad GACETA JURÍDICA S.A., en su contestación a la demanda en calidad de tercero interesado expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “nuestra empresa goza de un reconocido prestigio en el mercado de productos y servicios jurídicos a nivel nacional, y que desde hace más de 17 años se dedica a la producción y difusión de información profesional a través de la edición y comercialización de libros, revistas especializadas, informativos y productos editoriales en general, en soporte físico y digital, así como también en forma virtual”. - Señala que: “para efectos de la consolidación y reconocimiento de nuestros productos y servicios en el mercado, nuestra empresa ha registrado ante el INDECOPI diversos signos distintivos que identifican, individualizan y otorgan distintividad a dichos productos y servicios diferenciándolos de otros que circulan y se ofrecen en el mercado”. - Enuncia que: “el hecho de que la demandante argumenta que publica una revista denominada Gaceta Notarial y logotipo (mixta) no es fundamento

otorgan distintividad a dichos productos y servicios diferenciándolos de otros que circulan y se ofrecen en el mercado”. - Enuncia que: “el hecho de que la demandante argumenta que publica una revista denominada Gaceta Notarial y logotipo (mixta) no es fundamento válido ni suficiente para que se impida el registro de la marca en cuestión, pues, como se sabe, el derecho de exclusiva sobre una marca se obtiene recién a partir de su registro”. - Comenta que: “apreciado dicho signo en su conjunto, considerando los elementos denominativos y gráficos que posee se advierte que sí puede ser asociado por el público consumidor con un origen empresarial determinado, gozando de la distintividad necesaria y suficiente para actuar en el mercado”. - Alega que: “si un actor del mercado tiene productos o servicios que difunde con determinadas denominaciones sin que éstas estén inscritas como marcas, entonces no gozan de ninguna protección jurídica. El simple uso de la denominación “Gaceta Notarial” por la demandante no constituye argumento válido para alegar titularidad marcaria sobre la misma ni para impugnar el registro otorgado a nuestra empresa”. - Precisa que: “dentro del Derecho de Marcas peruano únicamente los signos que gozan de protección jurídica son aquellos que han sido7 debidamente registrados como marcas ante el INDECOPI; pues en nuestra legislación el registro de un signo como marca es constitutivo de derechos. En ese sentido, el registro de una marca confiere a su titular el derecho a usarla en forma exclusiva”. - Afirma que: “si la demandante estaba interesada en comercializar una de

sus publicaciones con la denominación “Gaceta Notarial” y protegerla, hubiera realizado el trámite de inscripción de la misma como marca ante el INDECOP, a fin de identificar e individualizar en el mercado dicho producto con la referida denominación y obtener protección legal. Como se puede apreciar, dicha empresa no cumplió con realizar ese trámite sino que optó por utilizar libremente la denominación en cuestión”. - Concluye que: “el hecho de que la demandante haya venido utilizando la denominación “Gaceta Notarial” desde el año 2007 para nombrar a su publicación, dicho uso no se encuentra sustentado en ningún derecho de marcas, pues como ya lo hemos señalado dicha empresa en ningún momento solicitó el registro de la referida denominación”. d. Sentencia de Primera Instancia. - El Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “si bien el signo presentado por Gaceta Jurídica S.A. fue inscrito en el mencionado registro, en las resoluciones impugnadas la entidad demandada ha señalado que ello no implica que la denominación GACETA NOTARIAL sea reivindicable, pues tal denominación resulta ser la descripción del producto que pretende distinguir, el cual pertenece a la Clase 16 de la Clasificación Internacional, pues allí se ubica el producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista. Por lo tanto, si la empresa codemandada sólo hubiera intentado inscribir en el Registro de Marcas la denominación Gaceta Notarial, ésta hubiera sido rechazada por infringir los literales f) y g) del artículo 135 de la Decisión 486. (…) Es decir, que la palabra GACETA tiene el mismo significado de la palabra REVISTA; en consecuencia, GACETA NOTARIAL hace referencia expresa a la publicación de una revista sobre

artículo 135 de la Decisión 486. (…) Es decir, que la palabra GACETA tiene el mismo significado de la palabra REVISTA; en consecuencia, GACETA NOTARIAL hace referencia expresa a la publicación de una revista sobre temas de derecho notarial, por lo tanto dicha denominación describe la Clase 16 de la Clasificación Internacional. (…) La denominación GACETA NOTARIAL no es reivindicable, careciendo de valor los fundamentos expuestos por la empresa demandante en la oposición formulada ante INDECOPI y en su escrito de demanda”. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 16.GUY EDITORES E.I.R.L. , dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que: erróneamente el A-quo incurre en error al determinar que el nombre de Gaceta Notarial, constituye un nombre genérico de los productos que pretende distinguir, en tanto designa a una publicación periódica que informa actividades del gremio, que acompañada de otros8 elementos figurativos y denominativos, que le otorgan suficiente distintividad y la diferencia de manera suficiente de cualquier otro signo existente, contradiciendo el principio mediante el cual se determina que “el registro de marca tiene como función esencial el distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrezcan en el mercado”. - Alega que: “el carácter distintivo permite al empresario individualizar sus productos y permite al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio a adquirir, sin verse expuesto a confusión o

engaño”. - Señala que: “El A-quo, al momento de sentenciar no ha tomado en consideración que la utilización de la marca Gaceta Notarial y logotipo (mixta) por la empresa Gaceta Jurídica, estaría ocasionando una confusión dentro del mercado nacional, donde desde hace más de dos años viene circulando en forma periódica y trimestral”. - Alega que: “tampoco ha considerado que la denominación GACETA NOTARIAL y logotipo (mixta) para distinguir la publicación de una revista, no es registrable como marca, por cuanto apreciado en su conjunto no resulta distintivo, en la medida que está conformado por un término extremadamente igual gráfica y fonéticamente a la denominación utilizada por nuestra empresa GACETA NOTARIAL, no aportando ninguna distintividad que se requiere para acceder el registro y constituirse en un signo capaz de identificar los productos que pretende distinguir en el mercado”. - Precisa que: “el carácter genérico de un signo como causal de irregistrabilidad debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios a distinguir y no de manera abstracta, ya que la marca no constituye solo un signo sino que existe una relación directa entre el signo y un producto que influyen en la mente del consumidor, hecho que no ha sido considerado por el juez A-quo, al determinar que el simple hecho de que la palabra Gaceta Notarial esté acompañada de la frase “Una publicación de Gaceta Jurídica”, es necesaria para su distinción en el mercado”. - Afirma que: “tampoco se ha considerado, el A-quo que, al efectuar el

examen comparativo de nuestro signo Gaceta Notarial y logotipo (mixta) con el de Gaceta Jurídica, no se ha considerado que ambos son iguales y que las características de ambos servicios son semejantes estableciéndose una similitud que puede producir confusión entre el público ya que el signo solicitado es idéntico fonéticamente con nuestra denominación, en grado de causar confusión en los usuarios, pues los productos a distinguir son exactamente iguales, es decir, ambos son producto de imprenta en soporte de papel en forma de revista, con la diferencia que nosotros existimos y editamos hace 2 años y ellos pretenden recién hacerlo”.9 - Concluye que: “ambas marcas corresponden al producto de revista de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo sus rubros completamente iguales, por ambas revistas están dirigidas al derecho notarial, de lo cual se colige que poseemos mercados iguales, de lo que se determina que existiría una competencia desleal directa e intencional”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 137 1 por ser pertinente.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 2 el artículo 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 17.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

135 literales b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 17.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo por falta de distintividad.

B. La marca mixta.

C. Palabras genéricas y descriptivas como parte de un signo mixto.

D. Indicios razonables que permiten inferir que un registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. 18.Afirma GUY EDITORES IERL que el signo solicitado GACETA NOTARIAL y logotipo (mixto) carece de distintividad, por lo cual se analizará la figura de la irregistrabilidad por falta de distintividad. 19.Las características de los dos requisitos previstos para las marcas y que se

aplican, son:

1 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…) 2 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad,

el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;10 20.La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo que le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad del signo que lo identifica. 21.La susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. 22.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 23.El signo salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho

exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. 24.Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. 25.Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. 26.En conclusión, para que un signo sea registrado como marca, debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. 27.La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad.11 28.A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una

marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios ”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.) 29.El Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado GACETA NOTARIAL es distintivo respecto de los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

B. LA MARCA MIXTA. 30.GACETA JURÍDICA S.A., solicitó el registro de GACETA NOTARIAL como signo mixto, por lo que en este acápite el Tribunal se referirá a este tipo de signo. 31.Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o

30.GACETA JURÍDICA S.A., solicitó el registro de GACETA NOTARIAL como signo mixto, por lo que en este acápite el Tribunal se referirá a este tipo de signo. 31.Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 32.Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 33.El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.12 34.La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.3 35.Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada p