TJCA - Proceso 226-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 226-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 136 literal a) de la mima normativa comunitaria. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Demandante: Aliaune Thiam. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú. Marca: “K KONVICT” y logotipo

(Mixta). Expediente Interno: 18251-2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 302-2014-SCS-CS de 22 de octubre del 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 18251-2013.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI,

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI,

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Parte contraria: ALIAUNE THIAM.

Tercero Interesado: JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:2

1. El 10 de marzo de 2010, Aliaune Thiam de Estados Unidos de América, solicitó la nulidad de la marca de producto K KONVICT y logotipo (mixta), registrada bajo Certificado 154707 a favor de Jorge Luis García Yanayaco, en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), por la existencia previa de su marca KONVICT (mixta) en Estados Unidos.

1. El 12 de abril de 2010, Jorge Luis García Yanayaco, absolvió el traslado de la acción de nulidad.

2. Por Resolución 2431-2010/CSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad interpuesta.

3. El 30 de noviembre de 2010, Jorge Luis García Yanayaco, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada.

4. Por Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012, el Tribunal de

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la Resolución 2431-2010/CSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2010 y, en consecuencia, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Aliaune Thiam contra el registro de la marca de producto K KONVICT y logotipo (mixta), inscrita bajo Certificado 154707, a favor de Jorge Luis García Yanayaco.

5. El 14 de mayo de 2012, Aliaune Thiam, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa solicitando se declare la nulidad total de la Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012.

6. El 14 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

7. El 18 de junio de 2012, Jorge Luis García Yanayaco, contestó la demanda contenciosa administrativa.

8. El 11 de diciembre de 2012, mediante Sentencia – Resolución 6 – el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 197-2012/TPIINDECOPI, de 1 de febrero de 2012; y nulo el Certificado 154707, correspondiente a la marca K KONVICT y logotipo (mixta), registrada por Jorge Luis García Yanayaco, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

9. El 7 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Yanayaco, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

9. El 7 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2012.

10. El 8 de enero de 2013, Jorge Luis García Yanayaco, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2012.

11. El 1 de octubre de 2013, mediante sentencia de vista, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, resolvió confirmar la sentencia apelada de 11 de diciembre de

2012.3

12. El 7 de noviembre del 2013, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de vista de 1 de octubre del 2013.

13. Mediante providencia de 21 de julio del 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicita la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto a los artículos 33 del Tratado de Creación

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal; y 172 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

14. Aliaune Thiam de Estados Unidos de América, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que el actuar de Jorge Luis García Yanayaco, resulta carente de buena fe y no sólo se da en el presente proceso, sino en diversos procesos que se tramitan ante el INDECOPI, puesto que la mencionada persona, no sólo obtuvo de mala fe el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Certificado 154707; marca similar a la marca de su propiedad, sino que además pretende apropiarse del logotipo y escritura particular de las marcas de Aliaune Thiam. Los actos efectuados por el demandado demuestran no son fruto de la casualidad, sino por el contrario de dolo con el que Jorge Luis García Yanayaco ha obtenido y pretende obtener marcas de Aliaune Thiam. - Teniendo en consideración que la denominación KONVICT, es considerada dentro de la doctrina como marca de fantasía, es decir que los elementos que la componen se han formado en base a términos que no cuentan con significado en algún idioma y que pueda ser conocido por cualquier persona, es que se advierte que la similitud existente entre sus marcas y la registrada bajo el Certificado 154707, no es atribuible a una simple coincidencia sino por el contrario, al conocimiento previo por parte de Jorge Luis García Yanayaco de la existencia de las marcas de propiedad de Aliaune Thiam. - Que prueba de que la denominación KONVICT, es una creación de Aliaune Thiam,

a una simple coincidencia sino por el contrario, al conocimiento previo por parte de Jorge Luis García Yanayaco de la existencia de las marcas de propiedad de Aliaune Thiam. - Que prueba de que la denominación KONVICT, es una creación de Aliaune Thiam, es el registro de dicha denominación no sólo en USA sino en el INDECOPI, la cual se inscribió bajo Certificados 158722 y 60148, Clases 16 y 41, respectivamente.

• Que el Certificado 154707, marca K KONVICT y logotipo (mixta), cuya nulidad se pretende, toma no sólo la denominación “KONVICT”, sino adiciona el diseño del logotipo que Aliaune Thiam emplea en la comercialización de sus productos y que se aprecia de la página web, hecho que, aunado a lo anteriormente expuesto, no hace más que acreditar el conocimiento previo por parte de Jorge Luis García Yanayaco de los signos de Aliaune Thiam.

b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI.

15. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:4 - Que constituye un principio de derecho, que la mala fe no se presume, sino que debe ser demostrada, ello en virtud que resulta conveniente para el normal desarrollo de la sociedad, que la buena fe se presuma como existente en toda relación jurídica. - Que Aliaune Thiam, se ha limitado a sostener que existiría mala fe en razón de que no sería posible que Jorge Luis García Yanayaco, haya caído en la coincidencia de

la sociedad, que la buena fe se presuma como existente en toda relación jurídica. - Que Aliaune Thiam, se ha limitado a sostener que existiría mala fe en razón de que no sería posible que Jorge Luis García Yanayaco, haya caído en la coincidencia de elegir y registrar un signo parecido al suyo; sin embargo lo que no ha hecho el actor es acreditar que se haya configurado el supuesto de mala fe, en cuanto a que el registro fue solicitado con el ánimo de perjudicar u obtener un beneficio ilícito. Razón por la cual resulta válido y razonable lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI, debiéndose declarar infundada la demanda en todos sus extremos. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa de JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO (Tercero interesado)

16. Jorge Luis García Yanayaco, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que es un pequeño comerciante, dedicado a la elaboración y comercialización de prendas de vestir y fiel respetuoso de las leyes industriales y finalmente tributarias; de tal forma que no necesita apropiarse de signos, ni utilizarlos sin permiso de sus titulares, ya que cuenta con signos propios, como el que pretende anular el demandante. - Que en ningún momento ha tenido mala fe al registrar su marca K KONVICT y logotipo (mixta), para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, obtenida por Certificado 154707. Ello por cuanto realizó el trámite de registro ante la Dirección

de Signos Distintivos del INDECOPI, ajustándose al procedimiento establecido en la Decisión 486, concordante con la norma nacional interna; siendo lo primero que realizó una búsqueda de antecedentes, y al no encontrarse registrada su marca, procedió a dar inicio a su solicitud de registro. De tal forma que siguiendo los pasos indicados y sin ningún inconveniente; llámese alguna observación u oposición, obtuvo el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), el que fuera otorgado por la Autoridad Administrativa luego de haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley.

d. Sentencia de Primera Instancia.

17. El Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, al considerar que si bien el Tribunal del INDECOPI en la resolución cuestionada señaló que no se ha acreditado que la marca K KONVICT y logotipo (mixta), fue solicitada de mala fe con la finalidad de perjudicar al demandante; tal conclusión no se condice con las normas y principios sobre Propiedad Industrial aplicables al caso, ni con la conducta desplegada por el solicitante Jorge Luis García Yanayaco, dado que el Tribunal decidió no analizar todos los medios probatorios presentados por el demandante, así como no meditar que la actora era titular con prelación de registro en Estados Unidos de la marca KONVICT (mixta) de la Clase 25 de la nomenclatura oficial. Asimismo, no dirimió las

sustanciales semejanzas entre la marca materia de nulidad y la de la actora. Situaciones que, aunadas a otras que obran en autos, permiten concluir que la reproducción de manera idéntica del término KONVICT por Jorge Luis García Yanayaco, no obedece pues a una inventiva, inspiración u originalidad, o a una simple coincidencia, coligiéndose que la marca de la actora fue previamente conocida por el ahora emplazado antes de su solicitud de registro en el país y su utilización a un propósito voluntario e intencional de apropiarse de la marca de un5 tercero, derecho de autoría que la entidad competente está en la obligación de salvar. e. Argumentos del Recurso de Apelación del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI.

18. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que los impresos de Internet presentados por el demandante, no cuentan con fecha cierta, información que resulta relevante, para determinar si el contenido, estando a su fecha de difusión en la web, era capaz de poner en evidencia la ausencia de buena fe por parte de Jorge Luis García Yanayaco al momento de solicitar el registro de la marca en conflicto. - Que la sentencia de primera instancia soslaya el principio fundamental de Territorialidad del Derecho de Marcas, por el cual la marca concedida en un país,

sólo tiene valor en dicho país, al atribuirle a la demandante un mejor derecho sobre la marca registrada en USA, por aplicación de una excepción al indicado principio, excepción que carece de voluntad legal y que aqueja de nulidad a la indicada sentencia. Que contrario a lo señalado en la sentencia, la denominación KONVICT, no constituye una marca de fantasía, sino un signo que posee un contenido conceptual que evoca a la palabra convicto, cuya adopción como marca en su versión KONVICT, no goza de un ingenio o creatividad tal, que haga imposible pensar que Jorge Luis García Yanayaco adoptó dicho término espontáneamente y de buena fe. f. Argumentos del Recurso de Apelación de JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO (Tercero interesado).

19. Jorge Luis García Yanayaco, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que ha obtenido el registro de su marca, protegida por el Certificado 154707, sin mala fe. Ya que si bien el demandante tiene registradas sus marcas en los Estados Unidos en las clases 16, 25 y 41 de la clasificación internacional, así como la marca KONVICT en el Perú en las clases 16 y 41, en ningún momento se ha establecido relación alguna con los productos para los cuales fue registrada su marca K KONVICT y logotipo (mixta), es decir Clase 25 de la Clasificación Internacional de

Niza. g. Sentencia de Segunda Instancia.

20. La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte

Superior de Justicia de la República del Perú, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia. Al considerar que el elemento denominativo de la marca K KONVICT registrada a favor de Jorge Luis García Yanayaco y la marca KONVICT (mixta), registrada a favor de Aliaune Thiam, es acentuadamente similar. Apreciándose que fonética y gráficamente, las marcas en mención son similares entre sí, por lo que podrían inducir a error a los consumidores, quienes podrían relacionar que ambas marcas pertenecen a la misma empresa, puesto que ambos distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.6 Asimismo, considera que Jorge Luis García Yanayaco, actuó con mala fe al solicitar el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), por cuanto solicitó el registro en mención teniendo conocimiento de la existencia de la marca KONVICT (mixta). h. Argumentos del Recurso de casación:

21. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, dentro de su recurso de casación manifiesta lo siguiente: - Que la Sala Superior emitió sentencia sin previamente contar con la interpretación prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - La sentencia de vista interpreta erróneamente el artículo 172 de la Decisión 486, al considerar que la existencia de una marca en una página web y un registro en otro país, serían suficientes para acreditar la existencia de mala fe, y en virtud de ello,

anular un registro. - Asimismo, la sentencia de vista, también interpreta erróneamente el artículo 154 de la Decisión 486, señalando que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere ante la respectiva oficina nacional competente, vulnerando la sentencia en mención uno de los principios pilares del Derecho de Marcas, como es el Principio de Territorialidad, por el que la marca concedida en un país sólo tiene valor en dicho país. - Finalmente no fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen que Jorge Luis García Yanayaco, actuó de mala fe al solicitar el registro de su marca, pues de la evaluación realizada por el Tribunal se pudo advertir que la existencia de la marca KONVICT (mixta) en Estados Unidos y las impresiones de la página web KONVICT, no acreditan que el señor García conociera la existencia de la marca del demandante, ni que haya solicitado el registro de la marca con la finalidad de perjudicar a sus competidores.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado 1 la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal; 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará únicamente el artículo 172 por ser pertinente.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del

1Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.7 Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio 2 el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria.

B. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca previamente registrada. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

instancia ordinaria.

B. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca previamente registrada. Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.

C. Comparación entre signos mixtos.

D. Signos de fantasía.

E. Principio de territorialidad en el registro de marcas.

F. La mala fe probada mediante páginas web. Cómo se acredita la mala fe? Qué pruebas son pertinentes?

G. La Acción de Nulidad en el marco de la Decisión 486.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS

EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO

DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA

ORDINARIA.

22. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, manifestó que la Sala Superior emitió sentencia sin previamente contar con la interpretación prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se hará referencia a este aspecto.

23. Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a que revise la interpretación

prejudicial correspondiente al Proceso 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa).

24. Este Tribunal ha manifestado que“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

25. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de

2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)8 la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).

26. En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo3, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

27. Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla”.

28. Por lo tanto, el Juez nacional de última instancia, está obligado a solicitar Interpretación Prejudicial previo a dictar su sentencia, cuando dentro del caso interno se apliquen normas andinas.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE

ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS

DISTINTIVOS.

29. En vista de que se solicitó la nulidad de la marca marca K KONVICT y logotipo

(mixta), registrada por Jorge Luis García Yanayaco, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por la existencia del signo KONVICT (mixta) en la misma Clase Internacional, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión.

La identidad y la semejanza

30. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el

3 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los

obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.9 4 derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”4.

31. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

32. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple

semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

33. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”5.

34. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación.

35. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es

necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

36. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6.

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 85-IP-2004, sentenci