TJCA - Proceso 227-IP-2013

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 227-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio los artículos 134 literales a), b), e), f) y g) y 135 literal i) de la Decisión 486. Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Demandante: A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.

Demandado: INSTITUTO DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL

PERÚ Asunto: Marca: “G-KRISTAL” (mixta).

Expediente Interno: 01848-2011-0-1801-JRCA-01.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cinco días del mes de agosto del año dos mil catorce.

VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, a través de Oficio Nº 1848-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de 04 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 21 de noviembre de 2013, solicita a este

Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 01848-20110-1801-JR-CA-01. El auto de veinte y cinco de agosto de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 22 de enero de 2014.

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD2

INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero interesado: IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.

A. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 14 de diciembre de 2007, la sociedad IMPORT Y EXPORT GOLD SUN presentó solicitud de registro de la marca G-KRISTAL (mixta) y caja empaque , para distinguir “artículos de oficina y borradores” de la Clase 16.

2. La solicitud fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano”.

3. La sociedad A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. presentó oposición en base a su marca registrada FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30

PLÁSTICO (mixta) y caja empaque que distingue todos los productos de la misma clase 16.

a su marca registrada FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO (mixta) y caja empaque que distingue todos los productos de la misma clase 16.

4. Por su parte, Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS y JOHNSTON S.A.A. presentó también oposición en base a su marca notoria CRISTAL, para productos de la clase 32.

5. El 18 de diciembre de 2009, el INDECOPI mediante Resolución Nº 36012009/CSD-INDECOPI declaró infundada la oposición de Unión de Cervecerías Peruanas BACKUS y JOHNSTON S.A.A. y fundada la oposición de A.W. FABERCASTELL PERUANA S.A. y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

6. El 21 de enero de 2010, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. apeló la mencionada resolución, recurso que fue resuelto mediante la Resolución Nº 24122010/TPI-INDECOPI del 21 de octubre de 2010, revocando la resolución impugnada y otorgando el registro solicitado.

7. El 04 de abril de 2011, A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. presentó demanda contenciosa administrativa. En sentencia de primera instancia, dictada el 02 de agosto de 2012, el Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y nula la resolución administrativa impugnada.

8. Con fecha 22 de agosto de 2012, IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. presentó recurso de apelación ante el Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, el cual fue elevado a la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal Andino de Justicia.

B. Fundamentos de la demanda de primera instancia: La demandante A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. manifestó lo siguiente:

10. Solicita la nulidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que otorgó indebidamente el registro solicitado.3

11. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 12. “(…) el diseño y distribución de elementos en las marcas correspondientes a las firmas que conforman el Grupo Faber Castell es una prerrogativa propia y característica de nuestras compañías”.

13. La marca registrada de FABER CASTELL distingue todos los productos comprendidos en la Clase 16, mientras que el signo solicitado pretende distinguir “artículos de oficina y borradores”. 14. “(…) El público objetivo de los útiles escolares coincide de manera absoluta con los consumidores de los artículos de oficina y material para artistas”.

15. Contrariamente a lo señalado por la Sala del INDECOPI, la denominación FABER CASTELL no constituye un signo de fantasía, ya que viene a ser el apellido de la familia alemana que constituyó la empresa.

16. La Sala del INDECOPI ha hecho caso omiso de una sentencia previa de la Corte Suprema del Perú que declara la notoriedad de la marca CRISTAL, “por qué otorga el registro de una marca que incluye la denominación G-KRISTAL, la misma que ya ha sido reconocida como irregistrable por vulnerar los derechos de la firma BACKUS?”.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda de primera instancia: El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera:

17. Defiende la legalidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que declaró infundada la oposición interpuesta por FABER CASTELL y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

18. Los signos confrontados NO son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

19. Los elementos denominativos de los signos confrontados “ G-KRISTAL” y “FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO” son muy diferentes, por lo que se genera una entonación y pronunciación de conjunto diferentes.

20. Los colores de los empaques son distintos.

21. La denominación opositora FABER CASTELL es de fantasía, en contraste con el carácter arbitrario del término KRISTAL.

El tercero interesado IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. manifestó lo siguiente:

22. Defiende la legalidad de la Resolución Nº 2412-2010/TPI-INDECOPI, del 21 de octubre de 2010, que declaró infundada la oposición interpuesta por FABER CASTELL y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado.

23. Los signos confrontados NO son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.4

24. La marca G-KRISTAL (mixta) y caja empaque no es confundible con la marca FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO (mixta) y caja empaque, por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

25. Dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, su coexistencia en el mercado no inducirá a riesgo de confusión al público consumidor. La estructura gramatical de los signos son totalmente diferentes, el color muy estandarizado para este tipo de empaques, cuya propiedad es prohibida para una sola persona, rojo, verde, negro y azul. En el presente caso el color de la caja empaque de marca solicitada es azul y el color de caja empaque de la marca registrada es verde.

26. Los elementos gráficos que conforman los signos materia de conflicto son totalmente distintos.

27. Los empaques muestran algunos elementos similares en su diseño, sin embargo, son propios de los productos que se comercializan en el mercado, tales como la combinación de colores, su diseño externo, tamaño y color de los caracteres que indican la marca en los empaques de dichos productos, pero cada signo mantiene su distintividad.

28. El demandado no tiene el derecho exclusivo sobre la caja empaque y las presentaciones estandarizadas.

29. Los productos en conflicto pueden ser diferenciados de los demás productos

su distintividad.

28. El demandado no tiene el derecho exclusivo sobre la caja empaque y las presentaciones estandarizadas.

29. Los productos en conflicto pueden ser diferenciados de los demás productos ofrecidos por su tipografía, colores y diseño, así como por la presentación externa de sus respectivos empaques y, por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

30. El hecho de que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina necesariamente la imposibilidad de su coexistencia.

31. La grafía en la marca de la recurrente no es una grafía particular, esto es, que no es elemento de distintividad en la marca FABER-CASTELL, puesto que no es capaz de asociar a un origen empresarial determinado.

D. Fundamentos del Recuro de Apelación: La Compañía IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., planteó recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de agosto de 2012, fundamentado en los siguientes

argumentos:

32. Que: “(…) la marca G-KRISTAL y caja empaque solicitada por nuestra representada IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., para distinguir artículos de oficina, borradores de la clase 16 de la N.O., NO ES CONFUNDIBLE con la marca FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja empaque registrada a favor de A.W. Faber -Castell Peruana S.A., para distinguir productos de la Clase 16 de N.O., por lo tanto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, debiendo revocarse la sentencia de primera instancia y reformándola declarar infundada la demanda interpuesta por la recurrente.”

33. Afirma además que: “Vistas en su conjunto y en forma sucesiva, para concluir que no resultan confundibles entre sí. En efecto, basta cotejar el empaque de la

infundada la demanda interpuesta por la recurrente.”

33. Afirma además que: “Vistas en su conjunto y en forma sucesiva, para concluir que no resultan confundibles entre sí. En efecto, basta cotejar el empaque de la empresa Faber Castell con el empaque del registro solicitado con la denominación G-KRISTAL para colegir que son totalmente diferentes, por lo tanto, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en cuestión, debido a las diferentes5 características que presentan los empaques y las marcas que distinguen el producto.”

34. Argumenta que: “En este sentido, el hecho de que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina necesariamente la imposibilidad de su coexistencia; toda vez que deberá analizarse principalmente si ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en conjunto, permitan diferenciarlos y, en consecuencia, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores.”

35. Aduce que el hecho de que dos signos posean ciertos elementos comunes no implica que exista confusión entre los consumidores, permitiéndose la coexistencia entre las dos.

36. Además afirma que el juez no analizó adecuadamente los productos que distingue uno y otro signo en conflicto ya que “(…) no tuvo presente que la marca registraba a favor de la recurrente distingue papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería

o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de la Clase 16 de la Nomenclatura Oficial.”

E. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia: El Primer Juzgado de lo Contencioso Administrativo entre los argumentos contenidos en la sentencia están: 37. “Que en efecto, se trata de artículos de la misma naturaleza; útiles escolares/ de escritorio; la promoción y venta de dichos artículos se encuentran enfocadas en el mismo público objetivo; los canales de comercialización en los que se perfecciona la adquisición de tales productos son exactamente los mismos.”

38. Afirmó además que: “(…) si bien los signos se encuentran conformados por denominaciones diferentes, sin embargo, la marca objeto de este proceso presenta semejanza gráfica, en tanto que las letras que comparten ambos términos (R.S.T.A. y L) son iguales.”

39. Además que: “(…) los signos en cuestión comparten un rectángulo central en cuyo interior se aprecia la representación del producto a distinguir (borradores) y la cantidad que contiene el empaque: asimismo, los elementos denominativos se presentan en similar tamaño y forma.”

F. Argumentos de la Contestación al Recurso de Apelación:

40. De la revisión efectuada en el expediente, no reposa la contestación al recurso de apelación por parte de INDECOPI ni del tercero interesado.

G. Normas a ser interpretadas.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b), e), f) y g) de la

G. Normas a ser interpretadas.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486. Decisión 486: (…)6 Artículo 134.- “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…) Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

H. ASPECTOS A ANALIZARSE.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

A. Concepto de marca. Requisitos para registrar una marca. La distintividad.

B. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación. Reglas para realizar el cotejo marcario.

C. Comparación entre signos mixtos.

D. El registro de un color delimitado por una forma.

E. Conexión competitiva dentro de la Clase 16.

F. La coexistencia de marcas.

G. Marcas de fantasía.

H. Elementos gráficos de uso común.7

I. Los signos engañosos.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS

MARCAS.

41. En consideración a que el caso que nos ocupa se refiere a la solicitud de registro de la marca G-KRISTAL (mixta) para amparar artículos de oficina: borradores, comprendidos en la clase internacional No. 16, es pertinente efectuar un análisis del concepto de marca y cuáles son sus requisitos para el registro.

42. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

43. La marca es un signo que diferencia un producto o servicio respecto de los demás ofertados en el comercio, permite al consumidor elegir entre varios, motivo por el cual debe poder distinguirse para que no exista confusión al momento de su elección.

44. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.

45. Para el tratadista Jorge Otamendi: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. (…) La marca juega un papel preponderante, casi esencial en el proceso competitivo. Sin embargo, nada de esto cambia la naturaleza esencial de distinguir productos o servicios”.1

46. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione

sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.  Requisitos para el registro de las marcas.

47. Para que un signo sea apto a ser admitido como marca necesariamente: i) Debe gozar de distintividad y; ii) Debe ser susceptible de representación gráfica.

48. Distintividad, es decir, que pueda diferenciar un producto o servicio respecto de otro, que por sí sola sea capaz de identificarse sin crear confusión con otros o con sus características o propiedades intrínsecas, requisito necesario ya que el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, enuncia como prohibición absoluta de registro como marca, aquellos signos que precisamente carezcan de distintividad.

49. La representación gráfica , consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los

1 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, LexisNexis, Buenos Aires, Argentina. 2002. Pág. 7.8 sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, sonidos, etc.

50. Este Tribunal al respecto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al

hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que

conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categor ía de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

51. El juez consultante debe proceder a analizar, si el signo G-KRISTAL (mixto) cumple con los requisitos propios de una marca para poder ser admitida a registro.

B. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE

CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E

IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS.

1. Confusión y/o Asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica

52. La empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. sostiene que su marca GKRISTAL (mixta) y caja empaque para proteger borradores de la clase 16, no es confundible con la marca FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30

PLÁSTICO y caja empaque de propiedad de A.W. Faber-Castell Peruana S.A., por lo

que es necesario que el Tribunal efectúe el análisis de lo que se entiende por confusión.

53. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro de las prohibiciones para registrar un signo como marca define que:9 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”

54. En referencia a este aspecto en la Interpretación Prejudicial 66-IP-2014 este Tribunal ha manifestado que: “Para que el signo solicitado incurra en la causal antes enunciada, debe necesariamente: i) existir un signo anteriormente solicitado o registrado por un tercero, ii) deben tratarse de los mismos productos o servicios y iii) que exista el riesgo de causar confusión o asociación, es decir, el consumidor debe tomar un producto por otro, considerando que se trata del que usualmente adquiere, ya que no le es factible diferenciar uno por otro.”

55. La jurisprudencia de este Tribunal, tomando como pilar la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:  La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras

entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

Para Otamendi: “Es quizá la más habitual en los casos de confusión.

Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y la cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes.”2  La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Respecto a este aspecto, el mismo tratadista Otamendi ya citado, ha dicho que: “Esta confusión se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar. Esta pronunciación puede ser la correcta o deformada, lo que importa es cuál es la pronunciación que una parte considerable del público efectúa de la palabra en cuestión.”3  La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o

2 Otamendi Jorge, ídem, pág. 147. 3 Otamendi Jorge, ídem, pág. 150.10 evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” 56. “La confusión entre dos signos es irrefutable cuando se trata de signos idénticos para distinguir mismos productos o servicios, sin embargo, cuando hablamos de similitud marcaria el análisis es distinto, deberá revisarse con profundidad si en efecto existe el riesgo de confusión en el público consumidor y aplicando los factores antes mencionados referentes a la similitud ortográfica, fonética e ideológica, toda vez que la simple coincidencia de rasgos entre signos no conlleva a la necesaria confusión entre ellos.” (Interpretación Prejudicial 66-IP-2014).

57. El Juez consultante debe tener especial cuidado al efectuar el análisis entre los signos en conflicto G-KRISTAL (mixto) y FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30

PLÁSTICO y caja empaque para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación, su labor va a ser la de determinar si la marca solicitada es confundible respecto del signo anterior que se opone a su registro.

2. Reglas para efectuar el cotejo de marcas.

58. Este Tribunal en varias de sus Interpretaciones se ha referido a este aspecto, criterio adoptado por enunciar en las Interpretaciones: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Proceso

62-IP-2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006, criterio que es ratificado en esta ocasión y que manifiesta que:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro . No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias , ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador , pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

59. El Juez consultante deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto aplicando para ello los lineamientos antes señalados, para que de esta manera, pueda verificar si el signo es o no apto para registro.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

60. La empresa IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C. solicitó el registro del signo GKRISTAL (mixto) y la compañía A.W. FABER CASTELL PERUANA S.A., se opuso con

el registro de su signo FABER-CASTELL SINCE 1761 BORRADOR FC-30 PLÁSTICO y caja (mixto).11

61. Este Tribunal y la doctrina han reconocido la existencia varias clases de signos en lo que respecta a la composición del mismo signo, clasificándolos en: i) denominativos, ii) gráficos o figurativos y, iii) los mixtos.

62. Signos denominativos: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.”4

63. Signos gráficos o figurativos , “Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos

elementos, a saber:

1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo