TJCA - Proceso 227-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 227-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 17044-2013. Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI , Lima, República del Perú. Marca denominativa:

PURISOL.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte

Suprema de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 308-2014-SCS-CS de 28 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre de 2014, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de febrero de 2015.2

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI,

REPÚBLICA DEL PERÚ.

Partes contrarias: THE CLOROX COMPANY

Tercero interesado: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los

siguientes:

1. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (Perú), solicitó el 12 de febrero de 2009 el registro como marca del signo denominativo PURISOL, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de

animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

2. El 17 de abril de 2009, la sociedad THE CLOROX COMPANY formuló oposición sobre la base de sus marcas: mixta PINE-SOL ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA y etiqueta1 (Certificado No. 111648), para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “desinfectantes, germicidas y desodorantes para uso no personal”; y, denominativa PINO SOL (Certificado No. 93792), para distinguir los

1 “ Constituida por la etiqueta rectangular de color verde en cuyo lado derecho se encuentra la denominación PINE-SOL escrita en letras características, con un destello de luz en la letra E de la palabra PINE y detrás como fondo un bosque de pinos con montañas nevadas y cielo despejado; debajo de la denominación PINE-SOL se aprecia una franja de color guinda que a la izquierda tiene dos piñas de pino marrones sobre un pedazo de césped verde y la palabra PINO en el centro, debajo de esta franja se aprecian las palabras ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA, las mismas que no se reivindican, en la parte izquierda de la etiqueta se aprecia nuevamente la denominación PINE-SOL escrita en letras características e información sobre el producto que no se reivindica; todo en los colores celeste, blanco, verde oscuro, verde y amarillo ”. Fl. 70.3 siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de

Niza: “desinfectantes y demás productos de la Clase 5”.

3. El 12 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2096-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.

4. El 09 de septiembre de 2009, la sociedad THE CLOROX COMPANY presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. El 31 de mayo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1197-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

6. La sociedad THE CLOROX COMPANY , presentó demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

7. El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 16 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declara nula la Resolución No. 1197-2010/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 2096-2009/CSD-INDECOPI.

8. El 3 y 9 de abril de 2012, tanto el INDECOPI como la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. , presentaron respectivamente recurso de apelación contra la anterior sentencia.

9. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia

signada como Resolución Número Cinco de 17 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada. 10.El 2 de septiembre de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 11.La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12.Manifiesta, que al realizar el examen sucesivo y en conjunto de los signos en conflicto, se concluye que son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico y conceptual. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión directa.4 13.Agrega, que existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto (no sólo por la naturaleza de los productos sino también por su forma de comercialización). Por lo tanto, se afecta el grado de percepción del consumidor medio. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI. 14.Señala, que el hecho de que existan diversas marcas registradas en la Clase 5 con la partícula SOL, es una muestra de la inexistencia de riesgo de confusión (directa e indirecta), puesto que fonéticamente tal denominación ya no posee exclusividad. 15.Arguye, que la partícula PURI contiene una estructura fácilmente identificable y diferenciable respecto a las partículas iniciales que componen las marcas registradas: PINE y PINO.

16.Manifiesta, que no se realizó un examen distendido de registrabilidad. Dicho análisis va de la mano con reiterados pronunciamientos del INDECOPI, así como del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 17.Indica, que si bien los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista de los productos que identifican, presentan diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico y conceptual. No basta con que se presente conexión competitiva para negar el registro del signo solicitado. Por parte de la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 18.Como consta a folio 114 del expediente, dicha sociedad fue declarada en rebeldía. c. Sentencia de primera instancia. 19.El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 16 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que “ (…) si bien en el campo conceptual entre las expresiones que comparten las marcas enfrentadas, hay ausencia de similitud para distinguir productos, lo cierto es que las semejanzas existentes entre los signos es determinante para generar riesgo de confusión, porque además son de la misma clase 5 internacional, por lo que el consumidor tiene riesgo de confusión sobre el origen y la calidad de los productos y además se afectaría el derecho de quien era el titular de una marca”. d. Recurso de apelación.5 Por parte del INDECOPI. 20.En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos

expuestos en la contestación de la demanda. Por parte de la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 21.En el escrito de recurso de apelación señaló que los signos en conflicto presentan varias diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico y conceptual. e. Sentencia de segunda instancia. 22.La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Cinco de 17 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “ (…) En consecuencia, si bien es cierto el signo solicitado comparte la misma sílaba con marcas registradas, también es cierto que dicho signo presenta similitudes respecto de las marcas ya registradas”. f. Recurso de casación. 23.El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación. 24.Adicionalmente agregó que se realizó un deficiente examen comparativo, puesto que a la hora de hacer el cotejo entre signos mixtos o denominativos no se tuvo en cuenta la importancia del elemento gráfico, cuando señala que: “ (…) los signos son gráficamente distintos, pero luego concluye que son parecidos”. 25.Agregó, que la partícula SOL se generalizó en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 26.La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.2 27.Se hará la Interpretación solicitada.

2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

136 literal a) de la Decisión 486.2 27.Se hará la Interpretación solicitada.

2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;6

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 28.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de Confusión o de Asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. El criterio del consumidor medio. La confusión ideológica.

B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

C. Comparación entre signos denominativos simples y mixtos con parte denominativa compuesta.

D. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común.

E. ¿En el presente caso es necesario abordar el tema de la conexión competitiva?

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O

SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS

REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. EL

CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 29.En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo PURISOL es confundible con las marcas mixta PINECRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 29.En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo PURISOL es confundible con las marcas mixta PINESOL ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA y denominativa PINO SOL. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos, haciendo especial énfasis en la confusión ideológica. 30.Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido7 y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al

los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”).

Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación

lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.8

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica . Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética . Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica . Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo

sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor9 medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter

distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV

(Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV

COLOMBIA + GRÁFICO”.).

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos10 destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de

2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” 31.Como se señaló anteriormente, la confusión ideológica se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Por lo tanto, el significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar la confusión.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 32.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos PURISOL y PINO SOL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 33.Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013,

signos denominativos PURISOL y PINO SOL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 33.Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.11  Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a

 Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la

relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 34.En este orden de ideas , la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos PURISOL y PINO SOL.12

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 35.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo PURISOL y el mixto PINE-SOL ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. 36.Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 15 de marzo de 2013, expedida

en el marco del proceso 171-IP-2012:

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 4, logotipos 5, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marcas. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en

general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en

4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “ Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto . (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA