TJCA - Proceso 23-IP-2016

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de septiembre de 2016

Proceso : 23-IP-2016

Asunto : Interpretación Prejudicial Consultante : Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante : 2015-070525

Referencia : Marcas involucradas: FÁJATE (mixta) y FÁJATE

VIRTUAL SENSUALITY (mixta)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-014 del 12 de enero de 2016, recibido el 20 de enero de 2016, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-070525, en cuanto a los

siguientes aspectos: (i) Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el pais de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155. (il) — Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157.(iiiy Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos; y,

(il) — Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157.(iiiy Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 1. 21.

ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno: Demandante : Inversiones Magen S.A.S.

Demandado : Manufacturas Especializadas de Confección

SAS.

Hechos relevantes: El 27 de julio de 2015, Inversiones Magen S.A.S. (en adelante, Magen) interpuso ante el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia, demanda por infracción de derechos de propiedad marcaria en contra de Manufacturas Especializadas de Confección S.A.S. (en adelante, Manufacturas), en base a los siguientes signos de su titularidad: - La marca mixta “Eya By FÁJATE" inscrita con Certificado 457416, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. ZA - La marca denominativa "FÁJATE” inscrita con Certificado 464563, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para

la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. ZA - La marca denominativa "FÁJATE” inscrita con Certificado 464563, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.La marca mixta “FAJATE’ inscrita con Certificado 479175, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales cosméticos, lociones para el cabeilo; dentífricos, correspondientes a la Clase 3 de la Clasificación Internacional! de Niza. — funal La marca mixta "F FAJATE DISEÑOS D'PRADA” inscrita con Certificado 294626, para distinguir artículos — ortopédicos, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. AZ bra Fajate w T Prada La marca mixta "FAJATE" inscrita con Certificado 365318, para distinguir fajas médicas, fajas para embarazo, fajas materna, fajas post-operatorios, fajas reductoras, fajas hipogástricas, fajas ortopédicas, fajas umbilicales; artículos ortopédicos en general; accesorios quirúrgicos; vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para várices, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

accesorios quirúrgicos; vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para várices, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. El lema comercial 2FAJATE TU SEGUNDA PIEL" inscrito con Certificado 390354, para distinguir fajas médicas, fajas para embarazo, fajas materna, fajas post-operatorios, fajas reductoras, fajas hipogástricas, fajas ortopédicas, fajas umbiticales; artículos ortopédicos en general; accesorios quirúrgicos; vendas para hernias elásticas y de soporte para uso quirúrgico, medias para várices, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta “FÁJATE” inscrita con Certificado 457415, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y 3dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta “FÁJATE” inscrita con Certificado 457412, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Jajuie La marca mixta “FAJATE" inscrita con Certificado 457413, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos

correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Jajuie La marca mixta “FAJATE" inscrita con Certificado 457413, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta "FÁJATE” inscrita con Certificado 457414, para distinguir fajas postquirúrgicas, aparatos e instrumentos quirúrgicos médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, correspondientes a la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.Tajate La marca mixta “F FÁJATE" inscrita con Certificado 337116, para distinguir vestuario, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. — La marca mixta "FÁJATE” inscrita con Certificado 351242, para distinguir vestuario, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. ¿Tajate La marca mixta “FAJATE" inscrita con Certificado 457417, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Tinto La marca mixta “FAJATE" inscrita con Certificado 457419, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería,

correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Tinto La marca mixta “FAJATE" inscrita con Certificado 457419, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.La marca mixta “FAJATE" inscrita con Certificado 457418, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Jato La marca mixta “FAJATE" inscrita con Certificado 457420, para distinguir fajas tipo ropa interior, vestidos, calzado y sombrerería, correspondientes a la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca mixta “F FÁJATE" inscrita con Certificado 315587, para distinguir publicidad; gestión de negocios financieros; compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de vestuario, calzado y sombrererla; aparatos, instrumentos y prendas quirúrgicas, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos y material de sutura, correspondientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 34. Magen alegó que Manufacturas fabrica y exporta desde Colombia fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, el cual constituye un signo similarmente confundible con su marca FAJATE.

34. Magen alegó que Manufacturas fabrica y exporta desde Colombia fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, el cual constituye un signo similarmente confundible con su marca FAJATE. Mediante Oficio 1003-014, del 12 de enero de 2016, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC solicitó interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto de los siguientes aspectos: (i) Indicar si las actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero, puede considerarse como una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155. (ii) Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157. (ii) Indicar si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos. Argumentos de la demanda de Magen: Es una empresa líder en el mercado nacional de fajas médico quirúrgicas, materna, post-parto y de uso diario en la línea femenina, masculina y adolescente. La expresión FÁJATE es el elemento común que identifica la familia de marcas de Magen, a través de las cuales se identifican en el mercado sus diferentes tipos de fajas y productos. Por Resolución 2535 del 30 de enero de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró como marca notoria a la marca FÁJATE,

diferentes tipos de fajas y productos. Por Resolución 2535 del 30 de enero de 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC declaró como marca notoria a la marca FÁJATE, precisando que dicha marca es altamente conocida a nivel nacional y es claramente relacionada con su origen empresarial, para identificar fajas moldeadoras y postquirúrgicas para el periodo comprendido entre el año 2011 y octubre de 2012. Por Resolución 56982 del 27 de setiembre de 2013 se consideró que el titular de la marca FÁJATE logró posicionar su marca en diferentes ciudades de Colombia y que a la vez es protegible como signo notorio para el periodo comprendido entre el 8 de mayo de 2008 y el 31 de diciembre de 2012, para distinguir fajas de las Clases 10 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.3.5. 3.6. 4.2. 4.3. Manufacturas fabrica y exporta desde Colombia fajas y prendas de vestir que exhiben en sus etiquetas el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, ts constituye un signo similarmente confundible con su marca

FAJATE.

De acuerdo con los registros de exportación que figuran en la página web del Ministerio de Industria y Comercio, se puede evidenciar que Manufacturas realiza exportaciones de grandes cantidades de productos, etiquetados con signos que reproducen sin autorización la marca notoria FÁJATE, situación que los afecta económica y comercialmente. Argumentos de la contestación de Manufacturas: . Mediante escrito del 21 de septiembre de 2015, Manufacturas señaló que la exportación que realiza hacia los Estados Unidos Mexicanos (en adelante México) y los Estados Unidos de América no la hace para lucro y

Argumentos de la contestación de Manufacturas: . Mediante escrito del 21 de septiembre de 2015, Manufacturas señaló que la exportación que realiza hacia los Estados Unidos Mexicanos (en adelante México) y los Estados Unidos de América no la hace para lucro y beneficio propio y mucho menos con el interés de violar el derecho del registro de la marca FÁJATE, ya que dicha actividad se realiza en virtud a un contrato de maquila, lo que se conoce como fabricación y producción por encargo de un tercero que es dueño de derechos de marcas según las leyes de los países mencionados anteriormente. El territorio de comercialización no es Colombia, ni ningún otro país miembro de la Comunidad Andina, sino México y los Estados Unidos de América, lo cual es de pleno conocimiento de la demandante por los registros de exportación, y por haber sido derrotada en juicio los referidos países. El hecho de etiquetar no se debe tomar como un acto aislado, debe estar concatenado a la comercialización y dicha comercialización debe estar ligada a un mercado específico. En el territorio colombiano no hay actos de uso comercial, pues no se encuentra en el mercado productos identificados con el signo FAJATE VIRTUAL SENSUALITY, así como tampoco las etiquetas que se colocan a título de información y que van dirigidas a los consumidores mexicanos y norteamericanos. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, así

Industria y Comercio de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de lo actuado en la demanda por infracción de marca, así como de lo solicitado, solo procede la interpretación prejudicial del Artículo 154, de los Literales a), e) y f) del Artículo 155, del Literal b) del 8Artículo 156, del Artículo 157 y del Artículo 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca sa adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (.} a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; () 6) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca noloriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al tilular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines

comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (--) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; ()" "Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utifizar en el mercado su propio nombre, domicilio @ seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u ofras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constiluya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venla o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legltimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que lal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y

disponibilidad de productos o servicios legltimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que lal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su lolalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al tilular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, ce) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.1.1. 1.2. 1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de una marca notoria.

1.2. 1.3. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de una marca notoria. Uso sin consentimiento del titular de una marca registrada. Preguntas formuladas por el Órgano consultante. (i) ¢Silas actividades de fabricar y exportar un producto etiquetado con un signo distintivo similar a una marca notoria registrada en el país de origen con el fin de ser comercializado en el extranjero constituyen una infracción por el uso en el comercio de acuerdo con el Artículo 155 de la Decisión 486? (ii) — Precisar el alcance de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486. (ii) — ¿Si para la configuración de la excepción contenida en el Artículo 157 de la Decisión 486 deben presentarse en forma concurrente sus elementos constitutivos? ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca En el presente caso, Magen demandó a Manufacturas ante la SIC por la supuesta infracción de derechos de Propiedad Intelectual. En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace

La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotaria e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Asi, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:? El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”. De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6. 10a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciaria o cederia. b) Negativa (/us prohibendi). esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. (i) — En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) — En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.4. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

2. Acción por infracción de una marca notoria.

comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

2. Acción por infracción de una marca notoria. 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte del demandante, resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a), e) y f) del Artículo 155 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes

actos: (...) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (...) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 112.2. 2.3.

conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 112.2. 2.3. 2.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracteristicas:® a) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido: El titular puede ser una persona natural o jurídica. (i) El Estado: Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (i) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. El Artículo 155, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este último puede impedir. En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo —en su faz negativa— del titular del correspondiente signo distintivo (ius prohibendi). El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, siendo que sus Literales a), e) y ) precisan las siguientes conductas prohibidas:

correspondiente signo distintivo (ius prohibendi). El Artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar varios actos sin la autorización de su titular, siendo que sus Literales a), e) y ) precisan las siguientes conductas prohibidas: a) Aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (Literal a), b) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios (Literal e), c) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (Literal f). El literal a) del Artículo 155 contempla como un derecho del titular de una marca, impedir que terceros apliquen o coloquen su marca sea ésta idéntica o similar sobre productos para los cuales posee su registro, o sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está registrada la marca, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca.

acondicionamientos de tales productos. Basta que se incorpore la marca en el producto para que se configure el acto contrario a la normativa y para que el titular pueda ejercer los derechos que considere pertinentes para defender su marca. El Literal e) del Artículo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad, por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Literal f) del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca

protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Literal f) del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales, siempre y cuando tal uso pueda De modo referencial ver Proceso 460-IP-2015, en el cual se define la expresión "para fines no comerciales”, cuando un signo no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica. 13generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 2.10. Relacionado con los Literales e) y f) del Artículo 155 está el Artículo 156 de la Decisión 486, según el cual cons