TJCA - Proceso 23-IP-2020

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de abril de 2021

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente interno

del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretacion:

Magistrado Ponente: 23-1P-2020

Interpretación Prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 11001319900120168537305 Infracción a los derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de las marcas GASMAX (mixtas) Artículos 154, 155, 162, 190, 191, 192, 193, 238, Literal b) Artículo 241 y Artículo 243 de la Decisión 486

1. Derecho al uso exclusivo de la marca.

2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

3. El nombre comercial. Características y su protección

4. Los contratos de licencia de uso de marcas.

El contrato de licencia exclusiva de marca

5. Independencia de una acción por infracción de derechos

6. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

Luis Rafael Vergara Quintero'DAD P Proceso 23-1P-2020

VISTOS: El Oficio C-4238 del 10 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 10 de febrero de 2020, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación

VISTOS: El Oficio C-4238 del 10 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el 10 de febrero de 2020, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 154, 155 Literales a), c) y d), 190, 238, 241 y 243

Literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N 11001319900120168537305, y; El Auto de 15 de febrero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS

Demandada: GAS GOMBEL S.A. E.S.P

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos

consisten en:

1. Sila sociedad GAS GOMBEL S.A. E.S.P. infringió o no los derechos de propiedad industrial del señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS, al presuntamente usar sin su autorización sus marcas

GASMAX (mixtas).

2. Si GAS GOMBEL S.A. E.S.P habría acreditado el uso anterior del nombre comercial GASMAX según lo dispuesto en el Artículo 162 de la Decisión 486.

3. Si el contrato verbal de licencia de uso de marca, presuntamente otorgado por el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS cumplió o no con las formalidades para ser considerado válido.

la Decisión 486.

3. Si el contrato verbal de licencia de uso de marca, presuntamente otorgado por el señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS cumplió o no con las formalidades para ser considerado válido.

4. Si procede la acción por infracción de derechos con relación a una posterior acción de cancelación del registro marcario de las marcas “AN GASMAX (mixtas).

A 59 Si sociedad GAS GOMBEL S.A. E.S.P tendría que pagar una ETARIA > | >” 2 NProceso 23-1P-2020 indemnización al señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS por el uso de sus marcas GASMAX (mixtas). NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 154, 155 Literales a), c) y d), 190, 192, 238, 241 y 243 Literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán los Artículos 154, 155 Literales a), c) y d), 190, 192, 238 y 243 de la Decisión! antes mencionada por ser pertinentes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.» «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales

realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; () c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (..)» «Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.» «Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o

asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda». «Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra Uña infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.»Proceso 23-1P-2020 No procede la interpretación el Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto no es materia controvertida el concepto de marca ni los requisitos para otorgar su registro. De oficio se interpretará los demás Literales del Articulo 155 así como también los Artículos 162, 191, 193 y el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 4862 con la finalidad de proporcionar el marco teórico completo «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la

«Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.» Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ) b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; o e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor

la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.» «Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.» «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.» «Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191». «Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que _se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: indemnización de daños y perjuicios;1.1 12, Proceso 23-1P-2020 de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, el tema referente a la figura jurídica del nombre comercial y el tema de daños y perjuicios.

12, Proceso 23-1P-2020 de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, el tema referente a la figura jurídica del nombre comercial y el tema de daños y perjuicios. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. El nombre comercial. Características y su protección. Los contratos de licencia de uso de marcas. El contrato de licencia exclusiva de marca. Independencia de una acción por infracción de derechos con relación a una posterior acción de cancelación del registro marcario. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho al uso exclusivo de la marca El señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS interpuso una demanda por infracción de derechos de propiedad industrial en contra de la sociedad GAS GOMBEL S.A., alegando los derechos exclusivos sobre sus marcas registradas GASMAX (mixtas); en razón de lo cual, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente». La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:®

derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:® a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. > sh Ver la Interpretación Prejudicial N 555-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2818 del 5 de octubre de 2016. Q\\1.3. 2.1. 2.2. 2.3. Proceso 23-1P-2020 b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: e Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. . Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado: (i) Enel ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el

terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de .confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el proceso interno se alegó la presunta infracción por parte de la sociedad GAS GOMBEL S.A. sobre los derechos de propiedad industrial del señor GERMÁN ALFREDO ORTIZ CÁRDENAS por el presunto uso indebido de sus marcas GASMAX (mixtas) por lo cual resulta pertinente el desarrollo del presente tema. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas en los Artículos Ver Interpretación Prejudicial N 263-1P-2015 de fecha 25 febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016.2.4. 2.5. 2.6.

Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2718 del 20 de abril de 2016.2.4. 2.5. 2.6. —]];;—;];];—TÑ;];TA ES Proceso 23-1P-2020 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplican también al nombre comercial, por lo tanto, la Sala consultante deberá aplicar lo desarrollado en el presente tema, mutatis mutandis al nombre comercial en lo que fuere pertinente. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) b) c) d) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar

que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio». Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientesProceso 23-1P-2020 características”: a) b) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción:

Comunidad Andina (Artículos 238 al 244), y cuenta con las siguientesProceso 23-1P-2020 características”: a) b) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) — El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción:

(i) — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.7. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:5 Supuesto [: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o

semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Supuesto | marca que | 0 signo idéntico o | productos aplicada o El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para distingue semejante directamente | colocada con una Ver Interpretación Prejudicial N 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta “Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2745 del 8 de junio de 2016. LON A la Interpretación Prejudicial N 359-1P-2017 de fecha 15 de marzo de 2018, publicada en la Guo ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3266 del 2 de abril de 2018.2.8. 2.9. Proceso 23-1P-2020 productos. sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre productos. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | servicios aplicada o distingue semejante sobre | colocada con una servicios. productos vinculados a | marcao signo idéntico o Supuesto II los servicios que | semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | productos o servicios

distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida. El titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que | o signo idéntico o | productos o servicios distingue semejante sobre | aplicada o colocada con productos o | envases, + envolturas, | una marca o signo Supuesto III | servicios. embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se

por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la Lengua Española. Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. pml. Adquirir cierta condición o calidad.” Coque: 12 de febrero de 2021).

Disponible en: http:/dle.rae.es/?id=0YQi8Foprovecho económico por su acto ilícitos.

Proceso 23-IP-2020 2.10.El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado.

para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. mu " Sujeto pasivo Resumen del supuesto El titular de | Quien suprima o | Marca protegida — contra una marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido Supuesto | productos. después de que se | aplicada o colocada sobre hubiese aplicado o | productos. colocado directamente sobre productos. El titular de | Quien suprima o | Marca protegida — contra una — marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido servicios. después de que se | aplicada o colocada sobre hubiese aplicado o | productos vinculados a los Supuesto colocado sobre | servicios que distingue la productos vinculados a | marca protegida. los servicios que distingue la marca protegida. El titular de | Quien “suprima o | Marca protegida + contra una — marca | modifique la marca con | supresiones o modificaciones que distingue | fines comerciales | después de que hubiese sido productos o | después de que se | aplicada o colocada sobre servicios. hubiese aplicado o | envases, envolturas, Supuesto NI colocado sobre | embalajes o envases, envolturas, | acondicionamientos de tales embalajes o | productos. acondicionamientos de tales productos.

servicios. hubiese aplicado o | envases, envolturas, Supuesto NI colocado sobre | embalajes o envases, envolturas, | acondicionamientos de tales embalajes o | productos. acondicionamientos de tales productos. 2.11.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, LS Gustavo Arturo León y León Durán, Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y > “Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. 10III Proceso 23-1P-2020 modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. 2.12. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:'9 - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 2.13. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así

2.13. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros." 2.14. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.'? 2.15.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una