TJCA - Proceso 231-IP-2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de octubre de 2023

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Normas objeto de la consulta prejudicial: Temas objeto de la

consulta prejudicial: 231-1P-2021 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 718667-2017/DSD 8530-2019-0-1801-JR-CA-25 Artículos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

2. El nombre comercial. Características y su protección

3. Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia

4. El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial

5. El registro o depósito de un nombre comercial.

Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial

6. Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial.

El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre PaProceso 231-1P-2021 acción de cancelación de marca y de nombre comercial

comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre PaProceso 231-1P-2021 acción de cancelación de marca y de nombre comercial

7. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de un nombre comercial de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

8. Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial

9. Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial 10.Particularidades relacionadas con la figura jurídica del nombre comercial prevista en la

Decisión 486

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTO: El Oficio 8530-2019-0-S-5"SECA-CSJLI-PJ del 17 de septiembre de 2021 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)', a fin de resolver el proceso intemo 8530-2019-0-1801-JR-CA-25.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

486)', a fin de resolver el proceso intemo 8530-2019-0-1801-JR-CA-25.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Construcciones Inmobiliarias FP S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual —Indecopi—

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA + OS Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000. eProceso 231-1P-2021

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145IP-2022, 261-IP-2022, 350-1P-2022? y 391-1P-20225, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente: «PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento — jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos: a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: hitps://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: (9) % ttps.//www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147. pdf Q

>b)

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: (9) % ttps.//www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147. pdf Q

>b) Proceso 231-1P-2021 interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional; Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso. Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y, Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe "5CUARTO: (...)» Proceso 231-1P-2021 aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional. Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acucir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez

Andina y los particulares ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acucir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decisión 486. Decisión 486.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) — sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;ZN s e 2. Proceso 231-1P-2021 Con relación al artículo 172 de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio

confusión o de asociación;ZN s e 2. Proceso 231-1P-2021 Con relación al artículo 172 de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-1P-2022 de fecha 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 20235, motivo por el cual, no será objeto de pronunciamiento adicional en la presente providencia. En cuanto a los artículos 136 (literal b), 190, 192 y 195 de la Decisión 486 que también fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada «Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.» «Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.» «Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.» «Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la

corresponda.» «Artículo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.» isponible en: PA DE ye OS ublicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023. Di: < (y Sblips:/Avww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf EProceso 231-1P-2021 en el presente proceso, corresponde señalar que dicha norma que regula aspectos relacionados con la irregistrabilidad de signos distintivos y con la figura jurídica del nombre comercial, y están vinculados directamente con los siguientes temas específicos: - lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. — El nombre comercial. Características y su protección. - Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia. — El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial. — El registro o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial. - Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre acción de cancelación de marca y de nombre comercial.

• Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre acción de cancelación de marca y de nombre comercial. — Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de un nombre comercial de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. - Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial — Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial. — Particularidades relacionadas con la figura jurídica del nombre comercial prevista en la Decisión 486

Al respecto, resulta pertinente señalar que la norma citada, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos: eLi [1.1] 1.2] 1.3] Proceso 231-1P-2021 Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos El literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, concretamente en lo referente a la causal relativa de irregistrabilidad de la solicitud de un signo como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, dispone lo siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos

en lo referente a la causal relativa de irregistrabilidad de la solicitud de un signo como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, dispone lo siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: () b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; () De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña que fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Por su parte, el literal c) del artículo 194 de la Decisión 486, concretamente en lo que corresponde a la irregistrabilidad de un nombre comercial, dispone lo siguiente: «Artículo 194.- No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: () c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, (...)» (Subrayado agregado) Como se desprende de esta disposición, no es registrable un nombre comercial cuando su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión al carecer de fuerza distintiva.

empresa produzca o comercialice; o, (...)» (Subrayado agregado) Como se desprende de esta disposición, no es registrable un nombre comercial cuando su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión al carecer de fuerza distintiva. Para efectuar el análisis de riesgo de confusión y/o asociación en los casos previstos en las disposiciones citadas anteriormente (literal b del artículo 136 y literal c del artículo 194 de la Decisión 486), la autoridad nacional competente re12] [2.1] 2.2] 12.3] 24 Proceso 231-1P-2021 deberá remitirse, en lo que fuere pertinente, a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6. de las páginas 3 a 7 de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-1P-2022, 261-1P-2022, 350-1P-2022 y 391-IP-2022, todos de fecha 13 de marzo de 2023; y que constan en las páginas 4 a 8; 39 a 43; 74 a 78 y 4 a 8; respectivamente, de las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 y 5147" publicadas en la misma fecha. El nombre comercial. Características y su protección El literal b) del artículo 136 junto con las disposiciones contenidas en el Título X de la Decisión 486 regulan el registro o depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como «...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.» El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como «...cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.» El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial Las principales características del nombre comercial son las siguientes”: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. = Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. \ 8 Disponibles en: hitps:/Aww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf 8 Ver Interpretación Prejudicial 40-1P-2013 de 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial ZA DE Jo < “Es po AN del Acuerdo de Cartagena 2249 de 13 de noviembre de 2013.

Ver Interpretación Prejudicial 96-IP-2009 de 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta

ZA DE Jo < “Es po AN del Acuerdo de Cartagena 2249 de 13 de noviembre de 2013. Ver Interpretación Prejudicial 96-IP-2009 de 12 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta ficial del Acuerdo de Cartagena 1796 del 18 de enero de 2010. 1Proceso 231-1P-2021 - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. Protección del nombre comercial [2.5] Los artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su parte, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. [26] — El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: «Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la

nombre comercial. [26] — El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: «Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.».” [2.7] Este Tribunal también ha manifestado que: «(...) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho \ nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (...).»'' Ver Interpretación Prejudicial 45-IP-98 de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581 del 12 de julio de 2000.Proceso 231-1P-2021 [2.8] Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional «que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito

ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario».™ [2.9] La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. [2.10] — Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. [2.11] — Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo.

acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. [2.12] — Porlo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial. [3] Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia 7 12 “Ver Interpretación Prejudicial 3-IP-98 de 11 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 338 del 11 de mayo de 1998. seProceso 231-1P-2021 [3.1] De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Decisión 486 el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. [3.2] Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas."

comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas." En efecto, es usual y frecuente en los Países Miembros de la Comunidad Andina que dos o más empresas pequeñas (restaurantes, bodegas, bazares, bares, hostales, etc. ) utilicen nombres comerciales idénticos o similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de personas naturales, y que operan en ámbitos geográficos distintos, lo cual hace necesario dar una solución a este tipo de situaciones que serían excepcionales al principio general de protección de los signos en todo el territorio nacional. [3.3] Por tal razón, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relación a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podrá