TJCA - Proceso 232-IP-2015

L TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 232-1P-2015

Interpretación prejudicia! del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 238 de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., República de Colombia. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial. Demandantes:

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. y PRODUCTOS S.A.S. C.V. Proceso — interno: 1100131990012013347934 02.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.

VISTOS: El 13 de mayo de 2015, se recibió en este Tribunal, vía courier, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Civil del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., República de Colombia, relativa al artículo 155 literales a, d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 1100131990012013347934 02. El auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente

con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso intemo que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno.Demandantes: PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. y

PRODUCTOS S.A.S.C.V.

Demandadas: PRODUCTOS YUPI S.A.S.

FERRIS ENTERPRISES CORP.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

S.A.S. Hechos. El 28 de noviembre de 2012, Ferris Enterprises Corp. solicitó el registro de la marca YUPI CHEESE (mixta) para distinguir el producto “pasabocas” en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Intemacional de Niza). El extracto de la referida solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 658. Mediante escrito de 31 de enero de 2013, Productos S.A.S. C.V. y PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. presentó oposición en contra de la solicitud de registro sobre la base de la existencia de riesgo de confusión con sus marcas CHEESE TRIS (mixtas) que distinguen productos en las Clases 29 y 30. El 18 de octubre de 2013, PepsiCo Alimentos Colombia LTDA. y Productos S.A.S. C.V. presentaron, ante el Superintendente Delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de medidas cautelares sin intervención de parte en contra de Ferris

S.A.S. C.V. presentaron, ante el Superintendente Delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de medidas cautelares sin intervención de parte en contra de Ferris Enterprises, Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. y productos Yupi S.A.S., alegando que desde abril de 2013, Compañía Internacional de Alimentos S.A.S., subsidiaria de Productos Yupi S.A.S. comercializa en Colombia a través de supermercados y tiendas, el producto “tronquitos de maíz con sabor artificial a queso”. El 18 de diciembre de 2013, PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y Productos S.A.S. C.V. presentaron demanda de infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Ferris Enterprises Corp., Productos Yupi S.A.S. y Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. sobre la base de una supuesta infracción de derechos de propiedad industrial a causa del uso que hacen Productos Yupi S.A.S. y Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. del empaque del producto YUPI CHEESE (mixta) a título de marca, empaque que sería confundible con aquel de las marcas CHEESE TRIS (mixtas), de titularidad de las demandantes. La solicitud de medidas cautelares fue decidida por el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales mediante los Autos 33440 y 3439210. 11. 12. 13. El cauc.a.ure de 17 el 3 013, ea sl sentico de acoger la referida pretensión cautelar. EM El 22 de noviembre de 2013, mediante Auto 36567, el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales ordenó hacer efectivas las medidas cautelares decretadas.

de acoger la referida pretensión cautelar. EM El 22 de noviembre de 2013, mediante Auto 36567, el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales ordenó hacer efectivas las medidas cautelares decretadas. El 17 de febrero de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y Productos S.A.S. C.V. interpusieron demanda en la que manifestaron que: Desde el año 2008, PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. comercializa de manera directa y a través de distribuidores y comercializadores productos bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas) para identificar el producto “tronquitos de maíz con sabor artificial a queso” en una presentación protegida por registros de marcas. De otro lado, la expresión CHEESE, por sí misma, es conocida por ser la traducción inglesa de QUESO y, en ese sentido, es además usada comúnmente en la referencia a productos comprendidos en las Clases 29 y

30. Por lo tanto, no debe haber duda de que el principal aspecto para analizar la existencia de una infracción de marca es precisamente la disposición particular de los elementos gráficos.

Ni PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. ni Productos S.A.S. C.V., han autorizado ni suscrito contrato de licencia alguno con Productos Yupi S.A.S., con Ferris Enterprises Corp. o con Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. sobre los signos distintivos CHEESE TRIS (mixtos), que les confiera

autorizado ni suscrito contrato de licencia alguno con Productos Yupi S.A.S., con Ferris Enterprises Corp. o con Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. sobre los signos distintivos CHEESE TRIS (mixtos), que les confiera facultades para usario. La presentación comercial del producto que fabrica, comercializa y promociona Productos Yupi S.A.S. y su subsidiaria Compañía Intemacional de Alimentos S.A.S. es similarmente confundible con las marcas CHEESE TRIS (mixtas), conducta que resulta idónea para ocasionar confusión en el público consumidor. Las similitudes entre las presentaciones comerciales se demuestran con el estudio de mercado llevado a cabo por Synapsis Research S.A.S. Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. subsidiaria de Productos Yupi S.A.S. comercializa en Colombia, desde abril de 2013, a través de mercados, tiendas y página web, el producto “tronquitos de maíz con sabor artificial a queso" identificado con la marca YUPI CHEESE (mixta), bajo14. 15. 16.

17. 18. registro sanitario RSAV2114503. Producto que promocionó a traves de televisión, prensa, revistas, radio y material impreso en puntos de venta, siendo la mencionada marca similarmente confundible con las marcas CHEESE TRIS (mixtas) y compitiendo ambas en el mismo mercado.

Argumentos de la contestación a la demanda. Productos Yupi S.A.S., Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. y Ferris Enterprises Corp. presentaron contestación a la demanda manifestando que: El presente caso se puede reducir a determinar si la presentación comercial, empaque del producto del producto comercializado bajo la marca YUPI

Productos Yupi S.A.S., Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. y Ferris Enterprises Corp. presentaron contestación a la demanda manifestando que: El presente caso se puede reducir a determinar si la presentación comercial, empaque del producto del producto comercializado bajo la marca YUPI CHEESE (mixta) es “similarmente confundible” con las marcas CHEESE TRIS (mixtas), frente a lo cual es posible afirmar que: i) no son similares en sus elementos distintivos por cuanto la supuesta similitud recaería en elementos descriptivos o de uso común, que se encuentran dentro de la esfera del dominio público, y ii) tal eventual similitud no es suficiente para hacerlos confundibles entre sí. Como la propia demanda lo reconoce, “la expresión CHEESE es conocida por ser la traducción inglesa de QUESO y, en ese sentido, es además usada comúnmente en la referencia a los productos de las Clases 29 y 30”. Adicionalmente al hecho de que sea “conocido” su significado y sea "usada comúnmente”, se trata de un elemento descriptivo, por cuanto informa a los consumidores, de manera directa (ya no evocativa), una característica del producto distinguido por el signo, su sabor a queso (fojas 32-33). Es cierto que ambos productos emplean en sus empaques un fondo en tonalidades rojas. Sin embargo, tal uso del rojo no es semejante, pues mientras YUPI CHEESE (mixta) lo emplea con una tonalidad sólida, los empaques comercializados bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas) lo utilizan con diversos matices de colores y texturas que lo hacen diferente. Además, no sólo los fondos en tonalidades rojas son diferentes, sino que su

empaques comercializados bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas) lo utilizan con diversos matices de colores y texturas que lo hacen diferente. Además, no sólo los fondos en tonalidades rojas son diferentes, sino que su uso es común para la categoría de los pasabocas producidos sobre la base de ingredientes naturales. Adicionalmente, el uso del rojo en los enpaques de pasabocas cumple, ante todo, una finalidad técnica: estimular el apetito. La elección del color respondería a una función práctica: categorizar productos y mejorar la elegibilidad de los mismos. En consecuencia, el color rojo se utiliza para empaques de perfumes, alimentos, pastas y salsas. En cuanto al color naranja, éste tiene una característica acogedora, caliente, íntima como el fuego ardiente, existiendo la teoría de que despierta el apetito, por esta razón es el color más utilizado en empaques para alimentos (fritos) snacks. Con relación a la figura del pedazo de queso en el fondo del elemento denominativo, debe partirse por reconocer que un bloque de queso en un empaque de pasabocas con sabor a queso es, indiscutiblemente, un% 19. 20. 21.

22. 23. ymento evocalivo en ¡anto sugiere Una característica del producto que distingue el signo. Tal elemento evocativo es necesariamente débil y, por lo tanto, llamado a tener que soportar que sea usado por otros competidores que también quieran o necesiten informar gráficamente al consumidor el sabor del producto ofrecido.

Además de que la representación gráfica de ambos bloques de queso se trata de un elemento evocativo, el cual además no reúne los requisitos

que también quieran o necesiten informar gráficamente al consumidor el sabor del producto ofrecido. Además de que la representación gráfica de ambos bloques de queso se trata de un elemento evocativo, el cual además no reúne los requisitos juridicos para hablar de similitud (trazado y concepto), por cuanto se trata de un concepto evocativo y, con respecto al trazado, dificimente puede sostenerse que un bloque de queso en diagonal y degradé de colores comparte el trazado de un bloque horizontal sin degradé significativos de colores, sin perjuicio de las evidentes diferencias en su tamaño proporcional al empaque. La figura del “muñeco en patineta" es el principal elemento distintivo y diferenciador del empaque de los productos comercializados bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas), elemento que, valga decirlo, ni siquiera está presente en el empaque de los productos comercializados bajo la marca YUPI CHEESE (mixta). Ello resultaría determinante, por cuanto en el estudio de mercado realizado por Synapsis, el 73% de los encuestados señala que la razón de agrado de los productos comercializados bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas) es el elemento gráfico “muñeco en patineta”.

. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

Que, el artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de

c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitado: 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". Procede la interpretación del artículo 155 ' “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de Impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos 0 servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ..7 v:7a1 d) de la cuada norma. ho procedo la interpretación del ...ículo 155 literales a) y e) por no considerarse pertinentes para la resolución del caso concreto. - De oficio: 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

2. La acción por infracción de derechos. Sus características.

3. Riesgo de confusión o asociación de signos en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

3. Riesgo de confusión o asociación de signos en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

4. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos.

Palabras en idioma extranjero de uso común y descriptivas (CHEESE). La marca evocativa. Elementos gráficos de uso común y descriptivos en la conformación de marcas mixtas (COLORES Y FIGURAS).

8. El principio de no funcionalidad aplicado a los colores.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

24. 25.

DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO

CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCION DE INFRACCIÓN DE

DERECHO.

En el caso de autos, PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y Productos S.A.S. C.V. son titulares de las marcas CHEESE TRIS (mixtas) para distinguir productos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Intemacional de Niza, sobre la base de las cuales se presentó la demanda en acción de infracción de derechos de propiedad industrial que dio origen al proceso interno, por el uso no consentido del signo YUPI CHEESE (mixto). En tal virtud, el Tribunal considera necesario referirse al tema. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en la jurisprudencia que se cita a continuación: ? “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También

la jurisprudencia que se cita a continuación: ? “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de colitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los colitulares".(...) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir

cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado', lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (...). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentenciaveada en o epzaí Ti-"5u US oo oo 83030 de (Ll publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de

dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentenciaveada en o epzaí Ti-"5u US oo oo 83030 de (Ll publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en confiicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.nsmpreuia Trajuctcial de 2 de julio 2 2008, exc tramite 70-1P-2008). va dentro cul

26. El Juez Consultante, para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre las marcas registradas CHEESE TRIS (mixta) y la marca supuestamente infractora YUPI CHEESE (mixta) teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite.

2. LAACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. SUS CARACTERÍSTICAS.

27. En el presente caso, PepsiCo Alimentos Colombia LTDA. y Productos S.A.S. C.V. interpusieron demanda en infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Ferris Enterprises, Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. y Productos Yupi S.A.S. por la presunta infracción de

S.A.S. C.V. interpusieron demanda en infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Ferris Enterprises, Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. y Productos Yupi S.A.S. por la presunta infracción de derechos de Propiedad Industrial, debido el uso del signo YUPI CHEESE (mixta), que según alegan es similarmente confundible con las marcas CHEESE TRIS (mixtas), registradas a su favor. Por tal motivo, el Tribunal estima conveniente abordar el presente tema.

28. En consecuencia, el Tribunal considera apropiado citar su jurisprudencia previa: “La acción de infracción de derechos. Sus características (...).

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: 3 Proceso 145-1P-2011, publicado en la G.O.A.C. 2053, de 22 de mayo de 2012, asunto: Competencia Desleal relacionado con la Propiedad Industrial. Infracción de derechos. Balón 90

3 Proceso 145-1P-2011, publicado en la G.O.A.C. 2053, de 22 de mayo de 2012, asunto: Competencia Desleal relacionado con la Propiedad Industrial. Infracción de derechos. Balón 90 % = 6& infrinja el cerecho ce proj.sa<d inuvati... b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-iP2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial, El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de

infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción, La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular 10« Un regisuo Ce marca, esgrimienco meivos justiricados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede

derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantia de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo

titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también l