TJCA - Proceso 233-IP-2013

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 233-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154 y 238 de la misma Decisión.

Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial, marca:

CONTIGO PERÚ.

Actor: sociedad AUGUSTO ARMANDO POLO CAMPOS.

Proceso interno Nº. 06136-2010-0-1801-JR-CA-03.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce.

VISTOS: El 27 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima , relativa al artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 06136-2010-0-1801-JR-CA-03; El auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el

presente proceso El auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:2

II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: señor AUGUSTO ARMANDO POLO CAMPOS.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS &

JOHNSTON S.A.A.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. El 10 de octubre de 2008, el señor AUGUSTO ARMANDO POLO CAMPOS interpuso acción por infracción a los derechos de autor y signo distintivo contra la sociedad

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A.

2. El demandante manifiesta que tiene registrada a su favor la marca CONTIGO PERÚ

(denominativa) para distinguir servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 14 y el 17 de julio de 2009, cuando se transmitían los partidos de futbol entre

Uruguay – Perú y Venezuela – Perú la empresa UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. habría utilizado en un spot publicitario la frase CONTIGO PERÚ.

4. Por Resolución Nº. 1617-2009/CSD-INDECOPI, de 26 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial.

5. El señor Augusto Armando Polo Campos interpuso recurso de apelación.

6. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1232-2010/TPI-INDECOPI de 2 de junio de 2010, confirmó la Resolución impugnada.

7. Contra las mencionadas Resoluciones el señor Augusto Armando Polo Campos interpuso demanda contencioso administrativa.

8. La demanda contencioso administrativa, fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número once, de 4 de enero de 2013, donde el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

9. Contra dicha Providencia el señor Augusto Armando Polo Campos interpuso recurso de apelación.

10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número cuatro de 2 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486.3

B. Fundamentos de la demanda.

Número cuatro de 2 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486.3

B. Fundamentos de la demanda.

El señor AUGUSTO ARMANDO POLO CAMPOS presenta la demanda bajo los siguientes argumentos:

11. El INDECOPI en las Resoluciones impugnadas “no han mentuado (sic) debidamente mi condición de titular del Signo Distintivo constituido por la frase ‘CONTIGO PERÚ’, la cual sólo puede ser utilizada por terceros, previa autorización o licencia de mi persona, sin embargo la empresa demandada en este proceso, con el fin de burlar mis derechos, utilizó indebidamente dicha frase para promocionar su producto Cerveza CRISTAL, agregando a la denominación de su producto la marca registrada a mi nombre ‘CONTIGO PERÚ’, así como disimulando dicha utilización, con ciertas alteraciones agregadas a la frase CRISTAL (…)”.

12. Agregó que la empresa demandada reconoció que utilizó la frase “señalando además que las palabras ‘Contigo Perú’, son usadas como parte del lenguaje común, lo cual es totalmente falso y, es una forma grotesca de utilización indebida de una marca registrada, en provecho de ventaja económica”.

13. El INDECOPI no analizó que la empresa demandada no contaba con una autorización expresa para utilizar la frase ‘Contigo Perú’.

14. El INDECOPI manifiesta que “sólo me he referido a la existencia de una competencia desleal, en la que la empresa denunciada habría incurrido; hecho que según la misma

Sala se plasmaría en la existencia de una similitud de signos denominativos entre la marca registrada a mi nombre y las frases utilizadas por la empresa denunciada al momento de publicar los spots publicitarios, para promocionar la venta de cerveza Cristal (…) por lo que el análisis de la Resolución impugnada se centra en determinar la existencia de dichas similitudes y diferencias que podrían causar confusión e los consumidores (…) es decir, ha analizado mi denuncia como si se tratara que la empresa Backus & Johnston, estuviese comercializando un producto similar al que yo estaría expendiendo, lo cual es un error por parte del Tribunal, con el único propósito de favorecer a la referida empresa cervecera”.

15. La Resolución impugnada hace referencia a la existencia de conexión competitiva entre los servicios de telecomunicaciones que distingue mi marca y los productos de la Clase 32 que distingue la marca CRISTAL.

16. De esta manera el INDECOPI ha tratado el tema como competencia desleal y no como infracción a los derechos de autor y signos distintivos “en la que incurrió la empresa denunciada por la utilización indebida de la marca constituida por la frase

CONTIGO PERÚ”.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

17. Que el presente proceso versa sobre la posibilidad de confusión entre la marca registrada CONTIGO PERÚ y la frase “CRISTAL SIEMPRE ESTAMOS CONTIGO PERÚ LA CERVEZA DE LOS PERUANOS” utilizada por la empresa demandada en un spot publicitario y la posible existencia de conexión competitiva entre los servicios

y productos que distinguen dichos signos.4

18. En este contexto “tenemos que apreciados el producto que distingue la marca de Bakus y el servicio del signo del señor Polo Campos, se puede advertir que éstos difieren entre sí, no siendo tampoco de uso complementario (…)”. Afirma que la marca CONTIGO PERÚ distingue servicios de telecomunicaciones, mientras que “el signo utilizado por la emplazada distingue productos líquidos que se encueran destinados al consumo humano (…). Lo anterior, determina que los productos y servicios en cuestión sean comercializados y/o prestados (según sea el caso) a través de canales claramente diferenciados y se encuentren dirigidos a distintos segmentos del público”.

19. Afirma que si bien las cervezas pueden ser publicitadas por medios televisivos “ello no determina en forma alguna la similitud entre el producto cerveza de la 32 (…) con los servicios de telecomunicaciones de la Clase 38 (…) más aún si se toma en cuenta (…) que tales productos y servicios se encuentran dirigidos a un público distinto (…)”.

20. Que no existe similitud o conexión competitiva entre el servicio y los productos en conflicto.

21. Realizado el examen comparativo entre el signo utilizado por la emplazada “CRISTAL y logotipo SIEMPRE ESTAMOS / CRISTAL y logotipo CONTIGO PERÚ / CRISTAL y logotipo / LA CERVEZA DE LOS PERUANOS y la marca registrada CONTIGO PERÚ” no existe confusión desde el punto de vista fonético ni gráfico.

22. Finalmente, “la expresión CONTIGO PERÚ no había sido utilizada a título de marca,

sino que formaba parte de un mensaje que se pretendía transmitir, no siendo posible fragmentar en forma arbitraria el mismo, dado que su función era transmitir, en conjunto, una idea determinada”.

D. Fundamentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BAKUS Y JOHONSTON S.A.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda en los siguientes términos:

23. Sobre el argumento de habría hecho un uso indebido de la marca registrada CONTIGO PERÚ en la transmisión de los partidos de futbol Uruguay – Perú y Venezuela – Perú “nuestra empresa es sumamente respetuosa de los derechos de propiedad intelectual de terceros, y en este sentido no ha hecho un uso indebido de la marca ‘CONTIGO PERÚ’ como sostiene el demandante, y menos aún ha perjudicado sus intereses intelectuales y patrimoniales”.

24. En efecto, en los mencionados partidos de futbol “se transmitieron diversos anuncios publicitarios que utilizaban la frase “CRISTAL …SIEMPRE ESTAMOS CONTIGO PERU…CRISTAL…LA CERVEZA DE LOS PERUANOS”. Como se puede advertir “la denominación ‘CONTIGO PERÚ’ como parte de nuestro spot publicitario no ha sido utilizada a título de marca sino como parte de una expresión alusiva en las que las palabras CONTIGO y PERU, son usadas como parte del lenguaje común, en tanto ninguna persona está en capacidad de impedir su uso cuando no se presentan como una marca”.

25. El demandante está equivocado sobre el alcance de la protección que se otorga a un

signo distintivo.

26. De acuerdo al artículo 155 de la Decisión 486, el uso de la frase mencionada no supone la transgresión de ninguno de los supuestos previsto en la citada disposición5 “en tanto no sólo no existe identidad entre la marca del denunciante y la frase que transmitimos, sino que además ésta última no ha sido usada a título de signo distintivo”.

27. La frase ha sido utilizada para promocionar la marca Cristal “es decir fuera de la esfera de los servicios de telecomunicaciones para los cuales registró la denominación ‘CONTIGO PERÚ’, razón por la cual la denuncia fue como tenía que ser desestimada”. Por lo que, afirma que no existe conexión competitiva.

28. Las Resoluciones impugnadas han sido debidamente motivadas.

29. Respecto al hecho de que el INDECOPI trató su denuncia como un acto de competencia desleal y no como uno de infracción a los derechos de autor y signos distintivos, afirma que “el único sustento fáctico de la denuncia ha sido el supuesto uso indebido de la marca CONTIGO PERÚ (…)”.

E. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, se fundamenta en que:

30. No existe confusión entre los signos en conflicto.

31. No existe conexión competitiva.

32. Las Resoluciones impugnadas han sido debidamente motivadas.

F. Fundamentos del recurso de apelación.

El señor AUGUSTO ARMANDO POLO CAMPOS, interpone recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, Resolución número once, de 4 de enero de

2013, en los siguientes términos:

33. Como errores de hecho: “En la sentencia apelada, se han tomado literalmente como válidos únicamente los argumentos de la codemandada el INDECOPI, en el sentido de que supuestamente no existiría riesgo de confusión (…)”.

Sin embargo, del análisis de los signos “se puede colegir de manera clara que la utilización de ésta frase y marca registrada dentro del slogan publicitario por parte de la empresa cervecera, sin la autorización del titular de la marca, en este caso el demandante; constituye una clara infracción a la ley de propiedad industrial (…) además, induce a confusión al público consumidor (…)”. “(…) el hecho de que la publicidad de la empresa cervecera, se encuentre registrado en diferente clase de la clasificación internacional (…) de ninguna manera enerva el hecho de que en el público consumidor, se genera una clara y evidente confusión, respecto de la titularidad de la marca registrada ‘CONTIGO PERÚ’”.

34. Como errores de derecho: Se han desestimado los alcances jurídicos de la declaración de rebeldía de la empresa codemandada ‘UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y

JOHNSTON S.A.A. (…)”.6

Se concluye que no existe confusión entre los signos. El uso de la frase ‘CONTIGO PERÚ’ constituye un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca registrada. Que no sería aplicable al caso la legislación sobre derechos de autor.

G. Fundamentos de la contestación a la apelación.

35. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

H. Solicitud del Juez consultante.

36. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Cómo deben analizarse e interpretarse la facultad del titular de una marca registrada para impedir el uso de un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

CONSIDERANDO:

37. Que, la norma contenida en el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

38. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

39. Que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486; y, conforme a lo dispuesto por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 154 y 238 de la misma Decisión; y,

40. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…) CAPITULO III De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.7 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)

TITULO XV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS

CAPITULO I De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. (…)”.

1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. La acción por infracción de derechos. Sus características. Distinción con la acción de competencia desleal.

41. En el caso de autos, el señor Augusto Armando Polo Campos interpuso demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A. por haber utilizado la frase “CRISTAL SIEMPRE ESTAMOS CONTIGO PERÚ LA CERVEZA DE LOS PERUANOS” en un spot publicitario.

42. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia,

que a continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.8 El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la

facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:  Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.  Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están

interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá.9 La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo

tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012,

caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow).

La acción por infracción de derechos. Sus características. Distinción de una acción por infracción con una acción de competencia desleal.

43. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que la parte demandante manifiesta que “el INDECOPI ha tratado el tema como competencia desleal y no como infracción a los derechos de autor y signos distintivos”.

44. Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los10 causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:  Impedir la comisión de la infracción.  Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.  Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.  Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.  Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la

infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y11 dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones

infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la

indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor come