TJCA - Proceso 233-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 233-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 006 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 224, 228, 238, 241 literales a), c), d), f) y g), 245 y 246 de la misma Decisión.

Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: Sociedad CRYSTAL S.A.S.

Proceso interno Nº. 11001319900120345930-02.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio Nº C-1951 de 30 de septiembre de 2014.

El Memorando I-GAUC-14-031465 de 8 de octubre de 2014, mediante el cual la

Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió al Cónsul en Quito, el Exhorto No. 006. El 6 de noviembre de 2014 se recibió, en este Tribunal, la comunicación SECQT14714, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 006, librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155, 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 11001319900120345930-02.

1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 15-J-TJCA-2015.2 El Exhorto No. 006 remitido por el Secretario de la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno.

Demandante: Sociedad CRYSTAL S.A.S.

Demandado: Sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S.

Hechos.

1. La sociedad CRYSTAL S.A.S. sobre la base de la notoriedad de su marca PUNTO BLANCO, interpuso acciones de cancelación contra las marcas MUNDO

Demandado: Sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S.

Hechos.

1. La sociedad CRYSTAL S.A.S. sobre la base de la notoriedad de su marca PUNTO BLANCO, interpuso acciones de cancelación contra las marcas MUNDO BLANCO registradas por la sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S., las cuales culminaron con la expedición de las Resoluciones 1154 de 28 de enero de 2013, y 1153 de 28 de enero de 2013, en virtud de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio decidió cancelar el registro de las marcas MUNDO BLANCO, toda vez que consideró que entre las marcas en conflicto existían similitudes ortográficas, fonéticas, conceptuales, así como conexión competitiva entre los productos y servicios que identificaban.

2. La sociedad demandada AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. presentó nuevamente solicitud de registro de la marca MUNDO BLANCO, la cual fue denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las Resoluciones 29999 de 23 de mayo de 2013 y 10191 de 18 de marzo de 2013.

3. La sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. cuenta con seis establecimientos comerciales en los cuales emplea la denominación “MUNDO BLANCO”, contando con una página web con dominio http://mundoblanco.com/, lo cual demuestra que viene haciendo uso efectivo de dicho signo en el mercado colombiano. Asimismo, a la fecha viene empleando la marca “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, que es similar a la marca previamente cancelada, por lo que se configura una infracción Marca anulada Marca empleada demandado3 a los derechos de la accionante, quien cuenta con registros válidos para distinguir productos y servicios identificados con la marca “PUNTO BLANCO” para

similar a la marca previamente cancelada, por lo que se configura una infracción Marca anulada Marca empleada demandado3 a los derechos de la accionante, quien cuenta con registros válidos para distinguir productos y servicios identificados con la marca “PUNTO BLANCO” para distinguir productos y servicios de las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional.

4. En virtud de lo expuesto, la demandante sociedad CRYSTAL S.A.S. solicitó el decreto de medidas cautelares a efecto de obtener el cese de la infracción marcaria cometida, lo cual fue concedido por medio del Auto 20128 de 3 de julio de 2013, no apreciándose en autos si dicha providencia fue cumplida o no por la sociedad demandada.

5. El 23 de agosto de 2013, la sociedad CRYSTAL S.A.S. interpuso acción declarativa y de condena prohibitiva por infracción de derechos de propiedad intelectual, dirigida a obtener la declaración respecto del hecho que la sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. cometió acto de infracción contra su derecho de propiedad intelectual, requiriendo el cese inmediato de los actos que constituyen infracción marcaria.

6. Con Acta de Audiencia de 29 de mayo de 2014, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió sentencia, declarando que MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en infracción contenida en los literales a) y e) del artículo 155 de la Decisión 486, por lo que

ordenó el cese inmediato y definitivo de los actos que constituyen infracción de marcas, y se abstenga de importar, manufacturar, ofrecer, comercializar, distribuir y promocionar cualesquiera tipos de productos y/o servicios identificados con las expresiones “MUNDO BLANCO” o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, ordenando el retiro de todos los circuitos comerciales de todo producto que contenga las marcas infractoras y la adopción de medidas para evitar la continuación o repetición de los actos constitutivos de infracción.

7. La sentencia fue impugnada por MB TECH DE COLOMBIA S.A., y los actuados fueron elevados a la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Bogotá.

8. Por medio de la Resolución de 17 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

Argumentos de la demanda. La sociedad CRYSTAL S.A.S. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

9. No ha brindado autorización, ni ha suscrito contrato de licencia de uso con la sociedad MB TECH de COLOMBIA S.A. para permitirle el uso de la marca PUNTO BLANCO o de alguna que resulte similarmente confundible con ésta, en el caso concreto “MUNDO BLANCO” y/o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, máxime si dichas marcas fueron canceladas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en mérito a la condición de marca notoria del signo distintivo “PUNTO BLANCO”.4

10. Pese a que la marca “MUNDO BLANCO” fue cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la demandante MB TECH DE COLOMBIA S.A.S., persiste en el uso de la referida marca, puesto que viene usando la denominación “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, lo que implica el desacato implícito de las Resoluciones expedidas por la administración, y un acto de mala fe por parte de la demandada, dado que la persistencia en el uso de dicha marca se suscita con posterioridad a la expedición de los actos administrativos de cancelación de la marca.

11. Existe una evidente similitud entre la marca notoria PUNTO BLANCO, previamente registrada por CRYSTAL S.A.S. y las expresiones “MUNDO BLANCO” y/o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, pese a que MB TECH DE COLOMBIA S.A. pretende convalidar su marca incluyéndole el vocablo genérico “uniformes”, seguido de la expresión infractora “MUNDO BLANCO”.

Argumentos de la contestación a la demanda. La sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. , en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

12. Es cierto que el Consejo de Estado mediante sentencia de 11 de noviembre de 2010 (difiere de la fecha de sentencia indicada por la sociedad demandante, 29 de noviembre de 2010) expedida dentro del Expediente 2003-00459, sobre Acción de Nulidad y Restablecimiento de Derecho interpuesto por la sociedad demandante, anuló el registro de la marca MUNDO BLANCO para distinguir los

productos comprendidos en la Clase 25; sin embargo, no es cierto que a dicha fecha la sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. haya sido titular de la marca cancelada, dado que ésta fue concedida y registrada a favor de la señora Luz Marina Vargas de Perilla, persona natural diferente a la sociedad demandada.

13. La marca que fuera anulada judicialmente difiere de la marca empleada por la sociedad demandada, en vista que existen elementos gráficos que hacen que el estudio de registrabilidad sea diferente e incomparable.

14. La sentencia de cancelación de marca del signo MUNDO BLANCO (registrado a nombre de doña Luz Marina Perilla de Vargas) se realizó tomando como base la comparación de la marca mixta “MUNDO BLANCO” y la marca denominativa “PUNTO BLANCO”, por lo que el análisis de los elementos gráficos sólo se ciñen al caso concreto de la referida sentencia y no pueden ser aplicados al presente caso.

Marca anulada Marca empleada demandado5

15. La Resolución 8407 de 27 de febrero de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, reconoció la notoriedad de la marca “PUNTO BLANCO”; sin embargo, declaró no procedente la acción de cancelación de la marca MUNDO BLANCO por considerar que ambos signos eran disímiles.

16. Si bien las Resoluciones 1153 y 1154 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dispusieron la cancelación de la marca “MUNDO BLANCO”,

dichos actos administrativos no irrogan efectos en el caso concreto, puesto que la marca anulada por el Consejo de Estado y las anuladas por la Superintendencia se componen de elementos diferenciadores a la solicitud de marca “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, por lo que no es posible extender un fallo de notoriedad a un signo que en su conjunto es diferente al cotejado en las acciones de nulidad y cancelación. Además, los referidos actos administrativos se encontraban pendientes de ser resueltos los recursos de reposición y en subsidio de apelación, por lo que no cometió infracción al momento de solicitar el registro de la marca “UNIFORMES MUNDO BLANCO”.

17. No existe similitud entre las marcas PUNTO BLANCO y UNIFORMES MUNDO BLANCO, ni inducción en error al público consumidor.

18. En atención a la medida cautelar impuesta contra la sociedad demandada, ésta ha modificado el nombre de cada uno de los establecimientos comerciales, quedando de esta forma “MUNDO UNIFORMS”.

19. El posicionamiento de la marca UNIFORMES MUNDO BLANCO no obedece al aprovechamiento injusto de otras marcas, ni a la mala fe, puesto que el nombre comercial MUNDO BLANCO viene siendo utilizado de forma ininterrumpida desde el año de 1982, y fue depositado como nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 28294 de 16 de mayo de 2013.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

20. Que, los artículos 155, 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

21. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

22. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 155 literal d), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina2.

2 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier6

De oficio: 154, 224, 228, 238, 241 incisos a), c), d), f) y g), 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3.

tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una persona, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir

nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social y otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. (…)”. 3 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (…)7

Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en

contrario entre los cotitulares. Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; (…) c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; (…) f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…)

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. (…)”.8

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

2. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base

de una acción de infracción de derecho.

3. La acción por infracción de derechos. Sus características. Medidas cautelares.

4. El nombre comercial como signo de defensa en una acción por infracción de derechos.

5. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación de signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.

6. Marca notoria, su protección y su prueba.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

23. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que la solicitud de interpretación prejudicial que consta en el Exhorto Nº. 05 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue remitido a través de la Embajada de la República de Colombia en Quito, Ecuador.

24. En este sentido, el Tribunal sobre la base de la interpretación prejudicial 149-IP2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas oportunidades debe solicitar interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista a que la normativa

jurídica comunitaria así lo dispone. Incluso puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org.

25. Para un mejor entendimiento del tema, el Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694.

2. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

26. En el caso de autos, la demandante sociedad CRYSTAL S.A.S. es titular de la marca PUNTO BLANCO, sobre la cual, manifestó, tiene derecho al uso exclusivo.

Se demanda que la sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. está usando las9 marcas MUNDO BLANCO (la cual ya fue cancelada) y UNIFORMES MUNDO BLANCO, las cuales son confundibles con su marca PUNTO BLANCO.

27. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.

El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular

tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se

establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay10 posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de

especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP2008)”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL

RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN

DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow).11

28. El juez consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca PUNTO BLANCO (mixto) y el supuestamente infractor MUNDO BLANCO y UNIFORMES MUNDO BLANCO, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite.

3. La acción por infracción de derechos. Sus características. Medidas cautelares.

29. La demandante CRYSTAL S.A.S. titular de la marca PUNTO BLANCO, manifestó que el uso de las marcas MUNDO BLANCO (cancelada) y UNIFORMES MUNDO BLANCO de la sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. implica la infracción a sus derechos.

30. Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos. Sus características (…).

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades

competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.12

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen