TJCA - Proceso 234-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 234-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 238, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 005 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 157 segundo párrafo, 241, 243, 245 y 246 de la misma Decisión.

Caso: Infracción a Derechos de Propiedad Industrial.

Actor: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS

S.A. Proceso interno Nº. 110013103018200800286-01.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio Nº C-1924 de 26 de septiembre de 2014.

El Memorando I-GAUC-14-031464 de 8 de octubre de 2014, mediante el cual la Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió al Cónsul en Quito, el Exhorto No. 005. El 6 de noviembre de 2014 se recibió la comunicación SECQT14-715, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 005, librado por la Sala Civil del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este órgano jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 incisos a) y d), y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 110013103018200800286-01. El Exhorto No. 005 remitido por el Secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los2 artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno.

Demandante: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A.

Demandado: Sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A.

Hechos.

1. Tanto la actora, sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. como la sociedad demandada CINASCAR DE COLOMBIA, pertenecen al negocio de la intermediación de compra, venta, importación, exportación, distribución de vehículos automotores y auto partes, así como a la apertura y manejo de talleres y establecimientos especializados en vehículos automotores.

2. El 20 de noviembre de 2006, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. asumió la representación en Colombia de la marca ZOTYE, perteneciente a la empresa china ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD, quien es la fabricante y comercializadora de vehículos de la marca ZOTYE, acordando contractualmente que todos los vehículos de marca ZOTYE que ingresaran a Colombia fueran identificados con la marca NÓMADA.

3. El 29 de diciembre de 2006, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro de la marca NÓMADA, para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Mediante Resolución 24200 de 6 de agosto de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el derecho de exclusividad sobre la marca NÓMADA para identificar vehículos y partes de vehículos a favor de COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A., por el término de 10 años.

5. La empresa CINASCAR DE COLOMBIA S.A. viene realizando publicidad mediante diversos canales, publicitando vehículos de marca ZOTYE, en versiones de 1.3 y 1.6 litros, los cuales, en mérito del contrato celebrado entre la accionante y ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD, venían siendo ingresados al territorio colombiano con la marca NÓMADA, de titularidad del accionante.

6. El 29 de mayo de 2008, y previo a la interposición de la demanda, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. solicitó medida cautelar inmediata, solicitando que en forma anticipada y previa a la notificación del auto admisorio de la demanda, se decomisaran a la demandada todos los vehículos automotores3 de marca NÓMADA que estuvieran en posesión de la demandada, así como la suspensión inmediata de todos los trámites aduaneros y el embargo de los vehículos automotores identificados con la referida marca que figurara en las declaraciones de importación, y el cese inmediato del uso de la marca.

7. El 19 de agosto de 2008, COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. interpuso demanda ordinaria de mayor cuantía, dirigida a obtener la declaración respecto del hecho que la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. cometió acto de infracción contra su derecho al uso exclusivo de la marca de producto denominativa NÓMADA, y el cese inmediato del uso no autorizado de la marca, así como el pago de una indemnización y del monto del dinero que hubiera obtenido la sociedad demandada por la comercialización de los productos de marca NÓMADA, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. El 11 de marzo de 2009, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. dio contestación a la demanda.

9. Por Providencia de 28 de febrero de 2014, el Juzgado Veintidós Civil del Circuito

de Descongestión de Bogotá, decidió negar las pretensiones de la demanda.

10. El 14 de marzo de 2014, la sociedad COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE VEHÍCULOS S.A. interpuso recurso de apelación.

11. El 28 de mayo de 2014, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. presentó alegatos de la apelación.

12. Por medio de la Resolución de 18 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

Argumentos de la demanda. La sociedad COMERCIALIZADORA COLOMBIA DE VEHÍCULO S.A. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

13. Tanto la accionante como la demandada comercializan vehículos automotores y auto partes, así como conducen talleres y establecimientos especializados en vehículos automotores.

14. Tiene un derecho preferente y exclusivo sobre la marca NÓMADA, en virtud a que con fecha 29 de diciembre de 2006, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud para el registro de la referida marca NÓMADA para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la expedición de la Resolución Nº 24200 de 6 de agosto de 2007, por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la

expedición de la referida resolución, esto es hasta el 6 de agosto de 2017.4

15. El derecho de exclusividad obtenido importa la atribución de impedir a terceros que sin su autorización puedan usar el signo distintivo NÓMADA o cualquier otro signo similar.

16. Desde el 20 de noviembre de 2006 la actora asumió la representación de la marca ZOTYE, de titularidad de la empresa china ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP.

CO. LTD., y bajo los términos de dicho contrato, se acordó que todos los vehículos de marca ZOTYE fueran identificados con la marca NÓMADA, de propiedad exclusiva de la actora. Por ello, la referida empresa comercializa los vehículos ZOTYE en Colombia únicamente a través de la actora.

17. La demandada mediante publicidad realizada en diversos medios de comunicación escritos, viene publicitando vehículos marca ZOTYE en versiones de 1.3 y 1.6 litros, sin que medie autorización alguna, afectando la propiedad intelectual de la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., representada de la actora. Ofrece los vehículos a un valor de Treinta Millones Cuatrocientos Noventa Mil pesos. Asimismo, la venta de dichas unidades asciende a un número superior a las 733 unidades, pese a no contar con licencia o autorización por parte de la accionante.

18. Como consecuencia de lo expuesto, se configura infracción contra el derecho al uso exclusivo de la marca de la accionante, por lo que requiere el cese inmediato del uso no autorizado de la marca NÓMADA por parte del demandante, así como el pago de una indemnización por parte de la sociedad demandada.

Argumentos de la contestación a la demanda. La sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A., en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

el pago de una indemnización por parte de la sociedad demandada. Argumentos de la contestación a la demanda. La sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A., en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

19. No es cierto que entre el contrato celebrado por la accionante y ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD exista una exclusividad a favor de la accionante, ya que en el referido contrato se establece que la parte contratante (hoy el demandante) aceptó expresamente que las marcas utilizadas en los vehículos, incluyendo a aquellas incorporadas a los vehículos, serían de propiedad de la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 157 inciso 2 de la Decisión 486, la accionante no puede prohibir a un tercero el uso de la marca para ofrecer en venta.

20. A pesar de no contar con la titularidad de la marca NÓMADA, la accionante realizó el trámite de registro de marca en Colombia, apropiándose indebidamente de la citada marca, la cual se utiliza para identificar los vehículos fabricados por ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD. con destino al mercado colombiano.

21. No es cierto que la accionante tenga un derecho prioritario sobre la marca NÓMADA, por cuanto la presentación de una solicitud de marca no genera derecho alguno. La accionante no ha presentado título idóneo con el cual evidencie los derechos que alega tener sobre la marca NÓMADA en Colombia.5

22. CINASCAR DE COLOMBIA S.A. sí cuenta con un contrato de distribución con

ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., por lo que de los vehículos que comercializa la demandada ya venían marcados de fábrica sin que la sociedad demandada hubiera intervenido en dicho proceso.

23. La accionante autorizó a la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD. para marcar los vehículos destinados al mercado colombiano con la denominación NÓMADA, aceptando contractualmente que los derechos de dicha marca correspondían al fabricante, por lo que bajo dichos términos no puede restringir las actividades comerciales de un competidor, ya que ello constituye un acto de competencia desleal.

24. La comercialización en Colombia de vehículos con marca NÓMADA no genera riesgo de confusión entre el público consumidor puesto que se trata de los mismos vehículos que el demandante comercializaba bajo los términos del contrato celebrado con ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

25. Que, los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

26. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

27. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitados: 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina1.

1 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…)

Comunidad Andina1.

1 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.6 - De oficio: 154, 157 segundo párrafo, 241, 243, 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. (…)”. 2 “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 157 Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así

como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.7

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

2. El derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido de marca como base de una acción de infracción de derechos.

3. Limitaciones y excepciones al uso exclusivo de la marca. Uso legítimo de la marca por terceros.

4. El uso de una marca a título informativo.

5. Medidas cautelares.

6. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

la marca por terceros.

4. El uso de una marca a título informativo.

5. Medidas cautelares.

6. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. (…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. (…)”.8

1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

28. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que la solicitud de interpretación prejudicial que consta en el Exhorto Nº. 05 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue remitido a través de la Embajada de la República de Colombia en Quito, Ecuador.

29. En este sentido, el Tribunal sobre la base de la interpretación prejudicial 149-IP2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas

oportunidades debe solicitar interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista a que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone. Incluso puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org.

30. Para un mejor entendimiento del tema, el Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694.

2. El derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido de marca como base de una acción de infracción de derechos.

31. En el caso de autos, la sociedad demandante manifiesta que tiene un derecho exclusivo sobre el signo NÓMADA. Por lo tanto, el Tribunal estima oportuno referirse al tema.

32. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, que a

continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros

realicen determinados actos sin su consentimiento.9 De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características

especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo10 tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca

registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO

CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow).

3. Limitaciones y excepciones al uso exclusivo de la marca. Uso legítimo de la marca por terceros.

33. En el presente caso, la sociedad demandada manifestó que de acuerdo con el artículo 157 numeral 2 de la Decisión 486, la accionante no puede prohibir a un tercero el uso de la marca para ofrecer en venta.

34. En el Proceso 89-IP-2011 se señala que: “El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular.

Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157.11 Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal 3. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”. Así, “ con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.4

Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE5 que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”6. El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “ siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

3 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C Nº 177, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso

2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 de setiembre de 1997. 4 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649. 5 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la ma