TJCA - Proceso 234-IP-2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de octubre de 2024

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno

del Consultante: Referencia: Normas objeto de consulta prejudicial:

Magistrado ponente:

VISTOS:

234-1P-2021 Interpretacion prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 700715-2017/DSD 7427-2018-0-1801-JR-CA-26 Supuesta infracción de la marca DAVIS INTERNATIONAL PERÚ (mixta) Artículos 155, 156 y 158 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina Rogelio Mayta Mayta La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 155, 156 y 158 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú mediante oficio 7427-2018-0-S-5“SECA-CSJLI-PJ del 17 de septiembre de fin de resolver el proceso interno 7427-2018-0-1801-JR-CA-26.Proceso 234-TP-2021 La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales de este Tribunal sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso.

fin de resolver el proceso interno 7427-2018-0-1801-JR-CA-26.Proceso 234-TP-2021 La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales de este Tribunal sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso. Las sentencias 145-IP-2022, 261-TP-2022, 350-1P-2022" y 391-1P-2022 de este Tribunal, sobre el acto aclarado.

A. PARTES EN EL PROCESO INTERNO

Demandante: Perú Davis Instruments E.LR.L. (en adelante, Davis Instruments) Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú

(en adelante, Indecopi) Davis Perú Inn S.A.C. (en adelante, Davis Perú) SÍNTESIS DEL PROCESO INTERNO El 29 de febrero de 2012, Indecopi otorgó el registro del signo DAVIS INTERNATIONAL PERÚ (mixto) a la sociedad Davis International Perú S.A. (en adelante, Davis International). El 11 de diciembre de 2015, Davis Perú se constituyó como representante oficial de la marca DAVIS en Perú, autorizada por Davis Instruments Corp. Inc. (en adelante, Davis EE. UU.), para importar, vender y ofrecer mantenimiento de equipos meteorológicos de esa marca en el territorio nacional. El 13 de junio de 2016, Davis International y Davis Perú celebraron un contrato de licencia de uso exclusivo de la marca DAVIS

INTERNATIONAL PERU (mixta).

Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en:

contrato de licencia de uso exclusivo de la marca DAVIS

INTERNATIONAL PERU (mixta).

Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: btips:/ [ www.comunidadandina.ors/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205146.pdf10.

Proceso 234-1P-2021 El 9 de agosto de 2016, Davis Instruments habría obtenido autorización de Davis EE. UU. para importar y vender sus productos. Desde entonces, Davis Instruments habría venido utilizando el signo distintivo DAVIS en el mercado. El 21 de septiembre de 2016, Davis International transfirió el registro de su marca a Davis Perú, acto que habría sido registrado el 22 de noviembre de 2016. El 1 de enero de 2017, Davis EE. UU. otorgó la representación comercial para la reventa y mantenimiento de equipos en Perú a Davis Instruments. El 7 y 17 de abril de 2017, Davis Perú denunció a Davis Instruments por infracción de derechos marcarios y comisión de actos de competencia desleal, con base en el registro multiclase DAVIS INTERNATIONAL PERU (mixto) respecto de los productos de las clases 9 y 37. El 8 de mayo de 2017, Indecopi realizó una inspección en el local de Davis Instruments sentado en actas que no se encontraron productos con el signo DAVIS. El 15 de mayo de 2017, Davis Instruments contestó la denuncia de Davis Perú argumentado que su empresa sería la única vendedora en Perú autorizada por la empresa matriz en EE. UU. Y que Davis Perú habría registrado la marca en conflicto de mala fe, consciente de que estaba

Perú argumentado que su empresa sería la única vendedora en Perú autorizada por la empresa matriz en EE. UU. Y que Davis Perú habría registrado la marca en conflicto de mala fe, consciente de que estaba inscrita en EE. UU. a nombre de Davis EE. UU. Davis Instruments alegó, como sustento de su denuncia, que la marca sería notoriamente conocida. El 5 de septiembre de 2017, Indecopi declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial e improcedente la denuncia por competencia desleal, con los siguientes fundamentos: a) Por principio de territorialidad, resultaría irrelevante que Davis EE. UU. haya autorizado a Davis Instruments el uso de su marca en Perú porque sería titular de la marca únicamente en EE. UU., no en Perú. b) — Sobre el supuesto registro de mala fe por parte de Davis Perú, se podrían iniciar las acciones pertinentes por la vía que corresponda. No se habría aportado evidencia suficiente sobre la existencia de actos de competencia desleal en la forma de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.11. 12. 13. 14. 15. 16. Proceso 234-1P-2021 Davis Instruments apeló la resolución del Indecopi alegando que la marca DAVIS sería un signo notorio en EE. UU. y que estaría autorizada por su titular para su uso. El 18 de abril de 2018, Indecopi confirmó la resolución del 5 de septiembre de 2017 considerando que: a) La supuesta notoriedad de la marca sería irrelevante en la causa porque solo se pretende dilucidar la existencia o inexistencia de una infracción matcatia.

septiembre de 2017 considerando que: a) La supuesta notoriedad de la marca sería irrelevante en la causa porque solo se pretende dilucidar la existencia o inexistencia de una infracción matcatia. b) — Si bien Davis Instruments habría demostrado tener autorización de Davis EE. UU. para utilizar la marca DAVIS, no habría acreditado tener autorización de Davis Perú como titular de la marca en Perú. e) La cuestión sobre el registro de mala fe no correspondería analizarse en un proceso de infracción marcaria. El 28 de junio de 2018, Davis Instruments planteó demanda contenciosoadministrativa contra la sanción por infracción marcaria impuesta por el Indecopi en su contra, ampliando su fundamento inicial sosteniendo que la marca empleada no sería confundible con la marca registrada a nombre de Davis Perú. El 13 de septiembre de 2018, Indecopi contestó la demanda insistiendo que la sanción habría sido impuesta sobre la verificación de una infracción marcaria, enfatizando que, para el sistema marcario registral de Perú, el titular de la marca es quien posee su registro, verificándose en el proceso de origen la existencia de una infracción contra la marca registrada a nombre de Davis Perú. El 24 de septiembre de 2018, Davis Perú contestó la demanda de Davis Instruments negado los cargos de mala fe en su contra e insistido en que se habría infringido su derecho matcatio. El 30 de diciembre de 2019, se emitió sentencia de primera instancia, declarando infundada la demanda de Davis Instruments, con el siguiente fundamento: a) — Se habría acreditado procesalmente el uso de un signo prácticamente idéntico al registrado a nombre de Davis Perú.

declarando infundada la demanda de Davis Instruments, con el siguiente fundamento: a) — Se habría acreditado procesalmente el uso de un signo prácticamente idéntico al registrado a nombre de Davis Perú. El argumento sobre la ilegitimidad del registro no tendría que haber sido evacuado en el marco de una acción por infracción de derechos. Para tal efecto, tendría que haberse planteado una acción de nulidad o cancelación.17. Proceso 234-1P-2021 ¢) Elargumento sobre la notoriedad de la marca en EE. UU. devendría en impertinente porque el sistema peruano es registral y se restringe territorialmente. d) — Resultaría impertinente el análisis sobre el permiso que la matriz otorgó a Davis Instruments porque en el proceso se analiza la infracción de la marca de Davis Perú. El 6 de enero de 2020, Davis Instruments apeló la sentencia de primera instancia por considerarla gravosa y alegando que no existiría riesgo de confusión entre productos oficiales y no-oficiales en un mercado especializado como en el que compite. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

1. Si Perú Davis Instruments E.LR.L. infringió o no los derechos de propiedad industrial de Davis Perú Inn S.A.C. por el uso no autorizado de un signo distintivo idéntico o similar a su marca

registrada DAVIS INTERNATIONAL PERU (mixta).

2. Sies admisible o no resolver cuestionamientos sobre la validez de un

propiedad industrial de Davis Perú Inn S.A.C. por el uso no autorizado de un signo distintivo idéntico o similar a su marca registrada DAVIS INTERNATIONAL PERU (mixta).

2. Sies admisible o no resolver cuestionamientos sobre la validez de un registro marcario en una acción por infracción marcaria, en una especie de “reconvención o contrademanda”.

NORMAS OBJETO DE CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 155, 156 y 158 de la Decisión 486”. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un Decisión 486.- «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: Za) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para 7 Mos cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los 5Proceso 234-IP-2021 nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal interpretó una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 155 y 156 de la Decisión 486 constituyen acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-1P-2022. cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos

acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; ©) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o desu titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y £) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y £) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, ) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. () «Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente culadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.»Proceso 234-1P-2021

4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenido en los párrafos 2.1. a 2.52 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 243-IP4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenido en los párrafos 2.1. a 2.52 de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 243-IP2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 28 a 42), disponible en el siguiente enlace: Dttps:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA?205187.paf 5, Elartículo 158 de la Decisión 486 también constituye un acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 259-IP-2021.

En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita a los criterios jurídicos interpretativos contenido en los párrafos 4.2. a 4.22. de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 259-IP2021 del 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021 (páginas 16 a 20), disponible en el siguiente enlace: Dtibs:/ [ www.comunidadandina.org/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ Gaceta?204373.pdf

6. Por lo que no corresponde que este Tribunal emita una mueva interpretación prejudicial de las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen acto aclarado en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

E. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA

AUTORIDAD CONSULTANTE

consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen acto aclarado en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

E. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LA AUTORIDAD CONSULTANTE A continuación, este Tribunal dará respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante que sean pertinentes según las reglas de la interpretación prejudicial. No responderá a las preguntas que se refieran al ( caso concreto o pretendan la calificación de los hechos del proceso, limitándose a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 1. «¿En un procedimiento de infracción marcaria cabe evaluar el E = argumento de defensa de la denunciada si la marca se adquirió de a DE vo mala fe por la denunciante?» A\ eN 2. «¿E un procedimiento de infracción marcaria corresponde evaluar

7Proceso 234-IP-2021 si la marca registrada base para la presentación de la denuncia, incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 135° de la Decisión 486?» Las dos preguntas anteriores plantean dos situaciones de alcance procesal diferente. En el primer caso, el argumento de la mala fe se esgrime como un mero mecanismo de defensa en el que el demandado expresa una respuesta negativa que conlleva la afirmación de un hecho. En el segundo caso, el argumento de la mala fe es la base de una acción que rebasa el alcance de una simple defensa y se expresa como una especie de “contra demanda o reconvención”, que tiene una pretensión independiente al del proceso en que se opone, que ameritaría la realización de un proceso

alcance de una simple defensa y se expresa como una especie de “contra demanda o reconvención”, que tiene una pretensión independiente al del proceso en que se opone, que ameritaría la realización de un proceso aparte y diferenciado de aquel en que se origina. En el primer caso, en que el argumento se opone solo como medio de defensa, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que si el denunciado en una acción por infracción marcaria prueba que, con anterioridad al comienzo de dicho procedimiento, inició una acción de nulidad con relación al tegistro marcario que sustenta la denuncia por infracción, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción matcatia y espere el resultado de la acción de nulidad, pues el resultado puede tener incidencia directa en la acción por infracción. Para que opere la regla de este criterio jurídico interpretativo se requiere la verificación de dos condiciones: (i) la existencia de una acción de nulidad planteada con anterioridad al proceso en que se la opone; y, (ii) que la acción de nulidad del registro marcario pueda incidir efectivamente en el resultado de la acción por infracción de derechos. Si no se cumple uno de estos requisitos, el criterio es inaplicable. En el segundo caso, en que el argumento se plantea como una especie de “reconvención o contrademanda”, se tiene que la Decisión 486 no prevé esa posibilidad por lo que en una interpretación sistemática puede inferirse que no es admisible interponer una especie de “reconvención o contrademanda” en los procesos de infracción marcaria según la norma andina. En estos casos, se tendrá que proceder conforme lo prevea la

que no es admisible interponer una especie de “reconvención o contrademanda” en los procesos de infracción marcaria según la norma andina. En estos casos, se tendrá que proceder conforme lo prevea la Ver respuesta a la pregunta 4.5 de la Interpretación Prejudicial 473-IP-2018, de fecha 28 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial de Acuerdo de Cartagena 3726 del 9 de agosto de 2019 (páginas 65 y 66), que a su vez fue recogida como acto aclarado en el párrafo [4.10] Cde la Interpretación Prejudicial 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta T de Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 del mismo mes (páginas 52 a 54). | |Proceso 234-IP-2021 normativa interna de los países miembro. 3. «La empresa Perú Davis Instruments E.LR.L., alega tener autorización comercial de la empresa que produce los productos en el extranjero (Estados Unidos) para poder vender sus productos originales en territorio peruano. Por otra parte, la empresa Davis Perú INN S.A.C. si bien no tiene la representación comercial de la empresa que produce los productos en el extranjero; tiene la marca registrada en Perú y en base a dicho registro vende los productos producidos en el extranjero en Perú. Entonces ¿Una autorización comercial le permite a una empresa que no registró la marca, comercializar productos originales en territorio nacional? Y ¿Si quien fabrica los productos y les coloca la marca se encuentra en el extranjero y le da autorización comercial a una empresa, que no fue quien registró la marca en Perú, a fin de que venda sus productos, ésta empresa en base a la autorización comercial del fabricante,

quien fabrica los productos y les coloca la marca se encuentra en el extranjero y le da autorización comercial a una empresa, que no fue quien registró la marca en Perú, a fin de que venda sus productos, ésta empresa en base a la autorización comercial del fabricante, tiene el derecho de comercializar productos originales producidos en el extranjero, sin importar que no sea el titular del registro de la marca en Perú?» 4. «¿Una empresa en Perú que adquiera productos originales del extranjero y que ostente una representación comercial del fabricante no puede comercializar los productos originales con la marca del fabricante si es que no tiene registrado el signo a su favor?» 5. «En el presente caso, una empresa en el extranjero fabrica estaciones meteorológicas. Existen dos empresas que comercializan sus estaciones meteorológicas en Perú. Una de ellas registró la marca del producto y la otra tiene una autorización comercial de la fabricante para poder vender sus productos en Perú. Entonces ¿Existirá riesgo de confusión cuando todos los productos comercializados con la marca en conflicto se producen en el \ extranjero y se revenden por diferentes proveedores en el Perú?» Las tres preguntas anteriores atienden a cuestiones que resuelven el caso en concreto, por lo que no corresponde que este Tribunal emita criterio. En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados por la autoridadSEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

< QUINTO:

Proceso 234-1P-2021 consultante respecto de: a) los artículos 155, 156 de la Decisión 486, toda vez que

TERCERO:

CUARTO:

< QUINTO:

Proceso 234-1P-2021 consultante respecto de: a) los artículos 155, 156 de la Decisión 486, toda vez que constituyen acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia emitida en el proceso 243-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023. b) el artículo 158 de la Decisión 486, toda vez que constituye un acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia emitida en el proceso 259-IP-2021, la cual se encuentra publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021. Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 7427-2018-0-1801-JR-CA-26, la cual deberá adoptarla —remitiéndose a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto. Con relación a las interrogantes formuladas, la autoridad consultante deberá remitirse a las respuestas contenidas en la presente providencia. Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 4 consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.Proceso 234-IP-2021 dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Sandra Catalina Charris Rebellón Magistrada % Hugo R. Gómez Apac Magistrad 3.k Rogelio Mayta Mayta Íñigo Salvador Crespo Magistrado Magistrado De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente y la secretaria Íñigo Salvador Crespo Magistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. J J 11