TJCA - Proceso 237-IP-2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 10 de julio de 2024

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno del consultante: Normas objeto de consulta prejudicial: Tema objeto de

interpretación:

Magistrado ponente:

VISTOS:

237-1P-2021 Interpretación prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú 739497-2018/DSD 3282-2019-0-1801-JR-CA-25 Artículos 155 y 238 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina Si la utilización no comercial de un signo distintivo por parte de un tercero no autorizado por el titular puede constituir una infracción marcaria Rogelio Mayta Mayta La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo conProceso 237-1P-2021 Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA), mediante el oficio 3282-2019-0-S5"SECA-CSJLI-PJ del 22 de septiembre de 2021, a fin de resolver el proceso

lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA), mediante el oficio 3282-2019-0-S5"SECA-CSJLI-PJ del 22 de septiembre de 2021, a fin de resolver el proceso interno 3282-2019-0-1801-JR-CA-25. La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales precedentes de este Tribunal sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso. Las sentencias 145-IP-2022, 261-TP-2022, 350-IP-2022' y 391-IP-2022? de este Tribunal, sobre el acto aclarado.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Intradevco Industrial S.A.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual — Indecopi Sindicato de Trabajadores de Intradevco Industrial S.A. De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los hechos controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente a efectos de interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina es: si el Sindicato de Trabajadores de Intradevco Industrial S.A. infringió o no los derechos marcatios de Intradevco Industrial S.A. sobre la marca SAPOLIO, al ! Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: Dttps:/ [ www.commnidadandina.ory/ DocOficiale. s/ Garetas/ GACETA %205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en:

Dttps: / [ www.commnidadandina.ory/ DocOficiale. s/ Garetas/ GACETA %205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: Dttps:/ [aw.comunidadandina.oy/ DocOficialesFiles/ Gacetas/ GACETA%205147.pdf YUProceso 237-1P-2021 presuntamente utilizar dichos signos sin autorización en protestas y manifestaciones de inconformidad por motivos laborales.

NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486. Decisión 486.- «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; ce) - fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera

ce) - fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio» «Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Sila legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción

Sila legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.» YeProceso 237-1P-2021 El mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales' que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la Sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 del mismo mes y se encuentra, disponible en el siguiente enlace: Dtips:/ [190.comunidadandina.og/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACET.AY%205187 pdf Siendo que la Sentencia 243-IP-2022, en la interpretación prejudicial del

encuentra, disponible en el siguiente enlace: Dtips:/ [190.comunidadandina.og/ DocOficialesFiles/ Gacetas GACET.AY%205187 pdf Siendo que la Sentencia 243-IP-2022, en la interpretación prejudicial del artículo 155 de la Decisión 486 se refiere a la posible infracción por el uso no comercial ni autorizado del signo distintivo realizado por los consumidores o destinatarios finales de los bienes y servicios, se considera pertinente ampliar esta interpretación al uso realizado por terceros que no fueran consumidores o usuarios o que, siéndolos, no actúen en el uso en esa calidad, para el caso específico del literal f) del referido artículo. ANÁLISIS En este caso se aborda la cuestión de si la utilización no comercial de un signo distintivo por parte de un tercero no autorizado por el titular puede constituir una infracción marcaría. . La protección a la marca en general y a la marca notoriamente conocida en particular, está referida a su uso y aprovechamiento comercial, por lo que el uso no comercial por parte de un tercero no constituye una infracción marcaria. Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TICA. //U1.2, 1.3, Proceso 237-1P-2021 Esta regla tiene una excepción, en el caso de la marca notoriamente conocida, prevista en literal f) del artículo 155 de la Decisión 486, para situaciones en que el uso no comercial pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. La aplicación de esta excepción es posible en el proceso interno de referencia por lo que a continuación pasamos a realizar precisiones necesarias.

fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. La aplicación de esta excepción es posible en el proceso interno de referencia por lo que a continuación pasamos a realizar precisiones necesarias. Inicialmente tenemos que la Sentencia de Interpretación Prejudicial del proceso 243-IP-2022, al analizar el artículo 155 de la Decisión 486, establece que las expresiones públicas de un usuario o consumidor respecto de una marca notoriamente conocida sin autorización del titular de la marca no constituyen por sí solas una infracción marcaria. La sentencia expresa: «...Los consumidores, destinatarios finales de los bienes y servicios, tienen el derecho a formular quejas o reclamos respecto de la calidad de los productos adquiridos, o respecto de la idoneidad de la prestación de los servicios referidos. Estas quejas o reclamos, en algunos casos pueden conducirse a través de cauces formales, como por ejemplo a través de los procedimientos de protección al consumidor, pero también pueden conducirse a través de situaciones más informales, como sería el manifestar su disconformidad en su entorno familiar, social o laboral. ...Precisamente, en ejercicio de su libertad de expresión, los consumidores pueden manifestar su disconformidad o insatisfacción respecto de bienes y servicios contratados, utilizando diversos canales informales, como la conversación entre amigos o vecinos, reuniones familiares, las redes sociales, etc. ... Y es que no constituye un supuesto de infracción marcaria el hecho de que un consumidor final manifieste su disconformidad o insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.» Este razonamiento relativo a los consumidores o usuarios es aplicable

insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.» Este razonamiento relativo a los consumidores o usuarios es aplicable también como regla general para cualquier tercero, por lo que el uso Ver párrafos 49.5. a 4.9.10. de las páginas 32 y 33 de la Interpretación Prejudicial 243-IP2022 del 17 de mayo de 2023, que constan en las páginas 51 y 52 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 del mismo mes. Disponible en: . bitps:/ [vmv.compnidadandine.org/ DocOfivialesFiles/ Garetas/ GACETA%205187pdf Y/UProceso 237-1P-2021 público de una marca de forma no comercial y sin autorización del titular de la marca, no constituye una infracción marcaria. Esto se debe a que el uso por fuera del comercio no implica la utilización del signo a título de marca (v.g. para identificar productos o servicios ofertados). Esta regla se relativiza para las marcas notorias (o renombradas), porque la norma considera que estas requieren mayor protección frente a acciones ilegítimas (no amparadas en derecho), que afecten la fuerza distintiva del signo o su valor comercial o publicitario, porque se entiende que este valor es la característica esencial de la notoriedad de la marca. 1.4. Así, excepcionalmente, de acuerdo con el literal f) del artículo 155 de la Decisión 486, el uso público no comercial de una marca notoria podría constituir una infracción marcaria si se verifican las condiciones definidas por la norma. El literal f) del referido artículo expresa:

Decisión 486, el uso público no comercial de una marca notoria podría constituir una infracción marcaria si se verifican las condiciones definidas por la norma. El literal f) del referido artículo expresa: «El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ) £ Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio». De esta forma, el titular de registro de una marca notoriamente conocida (o renombrada) tiene el derecho de impedir el uso público sin consentimiento por parte de un tercero cuando este uso, incluso no comercial, pudiera causar una dilución de la fuerza distintiva, del valor comercial o publicitario de la marca notoria, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Entendiéndose, en la hipótesis de la norma, que quien usa públicamente la marca incurriere en una infracción. Y Pero el ejercicio de ese derecho y la posibilidad de pedir tutela jurídica ante una eventual infracción y que esta fuera otorgada, está condicionada a que se verifiquen determinadas condiciones expresamente previstas en el artículo 226 de la Decisión 486; así la norma del literal f) del artículo 155 debe interpretarse sistemáticamente en relación con el artículo 226, concretamente en relación con su literal b). A 6Proceso 237-1P-2021 Para aplicar el literal f) del artículo 155 se debe verificar alguna de las hipótesis planteadas por el literal b) del artículo 226, o sea que exista o

concretamente en relación con su literal b). A 6Proceso 237-1P-2021 Para aplicar el literal f) del artículo 155 se debe verificar alguna de las hipótesis planteadas por el literal b) del artículo 226, o sea que exista o pueda existir un daño económico o comercial injusto, asociándose este a una posible dilución de la fuerza distintiva, el valor comercial o publicitario de la marca“. Para que el titular de una marca notoria tenga el derecho de prohibir el uso público de su marca por parte de un tercero, que realice ese uso fuera del comercio, se deben dar cuatro condiciones esenciales: e Primero, un tercero debe realizar actos de uso público de la marca notoria, que sean ajenos al uso comercial de la marca notoria. e Segundo, ese uso público debe ocasionar un daño a la marca notoria, que se concrete en la dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario. Esta afectación debe estar referida a la distintividad (intrínseca o extrínseca), o notoriedad, de la marca en el comercio, que no es lo mismo que la imagen. e Tercero, ese daño debe ser real, objetivo, concreto, no una percepción subjetiva. Sin daño no existe infracción. El daño debe acreditarse, no se presume. e Cuarto, el daño que pudiera darse debe ser injusto, o sea que las acciones de uso público de la marca notoria por parte del tercero deben ser contrarias a la norma jurídica. Si el tercero usa la marca, se refiere a ella públicamente, en un acto o actos que implican el ejercicio de un derecho no existe un daño injusto, aunque & Ver, asimismo, el documento denominado Cuestiones más Actuales del Derecho de Marcas. La

se refiere a ella públicamente, en un acto o actos que implican el ejercicio de un derecho no existe un daño injusto, aunque & Ver, asimismo, el documento denominado Cuestiones más Actuales del Derecho de Marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en internel, preparado por Marco Matías Alemán, Director Adjunto de la Divi de Legislación, Política Pública General y Desarrollo de la Organización Mundial de la » Propiedad Intelectual — OMPI, en el marco del Quinto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, coorganizado por la OMPI, la Oficina Europea de Patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la Agencia Española de Cooperación Internacional, con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial de España, en Cartagena de Indias (Colombia), del 20 al 24 de noviembre de 2006. Disponible + en: típs:/ /amvmipoint/ edocs/ mdocs/ lac/ es[ompi_ocpor_ogp_pi ju ely 06/0mpi apra ogp pi ju de 06 2.pdf 4Proceso 237-1P-2021 objetivamente exista alguna dilucién de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario. Por ejemplo, si el tercero en ejercicio de su derecho a la tutela jurídica inicia un proceso judicial que tiene trascendencia noticiosa, y en ese contexto se usa, se refiere, públicamente a la marca notoria, y producto de esa situación se advierte alguna dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario, esa situación no constituiría una infracción de marca, por lo que su titular no podría

y producto de esa situación se advierte alguna dilución de su fuerza distintiva, de su valor comercial o publicitario, esa situación no constituiría una infracción de marca, por lo que su titular no podría reclamarla como tal. Tampoco hay daño injusto si el tercero usa, se refiere, públicamente a la marca notoria en el ejercicio del derecho a la libre expresión, pues las marcas no están exentas de ser criticadas o elogiadas, que las personas expresen mensajes positivos o negativos respecto de ellas”. En resumen, no hay uso a título de marca, y menos infracción marcaria, cuando los ciudadanos se refieren a ella, o a un nombre comercial, en ejercicio de su libertad de expresión, su derecho de petición, su derecho a la protesta (pacífica), su derecho al reclamo, etc.

2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Respecto a las cuestiones planteadas por la autoridad consultante con relación a: «Si el marco legal de la Decisión 486 puede aplicarse en aquellos casos en los que terceros, que no forman parte del circuito económico, usan signos registrados a nombre de otras personas sin su autorización para fines no comerciales ni industriales? y si ¿Es posible considerar que se está ante una infracción a los derechos de propiedad industrial cuando se advierte que terceros utilicen marcas registradas con fines no comerciales ni industriales?» ( La autoridad consultante deberá remitirse a lo expresado en el numeral 1 del apartado C de esta sentencia de interpretación prejudicial, y a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 4.9. a 4.9.10. de la Sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243del apartado C de esta sentencia de interpretación prejudicial, y a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 4.9. a 4.9.10. de la Sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 2431P-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187

Ver de manera referencial Manuel Bernet Paéz, Los usos permitidos de las marcas ajenas: Una propuesta para el derecho chileno de acuerdo con la experiencia comparada, en Revista chilena de derecho y tecnología, vol. 11 no. 2, Santiago de Chile, diciembre de 2022. Disponible en: « Dttps:/ [99m scielo.el/ scielo. php?script=sci_arttexte>pid=50719-25842022000200087 5Proceso 237-1P-2021 del 22 de mayo del 2023 (ver páginas 50 a 52), disponible en el siguiente enlace: Dtsps:/ [ www.commmidadandina.org/ DoOficialesViles/ Garetas/ GACETAY205187.pdf En mérito a lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO: QUINTO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial de los artículos 155 y 238 de la Decisión 486, en los términos solicitados por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno 3282-2019-0-1801-JR-CA-25, al constituir un acto aclarado en los términos expuestos

Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, dentro del proceso interno 3282-2019-0-1801-JR-CA-25, al constituir un acto aclarado en los términos expuestos en la sentencia emitida en el proceso 243-1P-2022 del 17 de mayo de 2023 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023. Con relación al literal f) del artículo 155 de la Decisión 486 la autoridad consultante, además deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en el numeral 1 del apartado C de la presente providencia. Con relación a las interrogantes formuladas, la autoridad consultante deberá remitirse a las respuestas contenidas en la presente providencia. Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino. Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en aplicada en la Comunidad Andina. prProceso 237-1P-2021 Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial de fecha 10 de julio de 2024, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2024, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ———— Charris Rebellón Magistrada ? L Rogelio Mayta Mayta Íñigo Salvador Crespo Magistrado Magistrado

lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ———— Charris Rebellón Magistrada ? L Rogelio Mayta Mayta Íñigo Salvador Crespo Magistrado Magistrado De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente y la sé i Íñigo Salvador Crespo Magistrado presidente Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. sokokook 10