TJCA - Proceso 24-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 24-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante:

GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. Parte

contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “GIFTWORK”

(denominativa). Expediente Interno: 03498-2013-01801-JR-CA-01.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3498-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico , mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (actualmente Quinta Sala) presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 03498-2013-0-1801-JR-CA-01.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.2

2. ANTECEDENTES Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se

encuentran los siguientes:

1. El 24 de agosto de 2011, GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. solicitó el registro de la marca GIFTWORK (denominativa) para distinguir servicios educativos, a saber, clases conductuales, cursos, seminarios, conferencias y talleres en el campo de dirección comercial y recursos humanos, servicios de información, consultoría y asesoría en relación a todos los servicios mencionados de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, sin que se hayan presentado oposiciones en su contra.

3. El 9 de marzo de 2012, mediante Resolución 3955-2012-DSD-INDECOPI de la Dirección de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado, por considerar que carecía de distintividad y estar incurso en las prohibiciones del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486.

4. El 2 de abril de 2012, GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. interpuso

recurso de apelación.

5. Mediante Resolución 351-2013 de 30 de enero de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó el pronunciamiento emitido por la Dirección, el mismo que denegó el registro de la marca GIFTWORK (denominativa).

6. El 3 de mayo de 2013 GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., presentó demanda contenciosa administrativa.

7. El 13 de agosto de 2013 el INDECOPI contestó la demanda contenciosa administrativa presentada en su contra.

8. El 20 de marzo de 2014 el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, dictó la Sentencia signada como Resolución Número Cinco, por la cual, declaró infundada la demanda.

9. El 4 de abril de 2014 la sociedad GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., planteó recurso de apelación, en contra de la sentencia antes detallada. 10.Mediante providencia de 08 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (actualmente Quinta Sala) decidió suspender el proceso y solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: -Cómo debe entenderse la distintividad intrínseca de una marca; los criterios que deben tenerse en cuenta a fin de determinar cuándo un signo constituido por una3 denominación en idioma extranjero resulta ser descriptivo de productos o servicios.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11.GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

denominación en idioma extranjero resulta ser descriptivo de productos o servicios.

a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11.GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Menciona que el Tribunal del INDECOPI no está en la capacidad de demostrar que GIFTWORK es reconocido por otros proveedores de servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza como un servicio en particular, no siendo descriptivo. - Afirma que los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza bajo la marca GIFTWORK (denominativa) sólo son brindados a nivel mundial por su única titular que es GREAT PLACE TO WORK INC. y no por otro proveedor. - Manifiesta que de una manera errada el Tribunal del Indecopi indica que GIFTWORK es una denominación descriptiva en idioma inglés compuesta de dos palabras. - Enuncia que GIFTWORK es un solo término y como tal debe ser analizada por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual. b. Argumentos de la contestación a la demanda contencioso administrativa (INDECOPI). 12.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la denominación GIFTWORK por sí sola no está dotada de atributos necesarios para ser el medio por el cual se identifique y diferencie los servicios que pretende distinguir. - Menciona que dicha denominación no podrá ser percibida por el usuario como

un signo distintivo. - Que la denominación GIFTWORK si bien es una expresión que aparece como un solo término, las partículas que la conforman que son GIFT y WORK, no han perdido su individualidad dentro del signo las cuales significan regalo y trabajo, respectivamente. - Que la denominación GIFTWORK hace referencia a que los servicios que se intentan proteger brindan como temática la enseñanza de una cultura cuya visión es regalar una gran disposición, gran interés y apoyo generoso a los colaboradores, para que ellos a su vez retribuyan a la empresa con mayor productividad y entusiasmo.4 - Que por tanto el signo GIFTWORK (denominativo) hace alusión directa a un taller de buenas prácticas laborales para gerentes o directores de empresas, dirigido a obtener una mejor producción de su personal, a través de un ambiente de confianza, constituyendo por tanto un signo descriptivo que no es capaz de distinguir servicios en el mercado. e. Sentencia de Primera Instancia. 13.El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que no existió vulneración al procedimiento administrativo. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 14.GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE INC., dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que el Tribunal del INDECOPI no ha considerado ni se ha pronunciado adecuadamente sobre pruebas aportadas. - Que el Tribunal no ha efectuado una adecuada aplicación de la normativa andina, en particular calificando un término compuesto por dos palabras en inglés, como uno descriptivo, sin mediar una debida fundamentación. - Que GIFTWORK es un solo término y como tal debió ser analizado por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

inglés, como uno descriptivo, sin mediar una debida fundamentación. - Que GIFTWORK es un solo término y como tal debió ser analizado por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, artículo que se interpretará por ser pertinente para el presente caso.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo como marca por ser descriptivo en idioma extranjero.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA POR SER

DESCRIPTIVO EN IDIOMA EXTRANJERO.

1 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;5 15.Se abordará este tema para dar contestación a la inquietud del Juez solicitante respecto a: -Cómo debe entenderse la distintividad intrínseca de una marca; los criterios que deben tenerse en cuenta a fin de determinar cuándo un signo constituido por una denominación en idioma extranjero resulta ser descriptivo de productos o servicios.

16. El signo solicitado está compuesto por palabras en inglés GIFT y WORK 2, por lo que se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas.

productos o servicios.

16. El signo solicitado está compuesto por palabras en inglés GIFT y WORK 2, por lo que se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas.

17. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto de la marca”.

18. Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en

cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 19.Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a

2 Gift: presente, regalo y Work: trabajo, fuente www.wordreference.com6 identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”. 20.El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”. 21.Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que:

características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”. 21.Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. 22.El Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo GIFTWORK (denominativo), es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez relacionarse con los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 23.Signos Descriptivos. La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto. 24.Los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características.

25.El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. 26.Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos7 implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”. 27.El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medioes igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. 28.La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser

aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. 29.En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros. 30.En el presente caso, la descriptividad del signo GIFTWORK (denominativo) debe analizarse por su pronunciación en idioma extranjero, ya que si bien es un solo término, el Juez consultante debe verificar si al enunciarlo el consumidor podría fácilmente verificar qué servicios 3 intenta brindar en el mercado. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría

3 Servicios educativos, a saber, clases conductuales, cursos, seminarios, conferencias y talleres en el campo de dirección

comercial y recursos humanos, servicios de información, consultoría y asesoría en relación a todos los servicios mencionados de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.8 del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. En el presente caso, la descriptividad del signo GIFTWORK (denominativo) debe analizarse por su pronunciación en idioma extranjero, ya que si bien es un solo término, el Juez consultante debe verificar si al enunciarlo el consumidor podría fácilmente verificar qué servicios intenta brindar en el mercado. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo4 Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

4 El señor Magistrado José Vicente Troya Jaramillo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que falleció con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma.9 Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 24-IP-2015