TJCA - Proceso 24-IP-2016

> a ( TN {5 == TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de junio del 2017

Proceso: 24-1P-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2015-145518

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1003-010 de fecha 7 de enero del 2016, recibido vía Courier el 20 del mismo mes y año, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-145518; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal! admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes enel Proceso Interno:

Demandante: INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. ISA S.A.

E.S.P.=, 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 24-1P-2016

Demandados: SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A.

2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. Proceso 24-1P-2016

Demandados: SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A.

SISA. S.A.

Hechos Relevantes: El 24 de junio del 2015, INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. ISA S.A. E.S.P. (en adelante, INTERCONEXIÓN E.S.P.) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

(en adelante, SIC) demanda de Infracción a Derechos de Propiedad Industrial! contra la sociedad SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. SISA. S.A. (en adelante, SISTEMAS INTEGRALES). pues a pesar de habérsele negado el registro solicitado? y de innumerables intentos de conciliación para cesar el uso del signo SISA, ha continuado con la utilización de la expresión y gráfico evocativo SISA de manera pública como se puede observar en la página web http://www.sisa-sa.com/sisa/, así como en su publicidad y papelería. El 13 de noviembre del 2015, SISTEMAS INTEGRALES contestó la demanda planteada por INTERCONEXIÓN E.S.P. Mediante Auto 98914 de 29 de diciembre del 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda por Infracción Marcaria, presentados por INTERCONEXIÓN E.S.P. “(...) el aquí demandante es titular de las marcas ISA, ISA CAPITAL,

Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda por Infracción Marcaria, presentados por INTERCONEXIÓN E.S.P. “(...) el aquí demandante es titular de las marcas ISA, ISA CAPITAL, GRUPO ISA, ISA ACCIONES PARA TODOS; pues es titular de una familia de marcas, que es precisamente lo que ha querido construir”. “(...) Nuestro cliente tiene más de 100 registros en Colombia durante los últimos 10 años que contienen el termino ISA como principal”. “(...) un consumidor que conoce el signo ISA, ISA CAPITAL, GRUPO ISA, ISA ACCIONES PARA TODOS, verá en la marca SISA una nueva referencia del signo notoriamente conocido”. Expediente N 15-145518, seguido ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia. Es importante tener presente que, el 28 de febrero del 2011, SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. SISA. S.A. habria solicitado el registro como marca del signo SISA? (mixto) FiSIsa . para identificar servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y, que posteriormente mediante Resolución 3812, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC dentro del expediente Administrativo 11 179700, al resolver el recurso de apelación presentado por la sociedad opositora, INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P. ISA S.A. ES.P. revocó la decisión contenida en la Resolución 58613 de fecha 28 de septiembre del 2012, declaró fundada la oposición y negó asi la solicitud de registro del signo solicitado por la sociedad SISTEMAS INTEGRALES. 23.4. 3.5. 3.6.

de septiembre del 2012, declaró fundada la oposición y negó asi la solicitud de registro del signo solicitado por la sociedad SISTEMAS INTEGRALES. 23.4. 3.5. 3.6. 37. 4.1. Proceso 24-1P-2016 “...) La sociedad demandada utiliza el mismo logo evocativo para distinguir sus servicios que las marcas registradas por mi mandante, es aquí donde radica la infracción a la marca ISA por parte de la sociedad SISA S.A., pues con este actuar se está beneficiando injustificadamente de la notoriedad con la que cuenta el signo de mi mandante “ISA”, al ser confundible en el mercado por usar indebidamente la misma imagen de mi representado”. SO INTERCOLOMBIA La confundibilidad entre el signo SISA y la marca ISA es dada respecto a la nueva imagen de la marca ISA soficitada a partir del año 2008 en adelante. Imágenes de marcas previamente registradas por Signo solicitado a registro por la INTERCONEXIÓN E.S.P. sociedad SISTEMAS INTEGRALES Nueva imagen solicitada Imagen con la cual pueda desde el 2008 con la cual se | coexistir signo SISA (mixto) genera confusión “(...) Si bien se reconoce que las demandas por infracción marcaria -son para proteger— signos distintivos registrados, los actos que aquí se encuentran cometiendo la sociedad SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. SISA S.A. también son constitutivos de actos de competencia desleal, pues como se puede observar se están generando actos de confusión”. “(...) Al reproducir la marca ISA y agregar una letra S al principio quedando la expresión SISA para que funcione a nivel nacional al mismo

competencia desleal, pues como se puede observar se están generando actos de confusión”. “(...) Al reproducir la marca ISA y agregar una letra S al principio quedando la expresión SISA para que funcione a nivel nacional al mismo tiempo con la marca ISA, ocasiona necesariamente confusión en los usuarios, máxime cuando los signos son idénticos en la parte nominativa y gráfica pues el estilo de la letra A al final de la marca solicitada es idéntico a las marcas registradas; la forma de la consonante S es idéntico a los signos protegidos, por lo que se trata de evitar que el signo siga siendo utilizado efectivamente por el demandado en perjuicio del titular de la marca”. Pretensiones de la contestación a la Demanda por Infracción Marcaria, presentadas por SISTEMAS INTEGRALES “(...) la marca SISA, utilizada por mi representada ininterrumpidamente desde hace más de 25 años, no viola (y mucho menos flagrantemente) las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya 34.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 24-1P-2016 que no es cierto que haya identidad formal de los signos, ni se trata de los mismos servicios, ni mucho menos genera riesgos de confusión en el mercado”. “(...) el signo a registrar no reproduce y mucho menos de “manera exacta” el signo de ISA. Y esto sin mencionar, que mi cliente desde hace ya un tiempo venía trabajando, e implemento, un cambio de imagen corporativa”. “(...) es claro que la marca de la demandada contiene claras diferencias con los simbolos mencionados en la demanda: El nuestro tiene en su

ya un tiempo venía trabajando, e implemento, un cambio de imagen corporativa”. “(...) es claro que la marca de la demandada contiene claras diferencias con los simbolos mencionados en la demanda: El nuestro tiene en su parte izquierda y antes el vocablo SISA, 9 cuadros que ninguno de los signos de ISA tiene. Además, en dos de los signos de ISA, hay unas figuras que en nada se parecen a nuestro signo. Y como si fuera poco, en seis de los ocho signos de ISA, este vocablo va acompañado de otras palabras (“Autopistas de la Montaña”, “Interval”, “Grupo”, “Acciones Para Todos” y “Capital”), mientras que el nuestro únicamente incluye el vocablo SISA. Finalmente, el tipo de fuente en nuestro signo es de letras separadas entre sí, mientras que en varios de los signos de ISA, la fuente es de letras, unidas entre si, como si fuera una única línea continua”. “(...) No se discute que la sociedad Interconexion Eléctrica S.A.- ISA S.A. E.S.P. venga utilizando comercialmente el nombre de ISA desde 1967, pero tampoco puede desconocerse que SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A. viene utilizando el nombre comercial SISA desde 1990, como puede apreciarse en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá”. “(...) SISTEMAS INTEGRALES DE INFORMÁTICA S.A., ha ofrecido en diversas oportunidades sus servicios a la demandante, y en tales ofertas (de las cuales aportamos como prueba algunas de ellas) ha consignado en sus escritos la marca y el logotipo de SISA, sin que jamás la demandante hubiera manifestado molestia o inconformidad alguna en relación con la misma”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

en sus escritos la marca y el logotipo de SISA, sin que jamás la demandante hubiera manifestado molestia o inconformidad alguna en relación con la misma”. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 224, 225, 226, 227 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinas, los cuales se interpretarán por ser procedentes. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como lal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independiantemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conacida será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro, 4Proceso 24-IP-2016 De oficio se interpretarán los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486% pues se presume la existencia de actos de competencia desleal. TEMAS OBJETO DE INTEPRETACIÓN Derecho de uso exclusivo de la marca y ei derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imilación, traducción o transiiteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imilación, traducción o transiiteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocida el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transiiteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el tílular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo: o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o renombre del signo. El uso podrá venficarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. Artículo 227.- Será de aplicación al presente Título lo establecido en el literal h) del artículo 136, así como lo dispuesto en el articulo 155, literales e) y f). Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro.

los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro. €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en fenas, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; €) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemecional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo: 9) el valor contable del signo como activo el h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades signilicalivas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio intemacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. Artículo 258.- Sa considera desteal todo acto vinculado a la propiedad industria! realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre olros, los siguientes:

empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre olros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier. media que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un compelidar; o, €) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 51.1. 1.2. 1.3. Proceso 24-1P-2016 La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. Competencia desleal vinculada a la Propiedad Industrial. El uso de un nombre comercial como defensa en una acción por infracción Familia de marcas Coexistencia de hecho Pronunciamiento expreso solicitado por la Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho de uso exclusivo de la marca y el derecho a impedir el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción En el Proceso Interno consta que, INTERCONEXIÓN E-S.P.presentó ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC una demanda por infracción de derechos de la marca registrada ISA (mixta) en contra de la sociedad SISTEMAS INTEGRALES, por lo que resulta pertinente abordar el tema del derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento por parte de un tercero como base de una acción por infracción.

de la sociedad SISTEMAS INTEGRALES, por lo que resulta pertinente abordar el tema del derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento por parte de un tercero como base de una acción por infracción. Se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio "registral” en el campo del derecho de marcas, bajo el cual se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, que determina que el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:5 a) Positiva: esla facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibend): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. Ver a modo de referencia las linterpretaciones Prejudiciales de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145-1P-2011: y. de 25 de febrero de 2016, expedida en el proceso 262-IP-205 De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6.1.4. 2.2. 2.3. 2.4.

De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p.6.1.4. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 24-1P-2016 (i) — Enel ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) — Enel mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba . En el proceso interno, INTERCONEXIÓN E.S.P. en su escrito de demanda sostiene que: un consumidor que conoce el signo ISA, ISA CAPITAL, GRUPO ISA, ISA ACCIONES PARA TODOS, verá en la marca SISA una nueva referencia del signo notoriamente conocido". Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida su protección y prueba. Definición La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ie dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establecen la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos:

la regulación de los signos notoriamente conocidos. En efecto, el Artículo 224 determina el entendimiento que debe darse al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 2.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique.2.5. Proceso 24-IP-2016 b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. e) Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 2.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Paises Miembros. 2.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo De conformidad con lo establecido en el Artículo 224 de la Decisión 486, la marca notoria es conocida por el sector pertinente”; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que

la marca notoria es conocida por el sector pertinente”; esto es, por los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.3 Dado que las marcas notorias son conocidas en el sector pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. Cabe distinguir entre la marca notoria andina y la marca notoria no andina (o marca notoria extracomunitaria). La marca notoria andina rompe los principios de territorialidad, principio registral y uso real y efectivo, lo que significa que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el país andino donde se solicita su protección si es que es notorio en cualquier otro país andino, incluso si A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, elc.). La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en

territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el pais andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el pais andino donde se solicila su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio. Artículo 230 de la Decisión 486.2.6. Proceso 24-1P-2016 dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o no se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. Sin embargo, su protección no se da respecto de todos los bienes y servicios, sino únicamente respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. La marca notoria no andina (0 marca notoria extracomunitaria) se rige por los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo? En ningún caso se otorgará el registro marcario de un signo distintivo si el solicitante actúa de mala fe, si el propósito de dicho registro es restringir la libre competencia o si subyace a su solicitud un acto de competencia desleal, situaciones que deberán estar debidamente probadas. Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se deberán tomar en cuenta los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 2.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 2.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. La marca notoria no andina (0 marca notoria extracomunitaria), al encontrarse fuera de la Comunidad Andina, está supeditada a los principios de territorialidad, especialidad, principio registral y de uso real y efectivo. No por el hecho de considerarse noloria una marca en su país de origen puede impedir el registro de una marca similar o idéntica en un País Miembro de la Comunidad Andina, ya que el examinador andino, en aplicación de los principios de territorialidad y especialidad deberá analizar el caso en concreto y, a menos que exista un eventual acto de competencia desleal o ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario

ánimo de apropiarse de un signo que era conocido por el solicitante, no podrá impedir el registro de un signo sobre la base, únicamente, de que la marca es notoria fuera del territorio comunitario andino.2.7. 2.8. 2.9. Proceso 24-IP-2016 2.6.3. En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, respecto de aquellos bienes o servicios relacionados o conexos que generen la posibilidad de causar riesgo de confusión o de asociación. 2.6.4. En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida

sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de los riesgos antes mencionados, para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o 10Proceso 24-1P-2016 servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d} el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; Ñ) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; Ñ) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) — la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) — los aspectos del comercio internacional; o, k) ¡la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero.” 2.10. En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, 2.11. deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indis