TJCA - Proceso 248-IP-2022

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 12 de septiembre de 2023

Proceso: 248-1P-2022

Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente de origen: 7136800

Expediente interno del consultante: 11001032400020090000700 Normas objeto de la Artículos 136 (literal a) y 161 de la Decisión 486consulta prejudicial: «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Tema objeto de la Los contratos de licencia de uso y transferencia del consulta prejudicial: registro de marcas

Magistrado ponente: Gustavo García Brito VISTO: El Oficio 1684 del 22 de julio de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal a) y 161 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)', a fin de resolver el proceso interno 11001032400020090000700. 4 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del & septiembre del 2000. rsProceso 248-1P-2022

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: CCMIP S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio

& septiembre del 2000. rsProceso 248-1P-2022

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: CCMIP S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia

Tercera interesada: Luz Dary Mateus Casañas

EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO

ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 1451P-2022, 261-IP-2022, 350-1P-2022? y 391-1P-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente: «PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de

123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una noma del ordenamiento — jurídico Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: hitps://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: . hitps://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf 4DProceso 248-1P-2022 comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del

Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos: a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento — jurídico comunitario andino que el juez nacional de Única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la

Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento — jurídico comunitario andino que el juez nacional de Única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional; b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el \ criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el \ caso. c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento . jurídico comunitario andino que el juez ¿Sx ,CUARTO: Proceso 248-1P-2022 nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo

aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y, d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional. Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando

nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia. PDProceso 248-1P-2022

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

() NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literal a) y 161 de la Decisión 486. Con relación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 3441P-2022 de fecha 11 de abril de 2023; 145-1P-2022, 261-1P-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022, de fecha 13 de marzo de 2023, motivo por el cual, no será objeto de pronunciamiento adicional en la presente providencia. En cuanto al artículo 161 de la Decisión 486 que también fue objeto de la

2022 y 391-IP-2022, de fecha 13 de marzo de 2023, motivo por el cual, no será objeto de pronunciamiento adicional en la presente providencia. En cuanto al artículo 161 de la Decisión 486 que también fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, corresponde señalar que dicha norma que regula aspectos relacionados con los contratos de licencias y transferencias de registros de marcas, y está vinculada directamente con los siguientes temas específicos: - Latransferencia del registro de una marca. Requisitos y efectos. - Loscontratos de licencia para la explotación de la marca. El contrato de licencia exclusiva. Decisión 486.- «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; () «Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros, A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. ualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina acional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo deProceso 248-1P-2022

ualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina acional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo deProceso 248-1P-2022 —- La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca. — Particularidades relacionadas con los requisitos y efectos de los contratos de licencias de uso y las transferencias de marcas. Al respecto, resulta pertinente señalar que la norma citada, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos: mi 11] 1.2] 1.3 1.4 13] La transferencia del registro de una marca. Requisitos y efectos Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia de uso para la explotación de esta”. El artículo 161 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.» Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia del registro de la marca no

sin la empresa a la cual pertenece.» Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia del registro de la marca no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia del registro de la marca deberá constar por escrito". Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia del registro de una marca. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”. De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre el registro de su marca. A efectos de su Ver Interpretación Prejudicial 71-IP-2009 de 1 de julio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1772 del 10 de noviembre de 2009.Proceso 248-1P-2022 oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la oficina nacional competente”. [1.6] La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia del registro de una marca. Sin embargo, sí expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente, acarreando que ante la falta de este requisito no surta efecto frente a terceros. [1.7] Se debe destacar que, en aquellos aspectos no regulados por la normativa comunitaria andina, el contrato de transferencia del registro de una marca se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente. [1.8] Por su parte, el artículo 163 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

del registro de una marca se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente. [1.8] Por su parte, el artículo 163 de la Decisión 486 señala lo siguiente: «Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.» [1.9] Las disposiciones comunitarias sobre libre competencia se encuentran establecidas en la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina - «Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina»? (en lo sucesivo, la Decisión 608), que sustituyó a la Decisión 285 - «Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia». En el artículo 47 de la Decisión 608 se establece que: «[ljas disposiciones sobre libre competencia contenidas en otras Decisiones o Resoluciones se adecuarán a lo previsto en la presente Decisión.»”. [1.10] Cabe advertir que la transferencia del registro de una marca puede ser respecto de todos los productos o servicios que protege, o respecto de algunos en específico. En este sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o servicios que identifique con el mismo registro de marca, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan

la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o servicios que identifique con el mismo registro de marca, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan & relación en lo que respecta a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, hi Ibidem.Proceso 248-1P-2022 en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor". [1.11] Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro de marca, la oficina nacional competente debe evitar que la coexistencia de esta pueda generar o inducir a error al consumidor, y prevenir que marcas idénticas pertenecientes a titulares diferentes identifiquen productos relacionados”, [1.12] Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma 2] 12.1] [2.2] naturaleza, finalidad y medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial. De lo contrario se promovería tal como se indicó, la inducción a error del consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características”. Los contratos de licencia para la explotación de la marca. El contrato de licencia exclusiva La licencia para la explotación de la marca se encuentra regulada en el capítulo IV del título VI de la Decisión 486. El artículo 162 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: «Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda

«Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.» Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de ella. Esta potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión del registro de marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia de uso para la explotación de la misma”. " Ibidem. e Ibidem. Ibidem, er Interpretación Prejudicial 100-IP-2013 de 25 de junio del 2013, publicada en la Gaceta Oficial el Acuerdo de Cartagena 2237 del 19 de septiembre del 2013 512.3] [24] [2.5] 2.6] [2.7] [2.8] [2.9] Proceso 248-1P-2022 Las licencias de uso tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotaria™. El instrumento en el que se plasma la licencia de uso es el contrato de licencia, mediante el cual una persona, llamada

penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotaria™. El instrumento en el que se plasma la licencia de uso es el contrato de licencia, mediante el cual una persona, llamada licenciante, cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca". El contrato de licencia de explotación de la marca deberá plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Dentro del contrato de licencia intervienen tres elementos: a) Ellicenciante (titular de la marca); b) — El licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso de la marca); y, c) La marca licenciada que debe estar registrada o en trámite de registro. La licencia de explotación de la marca implica únicamente la autorización para utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión”. En la licencia de explotación de la marca una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos.” Al constar por escrito el contrato de licencia de explotación de la marca, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales

ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos.” Al constar por escrito el contrato de licencia de explotación de la marca, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular del derecho marcario puede facultar expresamente al licenciatario para ejercer en su nombre y 18 Ibidem. 16 Ibidem. ¥ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, Derecho de Marcas, Editorial Heliasta S.R.L., tomo “e eegunco p. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como «usuario autorizado». > 18 “Bertone y Cabanellas, Op. Cit, p. 305. 120Proceso 248-1P-2022 representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización, lo que permitirá al licenciatario actuar en defensa de la marca en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial; de no autorizarse dicha facultad, la defensa procesal es exclusiva del titular de la marca. [2.10] Es importante señalar que la calidad de licenciatario no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original. Desde el momento en que el producto salió lícitamente de la esfera de comercialización regular del titular, al ser un producto original, no existe forma de que se configure una infracción de marca. El contrato de licencia exclusiva [2.11] La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia y tampoco se refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes de dicho contrato, por lo tanto, al existir un tema no regulado por la

contrato de licencia y tampoco se refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes de dicho contrato, por lo tanto, al existir un tema no regulado por la norma andina, se debe aplicar, en lo que corresponda, la normativa nacional, en aplicación del principio del complemento indispensable, siempre teniendo en cuenta la prohibición expresa de la norma comunitaria respecto de las restricciones al comercio. [2.12] En ese sentido, el artículo 163 de la Decisión 486 prohíbe la 3] [3.1] 13.2] existencia de contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Por tal razón, debe tenerse en cuenta que, independientemente de la exclusividad de los contratos de licencia y de distribución, en ningún caso ello supone que este tipo de contratos puedan impedir importaciones paralelas. La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca El primer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (...)» La figura de la oposición al registro de una marca no solo busca proteger los intereses del titular de un registro marcario, sino también el interés colectivo de los consumidores, pues se debe

pueda desvirtuar el registro de la marca. (...)» La figura de la oposición al registro de una marca no solo busca proteger los intereses del titular de un registro marcario, sino también el interés colectivo de los consumidores, pues se debe evitar que estos queden expuestos a un riesgo de confusión oProceso 248-1P-2022 de asociación que afectaría su proceso de elección de bienes o servicios en el mercado. [3.3] La persona que todavía no es titular de un registro marcario, pero sí beneficiaria de una solicitud de transferencia (en trámite) de un registro marcario a su favor, cuenta con legítimo interés para presentar una oposición —sobre la base de la expectativa de ser en el futuro titular del mencionado registro marcario— a una solicitud de registro de marca. [3.4] La razón de lo anterior descansa no solo en la capacidad de proteger el derecho expectaticio que se tiene sobre un registro marcario, sino también en la necesidad de evitar que la falta de presentación de una oposición genere un escenario de convivencia de dos marcas registradas, que bien podría ocasionar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. [4.] Particularidades relacionadas con los requisitos y efectos de los contratos de licencias de uso y las transferencias de marcas Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal al responder las preguntas formuladas por las autoridades consultantes de los Países Miembros. [4.1] Actos que podrían considerarse como uso indebido de una marca, ocurrido con posterioridad a la terminación de un contrato de franquicia, que previamente lo autorizaba [4.1.1] Dentro de los elementos básicos del contrato de franquicia se encuentran: la licencia de explotación de

marca, ocurrido con posterioridad a la terminación de un contrato de franquicia, que previamente lo autorizaba [4.1.1] Dentro de los elementos básicos del contrato de franquicia se encuentran: la licencia de explotación de la marca, la transferencia del know how y las regalías. A través del contrato de franquicia generalmente el franquiciante le realiza al franquiciado la cesión del uso de la marca. [4.1.2] — Existiría un uso indebido de un signo distintivo en el marco de un contrato de franquicia una vez que cesa la relación contractual y, por ende, la autorización otorgada por el titular del derecho para utilizar la marca en el mercado, bien sea que la terminación del contrato se deba al vencimiento del plazo o por un incumplimiento del contrato de franquicia, salvo que el presunto infractor demuestre causales eximentes de ' responsabilidad como caso fortuito, fuerza mayor, entre otros. resente sección ha sido extraída del párrafo 2.1. de la Interpretación Prejudicial 193-1P-2019 6 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3785 de 9 de re de 2019. ” 11Proceso 248-1P-2022 [42] Los efectos jurídicos del contrato de franquicia (licencia de uso de marca) en un escenario de infracción marcaria” [42.1] El contrato de franquicia contiene el acuerdo (o cláusulas) de licencia de uso de marca (licencia exclusiva o no). En tal sentido, el franquiciante (o licenciante), al que llamaremos “A”, es el titular de la marca registrada, y el franquiciado (o licenciatario), al

cláusulas) de licencia de uso de marca (licencia exclusiva o no). En tal sentido, el franquiciante (o licenciante), al que llamaremos “A”, es el titular de la marca registrada, y el franquiciado (o licenciatario), al que denominaremos “B”, es el que ulilizará dicha marca a cambio de pagar al primero una compensación económica (regalías). [4.22] Teniendo presente dicho contexto, para determinar si hay o no infracción marcaria, el juez tiene, por obvias razones, competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la relación contractual. Si el contrato de franquicia (y la correspondiente licencia de uso de la marca), por las razones que fuere, dejó de tener efectos jurídicos (v.g., la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones, la extinción del contrato por vencimiento del plazo, etc.), significaría que B dejó de ser licenciatario del uso de la marca, por lo que si hubiese seguido usándola, pese a la ineficacia sobreviniente del contrato, habría cometido una infracción marcaria. En cambio, si el juez determinara, al resolver la controversia entre A y B, que el contrato siguió vigente (v.g., porque no hubo incumplimiento de las obligaciones, porque fue renovado, etc.), ello implicaría que B no dejó de ser licenciatario, por lo que tenía derecho a seguir usando la marca, y por ende no habría cometido una infracción marcaria. [4.3] Larelación entre la infracción marcaria y el incumplimiento contractual en el contexto de la celebración de un contrato de franquicia en el que se ha pactado el arbitraje como

infracción marcaria. [4.3] Larelación entre la infracción marcaria y el incumplimiento contractual en el contexto de la celebración de un contrato de franquicia en el que se ha pactado el arbitraje como mecanismo de solución de controversias” [43.1] El Tribunal va a establecer, como premisa, que entre «A», titular de un registro marcario, y «B», presunto infractor, ha existido una relación contractual (v.g., un contrato de franquicia) por virtud de la cual el primero ha otorgado al segundo una autorización o una licencia de uso de una marca (con exclusividad o no). Sin embargo, luego «A» alega que dicha relación ha Lal La presente sección ha sido extraída del párrafo 5.1. de la Interpretación Prejudicial 15-1P-2020 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 de 13 de mayo de 2022. ha presente sección ha sido extraíd