TJCA - Proceso 255-IP-2015

E TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de septiembre de 2015

Proceso: 255-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 02294-2010-0-1801-JR-CA-11

Referencia: infracción de derechos de Propiedad Industrial.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2294-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 27 de mayo del 2015, mediante el cual Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 del Literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02294-2010-0-1801-JR-CA-11.

El Auto del 20 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno

Demandante: Empresa de Transportes Treintitres S. A.2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 2.7.

La Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI)

Hechos Relevantes

2.3. 2.4. 2.5. 2.7.

La Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI) Hechos Relevantes . El 21 de febrero de 2007, Empresa de Transportes de Ayuda Mutua y Servicios Múltiples El Arca de Noé S. A. (en adelante, El ARCA DE NOE), titular de la marca de servicio ARCA DE NOÉ constituida por el logotipo conformado por la figura de un bus (sin reivindicar) en los colores blanco, verde y celeste para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra la empresa Transportes Treintitres S. A., la cual usa en sus unidades de transporte los colores característicos de la marca registrada induciendo a confusión al público consumidor.

El 2 de julio de 2007, la empresa de Transportes Treintitres S. A. presentó ante la Autoridad un escrito en el cual manifestó que la Resolución que otorgó el registro de la marca a favor EL ARCA DE NOÉ se encuentra cuestionada ante el Poder Judicial. El 26 de junio de 2009, mediante Resolución 1612-2009/CDS-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos denegó el pedido de suspensión del procedimiento y declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial presentada por EL ARCA DE NOÉ. Por consiguiente, prohibió a la empresa de Transportes Treintitres S. A. el uso indebido de la marca y fue amonestada por la infracción cometida.

de Propiedad Industrial presentada por EL ARCA DE NOÉ. Por consiguiente, prohibió a la empresa de Transportes Treintitres S. A. el uso indebido de la marca y fue amonestada por la infracción cometida. El 9 de julio de 2009, empresa de Transportes Treintitres S. A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 1612-2009/CDS-INDECOPI señalando que no se habría analizado que esta empresa tendría mejor derecho a usar en sus unidades de transporte los colores característicos de la marca. El 15 de marzo de 2010, por Resolución 0623-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI denegó la solicitud de suspensión del procedimiento y declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial presentada por la empresa EL ARCA DE NOÉ S.A. . El 31 de marzo de 2010, empresa de Transportes Treintitres S. A. interpuso demanda contenciosa administrativa, peticionando la nulidad de la Resolución 0623-2010/TPI-INDECOPI, manifestando, en lo principal, que no se analizó ni se valoró debidamente los medios probatorios aportados. El 3 de agosto de 2010, el INDECOPI contesto la demanda sosteniendo básicamente que el procedimiento administrativo no era un procedimiento2.8. 2.9. de nulidad de registro de marca sino de una denuncia por infracción de derechos a la Propiedad Industrial. El 24 de septiembre de 2014, a través de la Sentencia Ocho, se declaró infundada la demanda al considerar que la empresa de Transportes Treintitres S. A. no había logrado acreditar la inexistencia de la infracción que le es imputada.

infundada la demanda al considerar que la empresa de Transportes Treintitres S. A. no había logrado acreditar la inexistencia de la infracción que le es imputada. El 10 de octubre de 2014, empresa de Transportes Treintitres S. A. interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Ocho, sustentándose en los mismos términos en que fue presentada la demanda contenciosa administrativa. 2.10. Mediante auto de 4 de mayo del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo 31. 32. 3.3. 4.1. Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa Empresa de Transportes Treintitres S. A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: No se ha cometido ninguna infracción toda vez que los signos distintivos que utilizan las unidades de transporte con los colores celeste, blanco y verde, pertenece a la empresa de Transportes Treintitres S. A., porque estos se vienen utilizando desde hace más de 37 años en forma consecutiva y permanente. Constituye un acto de mala fe que la empresa EL ARCA DE NOÉ S.A., constituya una empresa con el mismo objetivo y utilizar sus unidades los mismos colores que la empresa de Trasportes Treintitres S. A. Que el Tribunal del INDECOPI no ha tenido en cuenta que los modelos de las unidades son diferentes, tienen diferentes rutas, características, numeración y líneas, siendo así, las Resoluciones cuestionadas dictadas contraviniendo el principio de legalidad.

Que el Tribunal del INDECOPI no ha tenido en cuenta que los modelos de las unidades son diferentes, tienen diferentes rutas, características, numeración y líneas, siendo así, las Resoluciones cuestionadas dictadas contraviniendo el principio de legalidad. Argumentos de la contestación a la Demanda Contenciosa Administrativa El INDECOPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: La figura del bus con la combinación de colores blanco, verde y celeste, constituye una marca registrada a favor de la empresa ARCA DE NOÉ, bajo Certificado 39439.g 4.2. La Autoridad Administrativa actuó en cumplimiento del principio de legalidad y con estricta sujeción a la Ley, es decir ante la denuncia por infracción de una marca y el uso indebido de la misma, no tuvo otra cosa que declarar fundada la denuncia. 4.3. Las semejanzas entre los signos confrontados no sólo han quedado acreditadas en sede administrativa, sino que además no han sido cuestionadas por el demandante a través del presente proceso. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia 5.1. El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda seguida por empresa de Transportes Treintitres S. A. contra el INDECOPI, y confirmó la Resolución 0623-2010/TPI-INDECOPI, al considerar que dicha Resolución fue emitida conforme a la Ley y en atención a los principios que rigen el debido procedimiento administrativo. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación. Empresa de Transportes Treintitres S. A. en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente:

que rigen el debido procedimiento administrativo. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación. Empresa de Transportes Treintitres S. A. en su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: 6.1. El petitorio fue fijado como punto controvertido sobre la Nulidad de la Resolución Administrativa, desnaturalizando el proceso. 6.2. La sentencia apelada, aparte de violar el derecho al debido proceso, es perjudicial por que priva de hacer uso del derecho legítimo de propiedad industrial que se encuentra acreditado objetivamente, lo que acarrea un agravio económico y moral. 6.3. Afirma que la marca de la actora fue obtenida de mala fe, toda vez que los representantes de EL ARCA DE NOÉ fueron concesionarios de la empresa de Transportes Treintitres S. A. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación 7.1. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 155 Literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", de los cuales se interpretará el Artículo 155 Literal d) de la “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes ectos: ()1.1. 1.2. referida Decisión 486 por ser pertinente su análisis en la resolución del recurso interpuesto, no se interpretará el Artículo 172 de la Decisión 486 pues en el proceso interno se discute sobre una infracción marcaria y no sobre un proceso de nulidad de registro.

recurso interpuesto, no se interpretará el Artículo 172 de la Decisión 486 pues en el proceso interno se discute sobre una infracción marcaria y no sobre un proceso de nulidad de registro. El pronunciamiento deberá contestar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿En un procedimiento por infracción de derechos a la Propiedad Intelectual (uso indebido de una marca de servicio de transportes) puede haber pronunciamiento respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada, cuando dicho argumento constituye la defensa principal del denunciado para acreditar la inexistencia de dicha infracción? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción. Confundibilidad de signos por sus colores. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento como base de una acción por infracción. En el proceso interno consta que, El Arca de Noé S. A., titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la figura de un bus (sin reivindicar) en los colores blanco, verde y celeste para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra la empresa Transportes Treintitres S. A., la cual usa en sus unidades de transporte los colores característicos de la marca registrada induciendo a confusión al público consumidor. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado y se dará contestación a la pregunta formulada por el Consultante®. usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos a servicios,

De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado y se dará contestación a la pregunta formulada por el Consultante®. usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos a servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tralándose del uso de un signo idéntico pare productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión. Articulo 172.-(...) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cuelquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste sa hubiera efectuado de mela fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados dasde la fecha de concesión del registro impugnado”.A 1.3. Bajo el principio "registral" en el campo del derecho de marcas se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. 1.4. 1.5. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotaria e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4.

Positiva: Es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usaria, licenciaria o cederla.

Negativa (ius prohibendi): Esta facultad tiene dos vertientes de

Positiva: Es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usaria, licenciaria o cederla.

Negativa (ius prohibendi): Esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. El titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible; y, Tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ¡us prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (. ..). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión". (Sentencia

de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (...) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión". (Sentencia dictada en el expediente N° 11-1P-96, del 29 de agosto de 1997, : Ver a modo de referencia las linlerpretaciones Prejudiciales de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 1451P-2011; y, de 25 de febrero de 2016, expedida en el proceso 263-1P-205. 61.7. 1.8. 1.9. publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El Artículo 155 en sus Literales a), b), c), d), e) y f) de la Decisión 486 detemina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, el Articulo 155 Literal d) de la Decisión 486 es una causal general de impedimento de uso en el comercio de un signo idéntico a igual a la marca registrada en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Para calificar la conducta contenida en Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos: 1.8.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 1.8.1.1. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de

cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 1.8.1.1. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 1.8.1.2. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 1.8.1.3. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a fa marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales?. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que esté adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen

piense que dicho producto tene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y atra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-1P-2008). 71.10.La acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con el signo similar sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación”. 1.11. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 1.11.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, 1.41.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comun®. 1.12. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.13.Para lo anterior, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta

producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.13.Para lo anterior, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza a fin de verificar si se puede generar riesgo de confusión o asociación. 1.14. Previamente a responder concretamente la pregunta formulada por la Sala consultante, se precisa que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso interno, limitándose a establecer el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. ¿En un procedimiento por infracción de derechos a la Propiedad Intelectual (uso indebido de una marca de servicio de transportes) puede haber pronunciamiento respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada, cuando dicho argumento constituye la defensa principal del denunciado para acreditar la inexistencia de dicha infracción? Debemos tener presente, que el objetivo perseguido por el denunciante al presentar una acción por infracción es obtener de la autoridad competente “Ibidem £ Proceso 89-1P-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR”.a / e un pronunciamiento en el que se determine si los hechos denunciados son o no constitutivos de infracción en contra de los derechos de propiedad industrial conferidos por el registro de la marca base de la denuncia. En consecuencia, al resolver la controversia la autoridad competente no debe pronunciarse respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada ni determinar la validez del acto administrativo que

propiedad industrial conferidos por el registro de la marca base de la denuncia. En consecuencia, al resolver la controversia la autoridad competente no debe pronunciarse respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada ni determinar la validez del acto administrativo que concedió el registro marcario base de la acción por infracción. Confundibilidad de signos por sus colores 2.1. Enel proceso interno se ha señalado que la denunciante, El Arca de Noé 2.2.

S. A., es titular de la marca de servicio ARCA DE NOÉ constituida por el logotipo conformado por la figura de un bus (sin reivindicar) en los colores blanco, verde y celeste para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la denunciada afirma no haber cometido ninguna infracción toda vez que los signos distintivos que utilizan las unidades de transporte con los colores celeste, blanco y verde les pertenece porque se vienen utilizando desde hace más de 37 años en forma consecutiva y permanente. En consecuencia, resulta pertinente referirnos al tema de la confundibilidad de los signos por sus colores.

Al respecto se advierte que, en el presente caso, se deberá considerar que el signo base de la denuncia de infracción de derechos reivindica colores específicos delimitados por una forma (la figura de un bus), lo cual se encuentra permitido por el Artículo 134 literal e) de la Decisión 486. Por tal razón, al analizar el riesgo de confundibilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, es decir, la figura en su interrelación con los colores reivindicados. 2.3. Es importante, en cuanto a la combinación de colores, tener en cuenta 2. que hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en

en su interrelación con los colores reivindicados. 2.3. Es importante, en cuanto a la combinación de colores, tener en cuenta 2. que hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, para ser registrada como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable. Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contomos bien definidos; lo cual permite cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad®.

4. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que amparan, así como del especifico origen empresarial.

Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 14 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 222-1P-2013. 92.5. La determinación de la confundibilidad que pueda presentarse en un caso de infracción marcaria corresponde a una decisión del juzgador, quien ha de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad, teniendo en cuenta que se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los

identidad, teniendo en cuenta que se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena. 2.6. Enel caso de los colores de uso común, se pueden dar como ejemplos el color rojo de los extintores de incendios y el amarillo para los servicios postales. En cuando a los colores descriptivos, es posible mencionar como ejemplos ilustrativos, el color amarillo para indicar el sabor a limón y el rosa para indicar el sabor de determinados productos, así como el color verde para pasa bocas o bocaditos con sabor a finas hierbas o cualquier color para distinguir tintes”. 2.7. Enprincipio la regla general es la siguiente: 2.7.1. Al efectuar el examen comparativo entre marcas mixtas, no deben tomarse en cuenta, los gráficos y los colores de uso común o descriptivos, a efectos de determinar si existe riesgo de confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En ei caso de los gráficos o colores de uso común o descriptivo, la distintividad se busca en los elementos diferentes que integran el signo y en la condición de signo de fantasía en conjunto. 2.7.2. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que elementos gráficos de uso común o descriptivos, pueden ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos gráficos usuales o descriptivos, no se

del registro de marcas, descarta que elementos gráficos de uso común o descriptivos, pueden ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos gráficos usuales o descriptivos, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituiría el monopolio del uso de gráficos necesarios en beneficio de unos pocos.

3. Una marca que contenga gráficos o colores de uso común o descriptivos, no reinvindicados, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaria otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso común o descriptivo, posiblemente necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común o descriptivo sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores y con aquellas que se han de soticitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá 7 Veramodo de referencia la Interprelación Prejudicial emitida en el marco del Proceso 232-IP-2015, de fecha 2 de marzo del 2016, relativo a un Caso de Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.

La 10 -efectos sobre el criterio que se aplique al cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común o descriptivos son necesariamente débiles y que el cotejo entre marcas que lo contengan debe ser efectuado con un criterio benevolente. 2.8. Por otra parte el Literal d) del Artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja

2.8. Por otra parte el Literal d) del Artículo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican” (Subrayado por fuera del texto). 2.9. Ciertos colores podrían otorgar una ventaja funcional o técnica a un determinado producto, como es aquella de estimular el apetito en el consumidor potencial. De ser el caso, estos colores no serán registrables, ni podrán oponerse frente a terceros, por cuanto su inclusión dentro de una marca registrada no podrán conferir a su titular un derecho al uso exclusivo sobre el mismo. 2.10.Un color será funcional, desde el punto de vista jurídico, cuando sea esencial para el uso o la finalidad del respectivo producto o cuando afecte a su costo o calidad. 2.11.Los factores? que deben tenerse en cuenta para determinar si un color es funcional son, entre otros, los siguientes: 2.11.1. Si el color responde a la naturaleza del producto (por ejemplo, para distinguir tintes); 2.11.2. Si el color otorga una ventaja funciona! o técnica al producto o al servicio al cual se aplican (por ejemplo, un color que posea propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color); 2.11.3. Si el color es técnicamente funcional (por ejemplo, el rejo para extintores de incendios y determinados colores utilizados para los cables eléctricos); 2.11.4. Si el color tiene una función económica, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación (como el color terracota para las tejas o las piezas de cerámica); y,

cables eléctricos); 2.11.4. Si el color tiene una función económica, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación (como el color terracota para las tejas o las piezas de cerámica); y, 2.11.5. Si es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida cuenta del color elegido y de los productos de que se trate, otros comerciantes con motivación suficiente recurrirán de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus productos o servicios. 112.12.En consecuencia, en caso de que el cotejo entre signos distintivos involucre un signo que contenga elementos cromáticos funcionales, éstos deberán ser exc