TJCA - Proceso 255-IP-2019

AN TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de mayo de 2020

Proceso: 255-1P-2019

Asunto: Interpretacion Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de

Colombia Expediente Interno del Consultante: 2019-64366

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad

Industrial

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS El Oficio N 1003-217 de 2019 de 03 de julio de 2019, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N 2019-64366; y, El Auto de 03 de diciembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES — Partes en el Proceso Interno

ONAL DN

Demandante: Motoborda S.A.S.

UNProceso 255-1P-2019

Demandado: Albert Gualdrón Carvajal ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos

son los siguientes:

1. La presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de

ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. La presunta infracción a los derechos de propiedad industrial de Motoborda S.A.S., por parte del señor Albert Gualdrón Carvajal, por el uso indebido de la expresión POWER MASTER para la prestación de servicios, generando confusión por ser similar a las marcas POWER MASTER (mixtas), pertenecientes al demandante.

2. Si el señor Albert Gualdrón Carvajal fue titular del nombre comercial POWER MASTER CAR WASH EXPRESS, el cual hizo uso desde el mes de agosto del año 2015, y lo cambió ante la Cámara de Comercio de Cúcuta al nombre “GRAN COLOMBIA CAR WASH

EXPRESS”.

NORMAS A SER INTERPRETADAS El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad, el cual no se interpretará por no ser parte de la controversia las causales de irregistrabilidad intrínseca de un signo. De oficio se interpretarán los Artículos 155, 190, 191, 193 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina’ concernientes a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca: sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

los cuales se ha registrado la marca: sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar otiquotas, envasos, onvolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera — productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación Eco, < 'I//IJ WNAL 5 E con el litular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e . Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida “renpecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del —Tegistro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza Mislintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un A 5aprovechamionto injusto dol prostigio de la marca o de su titular; 21.1. Proceso 255-1P-2019 la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, su prescripción, y el nombre comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca

21.1. Proceso 255-1P-2019 la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, su prescripción, y el nombre comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. El nombre comercial. Características y su protección. Absolución a la pregunta formulada por el Consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio En el presente caso, Motoborda S.A.S. manifestó que el señor Albert Gualdrón Carvajal habría infringido sus derechos de propiedad industrial al presuntamente usar indebidamente la expresión POWER MASTER para la prestación de servicios, generando confusión por ser similar a sus marcas POWER MASTER (mixtas) que protegen productos y servicios de las Clases 4, 7, 12 y 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resulta necesario analizar el Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." “Artículo 190.- So ontenderá por nombro comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir

prestigio." “Artículo 190.- So ontenderá por nombro comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razén social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones socialos do las porsonas juridicas, pudiendo ambas coexistir.” “Artículo 191.- El dorecho exclusivo sobre un nombro comercial so adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” “Artículo 193.- Conforme a la legislación intema de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional compotento. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los e —éminos previstos en el artículo 191.7 NAL > . . o "51473110744.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en tado caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.”Proceso 255-IP-2019 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?.

autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto?. 1.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) — suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) — fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar enel comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; /) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." 1.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. reviamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente eñalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 263-1P-2015 del 25 de febrero de 2016.Proceso 255-1P-2019 se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.

(i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos, 1.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. - Supuesto lll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. T = 1 Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Aplica o coloca la | Marca protegida para

idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. T = 1 Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Aplica o coloca la | Marca protegida para SN marca que | marca o signo | productos aplicada o Supúesto | | distingue idéntico o semejante | colocada con una PA productos. directamente sobre | marca 0 signo all = — | productos. idéntico o semejante E =] Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016.Proceso 255-IP-2019 sobre productos. | Es titular de una Aplica o coloca la Marca protegida para marca que | marca o signo | servicios aplicada o distingue servicios. | idéntico o semejante | colocada con una sobre productos | marca 0 signo vinculados ¿a los | idéntico o semejante Supuesto Il servicios que | sobre productos distingue la marca | vinculados a los protegida. servicios que distingue la marca protegida. Es titular de una Aplica o coloca la Marca protegida para |

17. 1.8. marca que | marca o — signo | productos o servicios distingue productos | idéntico o semejante | aplicada o colocada o servicios. sobre envases, | con una marca o envolturas, signo idéntico o Supuesto embalajes o | semejante sobre acondicionamientos | envases, envolturas, de productos. embalajes o acondicionamientos de productos.

Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados,

acondicionamientos | envases, envolturas, de productos. embalajes o acondicionamientos de productos. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización“. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de A — REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar: 7 NA Ct Dar cierta condición o calidad. 2.17 Denene o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas.

A — REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de acondicionar: 7 NA Ct Dar cierta condición o calidad. 2.17 Denene o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Méx. y Ven, Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven: Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en: http//dle.rae.es/7id=0Y0i8Fo ulta: 12 de noviembre de 2018). &Proceso 255-1P-2019 requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícitos. 1.9. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto II: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. % Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto | Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida para marca que | después de que se | supresiones o distingue hubiese aplicado o | modificaciones

% Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto | Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida para marca que | después de que se | supresiones o distingue hubiese aplicado o | modificaciones productos. colocado la marca | después ide que Supuesto | o signo idéntico o | hubiese sido aplicada semejante o colocada con una directamente sobre | marca o signo idéntico productos. o semejante sobre productos. Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida para marca que | después de que se | supresiones o distingue servicios. | hubiese aplicado o | modificaciones colocado la marca | después ide que o signo idéntico o | hubiese sido aplicada semejante sobre | o colocada con una Supuesto productos marca o signo idéntico vinculados a los |o semejante sobre servicios que | envases, envolturas, distingue la marca | embalajes [} protegida. acondicionamientos de . productos. Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida para marca que | la marca después | supresiones o distingue productos | de que hubiese | modificaciones o servicios. sido aplicada o|después ide que colocada la marca | hubiese sido aplicada o signo idéntico o | o colocada con una LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Dorocho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 255-1P-2018 semejante sobre | marca o signo idéntico envases, o semejante sobre envolturas, envases, envolturas, embalajes o | embalajes o

semejante sobre | marca o signo idéntico envases, o semejante sobre envolturas, envases, envolturas, embalajes o | embalajes o acondicionamiento | acondicionamientos de s de productos. productos. 1.10.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrados. 1.11. Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular esté “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 1.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.13.La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización

como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.13.La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo articulo. 1.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la - N A?ctslon 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella nducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene Za / LA [ 9 “Ery LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y ontario, Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. “Ud ; 8Proceso 255-1P-2019 almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser

necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 1.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 1.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (1) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (il) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.

contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición”. 1.21.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad — proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En .. ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderan por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. NC y No, / N NG A NOProceso 255-1P-2019 1.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 1.23.La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.24.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el

probatoria consagrados en la legislación nacional. 1.24.A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. 1.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor? con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) Elusoenel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, —razonabilidad, entre otros. OS

los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, —razonabilidad, entre otros. OS Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para b) CA — lo L odo referencial ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. ¢ “Q, la =/ 10Proceso 255-1P-2019 que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.26.Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusion®. 1.27.En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

1.27.En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez." 1.28. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la i