TJCA - Proceso 266-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 266-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la

Corte Superior de Justicia de Lima, República del

Perú. Demandante: LABORATOIRES SERVIER.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - de la República de Perú.

Patente: “Montajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura”. Expediente Interno: 058002011-0-1801-JR-CA-14.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio 5800-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 21 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava

Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 058002011-0-1801-JR-CA-14. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

1 Acta 15-J-TJCA-2015 de 13 de mayo de 2015.2

Apelante: ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ.

Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 31 de octubre de 2005, la sociedad ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD (Australia) reivindicando prioridad de la Solicitud 60/623,641, presentada el 2 de noviembre de 2004 en Estados Unidos de América, solicitó patente de invención para montajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura, cuyos inventores son Sek Kwan Chan, Ronal F. Stewart y Howard A. Bampfield, la cual consta de 42 reivindicaciones.

2. El 17 de marzo de 2009, se otorgó la orden de Aviso 926-2006, efectuándose

la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de septiembre de 2006.

3. El 18 de marzo de 2009, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 03-2009, en el que se analizó el pliego de 42 reivindicaciones inicialmente presentado concluyendo en que las reivindicaciones 1 a 42 así como están redactadas no cumplen con el requisito de claridad.

4. El 14 de julio de 2009, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD dio respuesta al informe, adjuntando un nuevo pliego de 39 reivindicaciones.

5. El 15 de octubre de 2009, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 03-2009/A en el que analizó el pliego de 39 reivindicaciones concluyendo en que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de novedad.

6. El 25 de febrero de 2010, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD dio respuesta al informe, adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones.

7. El 30 de marzo de 2010, el examinador de patentes emitió el informe técnico LPC 03-2009/B en el que analizó el pliego de reivindicaciones concluyendo en que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de novedad.

8. Mediante Resolución 410-2010/DIN-INDECOPI de 31 de marzo de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías denegó la patente solicitada

y determino que atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el art. 45 de la Decisión 486, se determina que las reivindicaciones 1 a 39 no cumplen con el requisito de novedad.3

9. El 23 de abril de 2010, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución 410-2010/DININDECOPI de 31 de marzo de 2010. 10.Mediante Resolución 1578-2011/TPI-INDECOPI de 25 de julio de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 410-2010/DIN-INDECOPI de 31 de marzo de 2010, que denegó la patente de invención solicitada para montajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura, solicitada por ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. 11.El 3 de noviembre de 2011, la sociedad ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1578-2011/TPI-INDECOPI de 25 de julio de 2011 12.El 17 de enero de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa.

13.El 21 de enero de 2014, mediante Sentencia, Resolución Número Catorce, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD. 14.El 10 de febrero de 2014, ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 21 de enero de 2014. 15.Mediante providencia de 18 de julio de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - ¿Cómo deben interpretarse los arts. 45 y 46 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatorio, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? - ¿Cuáles serían las razones jurídicas para tratar de forma distinta a ambos informes cuando su contenido técnico puede ser el mismo? - ¿En primera instancia administrativa se cumple con tal obligación si el informe técnico que sirve de base a su decisión se notifica conjuntamente con la resolución, o es necesario notificar previamente el informe a fin que el solicitante ejerza su derecho de contradicción? - ¿Sólo debería comprobar la falta de notificación del informe o debería exigir,

además, que el demandante especifique cuál es la parte del informe que agravia su derecho y su importancia para hacer variar la decisión de la4 Autoridad Administrativa? a.Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 16.La sociedad ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “el principio de verdad material permite que la autoridad administrativa, actúe incluso pruebas de oficio que le permitan formar convicción sobre los hechos y así emitir una resolución justa”. - Afirma que: “la actuación de prueba ordenada por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías se dispuso de oficio, el administrado ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD debió ser informado acerca de su naturaleza y alcance e – inclusive – acerca de sus derechos y obligaciones. En el caso concreto, se debió informar qué medios probatorios se actuarían, qué finalidad tenían dicha actuación y que ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD tenía derecho a exponer sus argumentos, así como a ofrecer y producir pruebas al amparo del principio del debido procedimiento administrativo”. - Argumenta que: “la constitución, las leyes y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sancionan como un incumplimiento del principio del debido procedimiento administrativo, la actuación de pruebas sin conocimiento del administrado”. - Alega que: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías violó las normas procedimentales y recortó el derecho de defensa de ORICA

EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD al no notificarle en forma oportuna el informe LPC 03-2009/B, impidiendo así que ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD pueda pronunciarse sobre el mismo y de ser necesario subsanar los impedimentos señalados por el examinador externo”. - Precisa que: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, quien solicitó a un tercer experto un informe técnico, el que fue emitido bajo el número LPC 03-2009/B, debió notificar con dicho informe a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD para que ésta pudiera, ejerciendo su derecho de defensa, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados en el Informe Técnico LPC 03-2009/B”. - Afirma que: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, por el contario no sólo no notificó a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD con el Informe Técnico LPC 03-2009/B impidiéndole así ejercer su derecho de defensa, sino que conociendo que dicho informe técnico opinaba desfavorablemente sobre la concisión de la patente, se basó literalmente en él para emitir la resolución 410-2010/DNI-INDECOPI y denegar la patente solicitada”. - Manifiesta que: “resulta obvio que se incurrió en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento 1276-2005/OIN desde la omisión de la notificación a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD5

del informe del tercer experto ajeno a la institución, el Informe Técnico LPC 03-2009/B por lo que su despacho deberá, en su oportunidad, dictar resolución anulando todo lo actuado en el expediente 1276-2005/OIN y ordenando a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías dicte nueva resolución de primera instancia administrativa, previa notificación a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD del Informe Técnico LPC 03-2009/B preparado por un tercer experto ajeno a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías”. - Comenta que: “el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Obviamente el derecho de ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD a obtener una decisión fundada en derecho no se cumple cuando la administración basa su resolución final en un Informe Técnico que no permitió fuera contradicho por ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD”. - Concluye que: “la segunda instancia administrativa, el Tribunal Indecopi también lo hizo al dictar la Resolución 1578-2011/TPI-INDECOPI que denegó la patente a m ontajes de detonadores inalámbricos, aparatos de voladura correspondientes y métodos de voladura, sustentando su fallo en el informe preparado por un tercero ajeno a la institución, el Informe Técnico LPC 352011 que nunca fue notificado a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, impidiéndole así ejercer su derecho de defensa en relación a dicho informe”. b.Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 17.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

administrativa 17.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República de Perú , en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (…) si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. - Alega que: “es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera. En otras palabras la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda y sucesivas inconformidades respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de la primera observación de inconformidad”. - Precisa que “como es obvio, en algún momento la autoridad administrativa tiene que resolver. Si estuviera obligada a notificar cada inconformidad podría darse el caso que el procedimiento no acabe nunca si es que el6 solicitante insiste en presentar cada vez que la Oficina tenga un informe técnico desfavorable a la solicitud de patente, nuevas reivindicaciones modificando la solicitud de patente precedente que a su vez requiera un nuevo informe técnico para ser analizada”. - Afirma que: “es potestad de la administración notificar las subsiguientes observaciones estén o no estén sustentadas en opiniones de los expertos en la materia”. - Afirma que: “de no ser así, un procedimiento complejo como es el de registro de patentes que por su naturaleza requiere la opinión de expertos, (…) se

observaciones estén o no estén sustentadas en opiniones de los expertos en la materia”. - Afirma que: “de no ser así, un procedimiento complejo como es el de registro de patentes que por su naturaleza requiere la opinión de expertos, (…) se estaría prolongando indefinidamente con las sucesivas absoluciones por parte del solicitante si es que para resolver la Dirección requiere de un informe previo que deba ser notificado y que pueda originar la rectificación de la solicitud de la patente originando una nueva situación procesal, que a su vez requiera un informe técnico para ser analizada, y así sucesivamente”. - Argumenta que: “luego de dos informes técnicos emitidos y notificados en el marco del procedimiento en primera instancia, los informes que sirvieron a la Dirección y al Tribunal para resolver, no podrían ser notificados pues ello no era obligatorio y que si así se hubiera hecho el procedimiento hubiera durado indefinidamente no solo en primera instancia sino también en segunda instancia”. - Alega que: “como el criterio de la actora es que se notifiquen todos los informes, ello implicaría que debería notificarse de nuevo, a fin de darle oportunidad a la accionante para que proceda, de ser el caso, a ajustar su solicitud”. - Precisa que “en realidad lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, las mismas que pueden o no sustentarse en una opinión técnica”. - Afirma que “era obligatorio para la Oficina de Invenciones notificar la primera inconformidad, como sucedió efectivamente en el procedimiento materia de

autos, mas no era obligatorio notificar las siguientes objeciones técnicas”. - Expone que: “la potestad de no notificar la opinión técnica que sustenta una segunda o tercera inconformidad con la patente solicitada por la demandante, no vulnera de modo alguno el derecho de defensa”. - Concluye que: “la resolución impugnada ha sido válidamente emitida, ya que tras su fallo, subyace una correcta aplicación del marco normativo procesal, por tal razón inferimos, que el presente argumento de la demanda es inconsistente, deviniendo en infundada en todos sus extremos”. c. Argumentos contenidos en la sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “la7 demandante no ha demostrado que haya existido vulneración al principio del debido procedimiento, así como afectación a su derecho de defensa, toda vez que no era obligación de la Administración notificar todos los informes de los expertos que se emitan con respecto al examen de patentabilidad, más allá de los que se emitan con respecto al examen de patentabilidad, más allá de los presupuestos establecidos en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486; en consecuencia, no resultan amparables los argumentos expuestos en las pretensiones principal y subordinadas propuestas, por los cuales se pretendía la notificación del informe técnico LPC 03-2009/B, expedido en primera instancia y el informe técnico LPC 35-2011 emitido en segunda instancia”.

d. Argumentos del Recurso de Apelación: 18.La sociedad ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD , dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Transcribe textualmente los mismos argumentos de la demanda. - Afirma que: “la Sala debe tener presente que ambos supuestos, tanto el examen previo de patentabilidad a cargo de la Oficina de patentes (art. 45) como el de solicitar a terceros su opinión sobre la patentabilidad de la invención (art. 46), requieren ser notificados al administrado para cumplir con el debido proceso”. - Alega que: “en el supuesto que la Oficina de Patentes continúe manteniendo sus observaciones o tenga otras nuevas, luego que el administrado haya absuelto la primera notificación, procederá a notificarle las segundas o terceras observaciones de acuerdo al procedimiento indicado en el primer párrafo”. - Señala que: “el hecho que el segundo párrafo señale que la Oficina de Patentes “podrá” notificar al solicitante con las segundas o subsiguientes observaciones, no significa como mal interpreta el INDECOPI, que es una “facultad discrecional de la Oficina de Patentes” el notificar o no estas nuevas observaciones. La correcta lectura es que la Oficina de Patentes “podrán notificar al solicitante estas segundas y terceras observaciones cuando estas existan” y “no podrá notificar al solicitante estas segundas y/o terceras observaciones cuando estas no existan”. Esta es la interpretación correcta de la norma, pues concuerda con el mandato constitucional del respeto al debido proceso”. - Alega que: “el artículo 46 nada dice al respecto y es claro que procede así porque lo lógico es que la opinión del experto se notifique al solicitante, quien en el ejercicio de su derecho de defensa, alega lo conveniente y la cosa

debido proceso”. - Alega que: “el artículo 46 nada dice al respecto y es claro que procede así porque lo lógico es que la opinión del experto se notifique al solicitante, quien en el ejercicio de su derecho de defensa, alega lo conveniente y la cosa queda allí. El tercero “experto” no es parte del procedimiento administrativo y no puede suponerse que entre éste y el solicitante se va a producir una suerte de “conflicto trilateral” con réplicas y/o dúplicas. En todo caso si ello pasara, quien tiene el derecho de expresar la última palabra es el administrado, pues es él quien posee el derecho de defensa”.8 - Precisa que: “queda claro que en el supuesto del artículo 45, examen previo de patentabilidad a cargo de la autoridad administraiva y del supuesto del artículo 46, existe la obligación de notificar todas y cada una de estas actuaciones procesales al administrado, para que pueda ejercer su derecho de defensa con relación a ellas”. - Afirma que: “resulta obvio que la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI quien solicitó a un tercero experto la emisión de Informes Técnicos, el cual fue emitido bajo el número LPC 35-2011, debió notificar con dicho informe a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, a fin de que ésta pudiera ejerciendo su derecho de contradicción, refutar el citado informe o subsanar los impedimentos señalados en el informe técnico LPC 35-2011”. - Expone que: “la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del

INDECOPI y el Tribunal de INDECOPI, por el contrario, no sólo no notificó a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, con el informe técnico 352011, impidiéndole así ejercer sui derecho a la defensa, sino que conociendo que dicho informe técnico opinaba desfavorablemente sobre la concesión de la patente, se basó literamente en el para emitir la Resolución 1578-2011/TPIINDECOPI, la cual resolvió denegar la patente solicitada”. - Concluye que: “al emitirse la resolución 1578-2011/TPI-INDECOPI que denegó la patente solicitada, sin notificar previamente a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD con el informe técnico LPC 35-2011 se incurrió en un vicio que acarrea la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento desde la omisión de la notificación a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD, del informe ténico LPC 35-2011, por lo que su despacho deberá, en su oportunidad, dictar resolución anulando todo lo actuado en el expediente administrativo y ordenando al Tribunal de INDECOPI dicte nueva resolución, previa notificación a ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY PTY LTD del informe técnico LPC 35-2011”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,9

República del Perú, ha solicitado2 la interpretación prejudicial de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que resulta procedente interpretar los artículos solicitados.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que resulta procedente interpretar los artículos solicitados.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos

A. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. DEL INFORME DE LOS EXPERTOS. 19.Para dar respuesta a las interrogantes del Juez consultante se interpretará este tema. 20.El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. 21.Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. 22.Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en

2 Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este

deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera. La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente. (…)10 que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. 23.El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”3. 24.Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes

técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 25.De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: “si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. (Interpretación Prejudicial 43-IP-2014)

26.El Juez Consultante deberá analizar si la patente fue apegada a las normas legales y si cumplió con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria. Sobre la base de estos fundamentos,

3 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.11

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL

SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la

requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es po