TJCA - Proceso 27-IP-2015

1

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 27-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de

Lima, República del Perú. Apelante: OLI MED PERÚ

S.A.C. Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL –INDECOPIDE LA

REPÚBLICA DEL PERÚ. Marca: “EXSOFRE”

(denominativa). Expediente Interno: 02630-2012-0-1801JR-CA-15.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 2630-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 19 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, presenta

solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 02630-2012-0-1801-JRCA-15. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes

Apelante: OLI MED PERÚ S.A.C.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD

INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL

PERÚ.

Tercero interesado: NOVARTIS AG.2

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los

siguientes:

1. El 25 de febrero de 2009, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto EXSOFRE (denominativa) para identificar medicamentos contenidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación

Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto en el Diario Oficial “El Peruano”, el 4 de mayo de 2009, la sociedad NOVARTIS AG. formuló oposición en contra de la solicitud de registro presentada, sobre la base de su marca EXFORGE (denominativa) para distinguir preparaciones farmacéuticas comprendidas en la Clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza.

3. El 28 de mayo de 2009, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. contestó la oposición

formulada solicitando como medio de defensa la cancelación de la marca base de la oposición (EXFORGE), manifestando que el signo solicitado no se encuentra incurso en ninguna causal de prohibición de registro.

4. El 13 de agosto de 2009, la sociedad NOVARTIS AG. contestó la cancelación interpuesta como medio de defensa por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. manifestando que la marca EXFORGE está siendo utilizada en el mercado andino conforme se advierte, de las facturas que presenta, solicitando adicionalmente mantener la confidencialidad de los documentos presentados.

5. El 15 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos mediante Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI, declaró infundada la acción de cancelación como medio de defensa interpuesta por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C., declarando infundada la oposición formulada por la sociedad NOVARTIS AG, otorgando el registro del signo solicitado.

6. El 10 de diciembre de 2010, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso recurso de apelación en el extremo en que se declaró infundada la oposición formulada.

7. El 13 de diciembre de 2010, la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. interpuso recurso de apelación en el extremo que se declaró infundada la acción de cancelación de la marca EXFORGE.

8. El 12 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante Resolución 0111-2012/TPI-INDECOPI confirmó la

Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI de 15 de noviembre de 2010, emitida por la Comisión de Signos Distintivos, en el extremo que declaró infundada la acción de cancelación como medio de defensa interpuesta por OLI MED PERÚ S.A.C. y revocar la Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI de 15 de noviembre de 2010, en el extremo que otorgó el registro del signo solicitado y, en consecuencia, denegar el registro de la marca EXSOFRE.

9. El 19 de abril de 2012 la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa. 10.El 18 de septiembre de 2012, el INDEOCPI contestó la demanda contenciosa administrativa.3 11.El 4 de diciembre de 2012 la sociedad NOVARTIS AG. contestó la demanda contenciosa administrativa. 12.El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia Resolución número catorce de 24 de mayo de 2014, declaró infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. 13.El 30 de junio de 2014 la sociedad OLI MED PERÚ S.A.C. interpuso recurso de apelación.

14. Mediante providencia de 11 de septiembre de 2014, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de una persona interesada? b. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes? a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 15.La sociedad OLI MED PERÚ S.A.C., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Menciona que se tiene la errónea interpretación, generada a partir del supuesto no probado del uso de la marca de producto EXFORGE, aun cuando no existe documento que tenga el suficiente valor probatorio para establecer que las empresas NOVARTIS ECUADOR S.A. y QUÍMICA SUIZA S.A. tenían autorización por parte de NOVARTIS AG. para comercializar el producto constituido por la denominación EXFORGE (denominativa). - Manifiesta que el documento denominado “DECLARACIÓN” emitido por NOVARTIS AG. no demuestra que autorizó la comercialización del producto EXFORGE a las empresas NOVARTIS ECUADOR S.A. y QUÍMICA SUIZA S.A. sino por el contrario, lo único que se verifica es que ante la necesidad de impedir la cancelación respectiva emitió una supuesta autorización sobre derechos anteriores, los cuales no existieron en ningún momento. - Alega que en base a un criterio errado la Sala es capaz de admitir que en realidad, a pesar de que existe un registro de la marca EXFORGE en Ecuador, inscrito con

número de registro distinto, los documentos emitidos en dicho país que dejan ver la comercialización de la marca EXFORGE corresponden a los productos distinguidos con la marca registrada en el Perú y no corresponden a la marca EXFORGE registrada en Ecuador. - Menciona que la autoridad administrativa no ha efectuado un adecuado examen comparativo de los signos confrontados. La partícula “EX” debió excluirse del examen comparativo debido a que es usual de los productos que se distinguen en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen muchas marcas que distinguen productos medicinales que tienen como primera sílaba el término “EX”.4 - Manifiesta que un consumidor razonable podrá apreciar que en realidad las marcas EXSOFRE (denominativa) y EXFORGE (denominativa) son completamente distintas entre sí y frente a otros signos dentro del mercado. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 16.El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que conforme se aprecia en las facturas se encuentra acreditado el uso de la denominación EXFORGE (denominativa) como marca, siendo irrelevante si dicha denominación se encuentra registrada en más de un país, toda vez que lo que requiere la norma, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 165 de la Decisión 486, es que la marca haya sido utilizada en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. - Menciona que de la revisión en conjunto de los medios probatorios, se aprecia que se ha acreditado el uso de la marca EXFORGE (denominativa) para distinguir

Miembros de la Comunidad Andina. - Menciona que de la revisión en conjunto de los medios probatorios, se aprecia que se ha acreditado el uso de la marca EXFORGE (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al haberse demostrado la puesta en el comercio de los productos identificados con la marca EXFORGE (denominativa) y por ende su disponibilidad en el mercado. - Manifiesta que los signos en conflicto sí son confundibles, toda vez que ambos distinguen algunos de los mismos productos farmacéuticos y son similares a tal grado de poder inducir a riesgo de confusión al consumidor. - Afirma que el consumidor observará la marca solicitada EXSOFRE (denominativa) cotejándola con el recuerdo de la marca registrada EXFORGE (denominativa), dejándose llevar por la impresión general de las marcas. La impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. - Manifiesta que no se puede tolerar la coexistencia de los signos confrontados por cuanto de lo contrario se estaría atentando contra el derecho que tiene el consumidor de elegir libremente los productos de su preferencia, en la medida que alentaría que el consumidor sea inducido a confusión, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 136 de la Decisión 486, afectando además los derechos del titular de la marca EXFORGE (denominativa). c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (Tercero Interesado)

17. La sociedad NOVARTIS AG. en su contestación a la demanda, expresa, en lo

principal, los siguientes argumentos: - Alega que Novartis AG. ha acreditado su interés real para formular oposición andina sobre la base de su marca EXFORGE (denominativa) registrada en Colombia por certificado 256084 con el registro 81493 de su marca EXFORGE (denominativa) en Perú y que comparadas ambas marcas con la solicitada EXSOFRE (denominativa) se concluye que son confundibles entre sí. - La Resolución 0111-2012/TPI-INDECOPI de 12 de enero de 2012, se encuentra arreglada a ley cuando declaró infundada la acción de cancelación interpuesta por Oli Med Perú S.A.C. y revocó la Resolución 2422-2010/CSD-INDECOPI en el5 extremo que otorgó el registro del signo solicitado y en consecuencia denegó la marca EXSOFRE (denominativa), solicitado por Oli Med Perú. - Las pruebas presentadas demuestran que la marca EXFORGE (denominativa) se ha utilizado tanto en el Perú como en el Ecuador por empresas autorizadas por Novartis AG. para distinguir productos farmacéuticos, los que comprenden preparaciones farmacéuticas, por lo que la Resolución 0111-2012/TPI-INDECOPI declaró conforme a ley infundada la acción de cancelación interpuesta. - Manifiesta que basta una simple comparación de las marcas citadas en su conjunto y en forma sucesiva y desde el punto de vista del consumidor para determinar que son confundibles entre sí por cuanto están destinadas a distinguir productos que guardan conexión competitiva; gráficamente todas están compuestas por 3 sílabas y 7 letras; y, fonéticamente las semejanzas se acentúan porque comparten también la misma secuencia de vocales E-O-E. d. Sentencia de Primera Instancia.

guardan conexión competitiva; gráficamente todas están compuestas por 3 sílabas y 7 letras; y, fonéticamente las semejanzas se acentúan porque comparten también la misma secuencia de vocales E-O-E. d. Sentencia de Primera Instancia.

18. El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda al concluir que: - Los medicamentos que pretende distinguir el signo solicitado, están destinados al mismo público consumidor y se expenden en los mismos establecimientos comerciales tales como boticas o farmacias. En tal sentido existe similitud entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos que distinguen las marcas registradas. - Dada la semejanza fonética y gráfica entre los signos en conflicto, aunada a la similitud entre los productos que identifican, se concluye que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión a los consumidores.

d. Argumentos del Recurso de Apelación: 19.La sociedad OLI MED PERÚ S.A.C ., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Alega que la resolución apelada no toma en cuenta el artículo 166 de la Decisión 486, respecto a que el uso debe ser demostrado tal y conforme se encuentra registrada la marca, siendo que las diferencias no alteren su carácter distintivo. - Manifiesta que la resolución apelada cometió el error de hecho y de derecho de considerar pruebas que fueron de fecha posterior al uso de la marca cuya cancelación se solicita. - Afirma que la sentencia al igual que el INDECOPI ha considerado pruebas que no resultan ser pertinentes debido a que se tratan de documentos que versan sobre una

considerar pruebas que fueron de fecha posterior al uso de la marca cuya cancelación se solicita. - Afirma que la sentencia al igual que el INDECOPI ha considerado pruebas que no resultan ser pertinentes debido a que se tratan de documentos que versan sobre una marca mixta distinta de la marca denominativa cuya cancelación se solicita, más cuando resultan ser totalmente distintivas puesto que contienen diferencias que alteran su carácter distintivo de la marca denominativa. - Alega que no se ha tenido en cuenta que el uso de la marca es consecuencia de su autorización, siendo actos jurídicos consecutivos, y que su probanza debe ser en el6 mismo sentido, esto es, debe ser una autorización a priori al uso que se pretende demostrar.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 165 de la Decisión 486 1 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán los artículos solicitados por ser aplicables al caso.

De oficio se interpretarán los artículos 166 y 1672 de la misma normativa andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio de defensa. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación. Falta de uso de la marca. Causales de justificación para el no uso de la marca. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. De la prueba del uso de una marca.

B. Vinculación de productos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

C. Irregistrabilidad de un signo por riesgo de confusión.

la cancelación de la marca por no uso. De la prueba del uso de una marca.

B. Vinculación de productos en la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza.

C. Irregistrabilidad de un signo por riesgo de confusión.

D. Comparación entre signos denominativos.

E. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común (EX).

1Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva

en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. 2 Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca,

entre otros.7

A. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO COMO MEDIO DE DEFENSA. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR UN TRÁMITE DE CANCELACIÓN. FALTA DE USO DE LA MARCA.

CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN PARA EL NO USO DE LA MARCA. EFECTOS DE LA CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO. DE LA PRUEBA DEL USO

DE UNA MARCA.

26. En el presente caso el Juez Consultante plantea la siguiente pregunta ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el pedido de cancelación de una marca a solicitud de una persona interesada? En el proceso interno, OLI MED PERÚ S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto EXSOFRE (denominativa) para identificar medicamentos contenidos en la Clase 5 de la Clasificación de Niza. NOVARTIS AG. formuló oposición en contra de la solicitud de registro presentada, sobre la base de su marca EXFORGE (denominativa) para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; y, el solicitante OLI MED PERÚ S.A.C. presentó como medio de defensa la cancelación de la marca opositora EXFORGE

(denominativa) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación.

27. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años

consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite de cancelación respectivo. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la oficina nacional competente.

28. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. El solicitante de un registro de marca se encuentra legitimado para presentar como medio de defensa la cancelación de la marca opositora en un procedimiento de oposición interpuesto sobre la base de la marca no usada. Al ser el solicitante del registro de marca, se considera demostrado su interés en la cancelación de la marca opositora.

29. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión del registro de marca.

(Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

30. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).

Falta de uso de la marca.

31. El primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486 determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiera utilizado en al8 menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

32. Al respecto, e l Tribunal señaló “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP2004, publicado en la G.O.A.C. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL).

33. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El

presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL).

33. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio del uso real y efectivo de la misma.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

34. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente

formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP2005, publicada en la G.O.A.C. 1207, de 16 de junio de 2005).

35. También, este Tribunal ha señalado que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el9 mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa).

36. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido

usada o no efectiva y realmente:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa

usada o no efectiva y realmente:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto resulta fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no constituye prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

37. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e

inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 199, de 26 de enero de 1996).10

38. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca ha sido usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los prod