TJCA - Proceso 281-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 281-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 224, 225 y 228 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual – INDECOPI. Parte contraria: CH Eco Business System S.A. Marca: “SANTA CATALINA” y logotipo (mixta). Expediente Interno: 16346-2013.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 332-2014-SCS-CS de 18 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 25 de noviembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 16346-2013.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

Parte contraria: CH Eco Business System S.A.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:2

1. El 6 de julio de 2006, CH Eco Business System S.A., solicitó el registro del signo SANTA CATALINA y logotipo (mixto) escrito en letras características, acompañado de tres círculos unidos de diferentes tamaños y la frase “Agua Ozonizada”, reivindicando los colores azul, blanco, amarillo y amarillo claro, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas de la Clase 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, Industrias Unidas del Perú S.A., formuló oposición sobre la base del signo SANTA CATALINA (mixto), para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que es un signo notorio.

3. CH Eco Business System S.A., no dio contestación a la oposición planteada en contra de la solicitud de registro antes citada.

4. Mediante Resolución 8979-2008/OSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2008, se declaró infundada la oposición y se otorgó el registro de la marca SANTA CATALINA y logotipo (mixta), para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. El 20 de junio de 2008, Industrias Unidas del Perú S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 8979-2008/OSD-INDECOPI de 26 de mayo de

2008.

6. El 15 de julio de 2008, CH Eco Business System S.A., absolvió el traslado de la apelación.

7. Mediante Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, resolvió confirmar la Resolución 8979-2008 OSD-INDECOPI de 26 de mayo de 2008.

8. El 15 de julio de 2009, Industrias Unidas del Perú S.A., presentó demanda contenciosa administrativa ante la Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

9. Mediante providencia de 14 de agosto de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar inadmisible la demanda interpuesta por Industrias Unidas del Perú S.A. por

incumplir los requisitos legales.

10. El 4 de septiembre de 2009, Industrias Unidas del Perú S.A., planteó ante el Presidente de la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima aclaración del petitorio planteado en la demanda de 15 de julio de 2009, solicitando la nulidad de la Resolución 0844-2009/TPIINDECOPI de 13 de abril de 2009.

11. Mediante providencia de 5 de noviembre de 2009 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió la demanda y corrió traslado a los demandados.

12. El 19 de abril de 2010 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, contestó a la demanda interpuesta por Industrias Unidas del Perú S.A.3

13. Mediante Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y consecuentemente nula la Resolución 08442009/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de abril de 2009.

14. El 6 de diciembre de 2011 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia emitida mediante Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

15. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú mediante Sentencia 1366-2012 de 20 de septiembre de 2011 resolvió confirmar la Resolución Número Nueve de 2 de noviembre de 2011 emitida por la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró fundada la demanda y consecuentemente nula la Resolución 0844-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 13 de abril de 2009.

16. El 20 de junio de 2013 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, presentó recurso de casación en contra de la sentencia 1366-2012 de 20 de septiembre de 2011, la misma que se encuentra en conocimiento de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, quien mediante auto de 1 de julio de 2014 suspendió el proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; de los literales a) y h) del artículo 136 y 146 de la Decisión 486.

a. Argumentos de la demanda contencioso administrativa.

17. Industrias Unidas del Perú S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “al emitirse la Resolución materia de demanda, no se ha tomado en cuenta que se ha incurrido en omisión de los requisitos de validez de los actos administrativos, respecto a que no se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico

los siguientes argumentos: - Alega que: “al emitirse la Resolución materia de demanda, no se ha tomado en cuenta que se ha incurrido en omisión de los requisitos de validez de los actos administrativos, respecto a que no se ha dictado conforme al ordenamiento jurídico ni comprende las cuestiones surgidas de la motivación que no resulta ser expresa ni relacionada en forma concreta y directa de los hechos probados”. - Alega que: “la autoridad de segunda instancia administrativa procede a indicar que contrariamente a lo que hemos manifestado, estuvo bien que la resolución apelada proceda a pronunciarse sobre ese extremo al efectuar el examen de registrabilidad de oficio estableciendo que el signo solicitado reúne los requisitos previstos por el artículo 134 de la Decisión 486, y no se encuentra incurso en las prohibiciones de registro”. - Alega que: “no ha existido un adecuado análisis de los medios probatorios, en tanto que a pesar de haber procedido a indicar las pruebas, no se ha tenido en cuenta que la valoración de ellas se efectúan en su conjunto”. - Considera que: “no se ha tenido en cuenta, a pesar de su abundancia, lo que ha llevado a la autoridad a resolver contraviniendo las normas de propiedad industrial como los de procedimiento administrativo, ya que ha sido declarada infundada la oposición cuando existe confusión de las marcas en disputa”.4 - Advierte que: “la confundibilidad de las marcas no solo se da respecto a la marca notoria, sino en cuanto que resultan ser idénticos los signos en disputa”. - Concluye que: “existen posibilidades de confusión, que hace que la marca solicitada se encuentre incursa en la causal de prohibición del registro establecido en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

• Concluye que: “existen posibilidades de confusión, que hace que la marca solicitada se encuentre incursa en la causal de prohibición del registro establecido en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”. - Enfatiza que: “no se ha considerado ni nuestra fundamentación de la notoriedad de la marca, ni con respecto a la existencia de la confundibilidad, que por la identidad de los signos en disputa, ha debido denegarse el registro de la marca de producto solicitado”.

b. Argumentos de la contestación a la acción contencioso administrativa.

18. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Alega que el accionante no presentó los medios probatorios que acreditaran la notoriedad de su marca SANTA CATALINA. - Afirma que: “el Tribunal del INDECOPI se pronunció in extenso sobre todos y cada uno de los argumentos expuestos por la actora oportunamente en sede administrativa, así como valoró en forma conjunta todos los medios probatorios presentados”. - Entiende que: “la demandante no logró demostrar –siendo su obligación soportar la carga de la pruebaque su marca SANTA CATALINA (mixta) ostentaba la calidad de notoriamente conocida”. - Alega que: “si bien el principio de congruencia le veda al juez la posibilidad de pronunciarse sobre pedidos no planteados por las partes o hacerlo sobre la base de hechos no alegados por ellas, dicha congruencia no le impide abarcar aquellas cuestiones implícitas o conexas con tales hechos y pedidos”. - Afirma que: “en sede administrativa, la demandante sustentó su oposición

hechos no alegados por ellas, dicha congruencia no le impide abarcar aquellas cuestiones implícitas o conexas con tales hechos y pedidos”. - Afirma que: “en sede administrativa, la demandante sustentó su oposición exclusivamente en el hecho de que, a su criterio, el signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, al ser confundible con su marca notoria SANTA CATALINA (mixta). En ese sentido la Oficina se pronunció solamente acerca de si resultaba o no aplicable lo dispuesto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486”. - Precisa que: “el Tribunal del INDECOPI al verificar que la marca solicitada pretendía distinguir productos de la Clase 32 de la Nomenclatura Oficial, y que la marca SANTA CATALINA (mixta) de propiedad del demandante distinguen productos de la Clase 30 de la Nomenclatura Oficial, es decir se trata de marcas que distinguen productos que pertenecen a distintas clases, por lo que no correspondía efectuar de oficio el examen comparativo entre las referidas”. - Manifiesta que: “el hecho de que el Tribunal del INDECOPI no se haya pronunciado sobre si el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al resultar confundible con su marca registrada SANTA CATALINA, no solamente es un argumento improcedente, pues recién fue señalado en segunda instancia administrativa, sino5 que además, al carecer de sustento jurídico, no afecta en lo más mínimo la validez de la resolución 0844”. c. Sentencia de primera instancia.

19. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior

que además, al carecer de sustento jurídico, no afecta en lo más mínimo la validez de la resolución 0844”. c. Sentencia de primera instancia.

19. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, al momento de resolver declaró la nulidad de la Resolución 0844-2009-/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2009, al considerar que al no existir pronunciamiento en la vía administrativa respecto al riesgo de confusión previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que debió ser materia de análisis en la vía administrativa.

d. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación

20. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI dentro de los argumentos de su recurso manifestó lo siguiente: - Que el juez inferior no valoró que el apelante incorporó nuevas afirmaciones no contempladas en la oposición. - Que el artículo 146 de la Decisión 486 determina que existe un plazo perentorio de treinta días para que cualquier interesado presente oposición, pasado el cual no se pueden agregar nuevos argumentos. - Que Industrias Unidas del Perú S.A., fundamentó su oposición sobre la base de la supuesta notoriedad del signo SANTA CATALINA, por lo que los nuevos argumentos no debieron ser tomados en consideración para resolver, los cuales debieron ser catalogados como extemporáneos.

e. Argumentos contenidos en la contestación al Recurso de Apelación.

21. De la revisión del expediente no se desprende la contestación al recurso de apelación por parte de Industrias Unidas del Perú S.A.

f. Sentencia de segunda instancia.

22. La Corte Suprema de Justicia de Lima, Sala Civil Permanente, entre sus argumentos manifestó que: - La oficina nacional debió observar y establecer si los signos en conflicto (SANTA CATALINA) poseían identidad o semejanza, capaces de crear confusión o asociación entre los consumidores y de esta conclusión, recién optar por la registrabilidad o no del signo. - Que se ha comprobado que el INDECOPI al momento de expedir la Resolución 08442009/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 8979-2008/OSD, que otorgó el registro de la marca SANTA CATALINA para agua ozonizada, no cumplió con desarrollar el aspecto de la similitud entre los signos contrastables.

g. Argumentos contenidos en el Recurso de Casación

23. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, dentro del Recurso de Casación, en lo principal, manifiesta algunos de los siguientes argumentos: - Alega que: “la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ha afectado nuestro derecho al debido proceso por cuanto no cumplió con solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, previamente a emitir un pronunciamiento, la interpretación prejudicial de las normas aplicables”.6 - Afirma que: “el recurso de casación no supone el establecimiento de una instancia, dado su carácter extraordinario, por lo que para estos efectos se deben considerar únicamente los recursos ordinarios”. - Entiende que: “en la sentencia materia del presente recurso se ha efectuado el análisis de los actuados sin considerar los textos normativos dándoles un sentido

únicamente los recursos ordinarios”. - Entiende que: “en la sentencia materia del presente recurso se ha efectuado el análisis de los actuados sin considerar los textos normativos dándoles un sentido que no es el que les corresponde, en otros”. - Precisa que: “increíblemente no se ha tomado en cuenta que la actuación del Tribunal del INDECOPI se ha ajustado estrictamente a lo que ordenan los principios que inspiran el procedimiento administrativo así como a lo dispuesto en la Decisión 486 respecto de la oportunidad que tienen los interesados para presentar una oposición contra el registro de la marca”. - Manifiesta que: “en ningún momento la demandante basó su oposición en la aplicación de la causal de prohibición establecida en el artículo 136 inciso a) del citado cuerpo normativo. No lo hizo como parte de los argumentos que expuso ni invocando la norma legal que prevé tal supuesto”. - Alega que: “en tanto no formó parte de su oposición, tal acto administrativo no se pronunció sobre la causal de prohibición a la que hace referencia el ad quem en su sentencia por cuanto, de haberlo hecho, hubiera significado vulnerar el principio de congruencia y como consecuencia de ello, los principios de legalidad y del debido procedimiento en los que se sustenta el procedimiento administrativo”. - Entiende que: “la demandante pretende trasladar a la administración su falta de diligencia al fundamentar su oposición al registro del signo solicitado, y lamentablemente el ad quem , ha acogido indebidamente esta pretensión de la actora”. - Concluye que: “si bien el principio de verdad material permite a la administración verificar los hechos que motivan sus decisiones, no le permite modificar las pretensiones formuladas por las partes en un procedimiento trilateral, como es uno de registro de marca con oposición”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

verificar los hechos que motivan sus decisiones, no le permite modificar las pretensiones formuladas por las partes en un procedimiento trilateral, como es uno de registro de marca con oposición”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; de los literales a) y h) del artículo 1367 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1, normas que se interpretarán por ser pertinentes al caso, excepto el artículo 146 por no ser aplicable.

De oficio se interpretarán los artículos 224, 225 y 228 de la Decisión 4862.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria.

B. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

C. Clases de signos: comparación entre signos mixtos.

D. De la marca notoriamente conocida, requisitos y su protección.

1 Artículo 33.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 2 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. 2 Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.8

E. De la conexión competitiva entre productos de las Clases, 30 y 32 de la Clasificación

Internacional de Niza.

F. El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de marcas.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS

EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO

DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA

ORDINARIA.

24. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, manifestó que la Sala Superior emitió sentencia sin previamente contar con la interpretación prejudicial que debía solicitar de manera obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se hará referencia a este aspecto.

25. Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a que revise la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa).

26. Este Tribunal ha manifestado que“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario.

Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.

27. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que d e allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de

elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo. (Proceso 03-IP-93).

28. En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha9 sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo3, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla”.

29. Por lo tanto, el Juez nacional de última instancia ordinaria, está obligado a solicitar Interpretación Prejudicial previo a dictar su sentencia, cuando dentro del caso interno se apliquen normas andinas.

B. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

30. En consideración a que Industrias Unidas del Perú S.A. sobre la base de su marca registrada SANTA CATALINA (mixta) Clase 30 presentó oposición en contra del

signo solicitado SANTA CATALINA y logotipo (mixto) Clase 32, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza

31. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”4.

32. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud,

3 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito,

octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunida