TJCA - Proceso 301-IP-2014

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 301-IP-2014

Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 241, 243 y 244 de la misma norma andina.

Órgano nacional consultante: Sala Civil del

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Apelante: PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. A sunto: “Infracción de Derechos de Propiedad Industrial” Expediente Interno: 110013199001201391258 02.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El exhorto 007 de 1 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el día 8 de diciembre de 2014 personalmente, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 110013199001201391258

02. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 13 de mayo del 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A.

Parte contraria: RONDA S.A.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:2

prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Partes:

Apelante: PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A.

Parte contraria: RONDA S.A.

Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:2

1. El 9 de febrero de 2007 PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., solicitó el registro del signo denominativo RUMMI–Q, el que fue otorgado mediante Resolución 25966 de 23 de agosto de 2007, vigente hasta el 23 de agosto de 2017, para amparar productos de la Clase 28 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 12 de agosto del 2013, PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acción por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en contra de la Empresa RONDA S.A., ello por cuanto la denunciada está usando en el mercado la marca RUMMYO (mixta) para identificar un juego de mesa similar con un signo similar al de su propiedad.

3. El 30 de octubre de 2013 RONDA S.A., contestó la acción de infracción interpuesta en su contra.

4. Mediante acta de audiencia de 25 de junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió declarar que RONDA S.A., infringió los derechos de propiedad industrial de PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A.,

respecto de la marca denominativa RUMMI-Q, para productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, ordenando el cese inmediato del uso de la expresión RUMMY-O para la identificación de juegos de mesa. Ordenó además el retiro inmediato de la publicidad del producto.

5. Tanto PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. como RONDA S.A., plantearon recurso de apelación en contra de la resolución dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio, los que fueron concedidos con efecto suspensivo.

6. Mediante providencia de 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil, decidió suspender el proceso y remitir solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos contenidos en la demanda de infracción.

7. La Sociedad PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Según el artículo 154 de la Decisión 486, el registro de una marca es atributivo de derechos, concretamente los de usarla de manera exclusiva y excluyente. - La sociedad PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., tiene protegido legalmente la titularidad del signo distintivo RUMMI-Q (denominativo) en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar juguetes, juegos, juegos especialmente los de mesa. - Que la sociedad RONDA S.A., está infringiendo derechos de Propiedad Industrial, al usar el signo RUMMY-O (mixto) el cual es similar y3 confundible con el signo de propiedad de PLÁSTICOS ASOCIADOS

S.A. - Que se ordene a la sociedad RONDA S.A., el cese definitivo de actos que constituyan violación al régimen común de Propiedad Industrial, concretamente que se retire la expresión RUMMY-O del nombre con el que identifica su juego de mesa, por ser éste confundible con la marca RUMMI-Q (denominativa) y se abstenga de usar cualquier otro signo que sea similarmente confundible y que produzca riesgo de asociación con la marca registrada. - Que se condene como consecuencia de la infracción de derechos de marcas a RONDA S.A. a resarcir los perjuicios de todo orden que sus conductas infractoras haya ocasionado a PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. b. Argumentos de la contestación a la demanda.

8. RONDA S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - El supuesto derecho de marcas, que puede y será objeto de una acción de nulidad, no puede interpretarse de forma contraria a lo establecido en la Decisión 486, la cual no solo prohíbe el registro de signos exclusivamente genéricos como sucede en este caso, sino que regula una excepción a favor de terceros, a efectos de que puedan utilizar nombres propios, incluso si son marcas registradas. - La sociedad RONDA S.A. no está infringiendo derechos del demandante, pues utiliza una expresión genérica que no es monopolizable. - Afirma que RUMMY es un signo genérico, por lo que la publicidad que hace RONDA S.A., es completamente legal.

• Que no existe daño alguno ocasionado a PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A., por el contrario se solicita que se condene al pago de costas, aranceles judiciales, agencias en derechos y se declara la demanda como temeraria junto con todas sus repercusiones legales.

c. Sentencia de primera instancia dictada por la Superintendencia de Industria y de Comercio.

9. La Superintendencia de Industria y Comercio en el Acta de Audiencia resolvió declarar que la sociedad RONDA S.A. infringió los derechos de propiedad industrial de PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A. respecto de la marca denominativa “RUMMI-Q”. Ordenó a RONDA S.A., el cese inmediato del uso de la expresión “RUMMY-O” y el retiro de la publicidad, folletos, o cualquier otro medio que sirva para mantener la infracción por el uso del signo “RUMMY-O”. Negar las pretensiones de carácter indemnizatorio.4

d. Recurso de Apelación 10.Conforme se desprende del acta en la cual la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió la acción por infracción de derechos, en el considerando quinto se enuncia que: “Se concedió la apelación con efecto suspensivo, recurso que fue interpuesto por ambas partes”, sin embargo de lo cual no se desprenden los antecedentes del recurso.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d), y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1, normas que serán interpretadas.

De oficio se interpretarán los artículos 241, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 .

Andina1, normas que serán interpretadas. De oficio se interpretarán los artículos 241, 243 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2 .

1 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

2 Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.5

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La petición directa de Interpretación Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. Derecho de uso exclusivo de la marca. El uso sin consentimiento como base de una acción de infracción de derechos.

C. Confundibilidad de marcas en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos.

D. Signos conformados por palabras genéricas.

E. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

F. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por

daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad industrial. La oportunidad para condenar la indemnización por parte de la autoridad competente.

A. LA PETICIÓN DIRECTA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11.La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia mediante exhorto 007 de 1 de octubre de 2014, solicitó interpretación prejudicial a este Tribunal, por lo que es pertinente hacer referencia a la petición directa que las autoridades pueden realizar. 12.La Interpretación Prejudicial es una herramienta con la que cuenta el juez de última instancia ordinaria para poder resolver el proceso interno en donde se ventilan normas comunitarias. 13.Para hacer uso de esta herramienta, la autoridad puede acudir directamente al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. 14.No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3.

B. DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO SIN

CONSENTIMIENTO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS. 15.En el caso en análisis, PLÁSTICOS ASOCIADOS S.A interpuso ante la Superintendencia de Industria y Comercio, demanda por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial en contra de la Empresa RONDA S.A. por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca.

3 Correo electrónico de la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina secretaria@tribunalandino.org.6 16.El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual una

por lo que es pertinente hacer relación a los derechos que nacen a través del registro de una marca.

3 Correo electrónico de la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina secretaria@tribunalandino.org.6 16.El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual una persona adquiere la titularidad de un derecho de marca considera que: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente. Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005). 17.Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96,

Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. 18.El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a

confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año). 19.Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos7 de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d). 20.En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho. 21.La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de

la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance. 22.Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de

que uno de los actos sea ilegítimo. 23.El titular de un registro de marca está facultado a iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como la respectiva imposición de las sanciones correspondientes.8

C. CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS DE COMPARACIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS. 24.Se analizará lo relacionado a la confusión de marcas con la finalidad de que el Juez consultante pueda cotejar la marca registrada RUMMI-Q (denominativa), respecto del signo utilizado en el mercado por la demandada RUMMY-O (mixto). La identidad y la semejanza. 25.Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”4. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según

que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la

4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.9 forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”5. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”6. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la

longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

5 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.10 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por

las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador

presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.11 aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 26.En este orden de ideas y aplicando esos criterios, la Corte consultante debe además establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto y, de esta manera, establecer si la sociedad demandada, ha cometido una infracción del derecho de marcas, de conformidad con lo establecido en el artículo155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS. 27.La sociedad RONDA S.A. dentro del proceso afirmó que no está infringiendo derechos del demandante, pues utiliza una expresión genérica que no es monopolizable. En este marco, es apropiado referirse a las palabras genéricas y de uso común en la conformación de signos.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de

infringiendo derechos del demandante, pues utiliza una expresión genérica que no es monopolizable. En este marco, es apropiado referirse a las palabras genéricas y de uso común en la conformación de signos. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se