TJCA - Proceso 302-IP-2014

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 302-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 008 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 241 literales a), b) y f), 245 y 246 de la misma Decisión.

Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: Elvia Omaira Zuluaga Ramírez.

Proceso interno Nº. 110013199001201387728 01.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio C-1978 de 7 de octubre de 2014 por medio del cual se “ordenó elevar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consulta obligatoria de interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión

486 (…)”. El Exhorto No. 008 remitido el 7 de octubre por el Secretario de la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El 8 de diciembre de 2014 se recibió la comunicación SECQT14-776 de 1 de diciembre de 2014, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 008, de 7 de octubre de 2014 librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 incisos

008, de 7 de octubre de 2014 librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 incisos a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 110013199001201387728 01. El auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los2 artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno.

Demandante: Elvia Omaira Zuluaga Ramírez Demandadas: María Salomé Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro

Mazo. Hechos.

1. La señora Elvia Omaira Zuluaga Ramírez es titular de la marca SANDUPA

(mixta), otorgada mediante expediente 11-181726 por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 19 de septiembre de 2012, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez envió una carta a

María Salomé Zuluaga y otros, donde les informaba sobre el uso infractor de la marca de su titularidad SANDUPA; carta que no tuvo respuesta.

3. El 21 de febrero de 2013, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez, envió solicitud de Conciliación a la Cámara de Comercio de Medellín.

4. El 15 de marzo de 2013 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con inasistencia de las emplazadas María Salome Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo.

Expidiéndose ese mismo día la Constancia de Conciliación Extraprocesal Institucional en Materia Comercial – Propiedad Intelectual.

5. El 8 de agosto de 2013, Elvia Omaira Zuluaga Ramírez, interpuso demanda de Acción por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Solicitando se declare que las demandadas han infringido su derecho sobre su marca mixta, respecto de su elemento más distintivo, esto es la denominación SANDUPA, y en consecuencia, pretende que se les prohíba el uso de dicho vocablo, modifiquen la forma como identifican sus productos en el mercado y se le indemnice por los daños y perjuicios causados como efectos de la infracción señalada.3

6. El 17 de julio de 2014, por Acta de Audiencia 202, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia dictó sentencia de primera instancia desestimando las pretensiones formuladas por la demandante.

7. En ese mismo acto la demandante interpuso recurso de apelación, contra la decisión adoptada y se concedió el mismo con efecto suspensivo, para que conozca la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

8. El recurso de apelación está siendo conocido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que mediante providencia de 22 de septiembre de 2014, dispuso la solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. Elvia Omaira Zuluaga Ramírez , presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

9. Que la accionante es titular de la marca “SANDUPA” (mixta) registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que distingue de manera específica: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, sales (condimentos), especias; hielo. Pues realizó todos los trámites de ley para obtener el registro de la marca en mención, de la que se destaca el elemento denominativo SANDUPA, por lo que los derechos emanados de su titularidad son claros, expresos y exigibles.

10. Que las demandadas usan de forma permanente la expresión SANDUPA, para identificar sus productos, lo que representa un alto riesgo de confundibilidad en

cuanto al origen de los productos, pues al comparar los productos ofrecidos por la demandante a través de su marca resultan ser idénticos, induciendo a error al consumidor e introduciendo desorden en el mercado de bienes y servicios.

11. Que no ha autorizado, ni suscrito contrato de licencia alguno, que habilite a las demandadas el uso legítimo de su signo distintivo.

12. Que las demandadas con la conducta que vienen desarrollando al infringir derechos de Propiedad Industrial, podrían también estar incurriendo en infracción de normas de Competencia.

Argumentos de la contestación a la demanda.

13. No se encuentra en el expediente copia de la contestación de la demanda de las demandadas María Salomé Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

14. Que, los artículos 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del4 ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina;

15. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

16. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 155 literales a) y d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina1.

De oficio: 154, 241 incisos a), b) y f), 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

1 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier

De oficio: 154, 241 incisos a), b) y f), 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

1 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…)

contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 2 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; (…) f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal (…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la5

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

2. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

3. La acción por infracción de derechos. Sus características. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

4. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina.

17. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que la solicitud de interpretación prejudicial que consta en el Exhorto Nº. 08 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue remitido a través de la Embajada de la República de Colombia en Quito, Ecuador.

18. En este sentido, el Tribunal sobre la base de la interpretación prejudicial 149-IP2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas

oportunidades debe solicitar interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista a que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone. Incluso puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org.

19. Para un mejor entendimiento del tema, el Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694.

infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. (…)”.6

2. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho.

20. En el caso de autos, la demandante señora Elvia Omaira Zuluaga Ramírez manifestó que es titular del signo SANDUPA (mixto), por lo que los derechos emanados de su titularidad son claros, expresos y exigibles, y que, sin embargo, la señora María Salomé usa la denominación SANDUPA. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.

21. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la

marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar

introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de7 confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no

consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de8 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008)”. (Proceso 145-IP-2011,

relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de8 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008)”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso:

COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow).

22. El juez consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca SANDUPA (mixto) y el supuestamente infractor SANDUPA, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite.

3. La acción por infracción de derechos. Sus características. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

23. La demandante señora Elvia Zuluaga Ramírez manifiesta que las demandadas María Salomé Zuluaga, Luz Mery Murillo y Lucía del Socorro Mazo, han usado de manera indebida su marca SANDUPA (mixta).

24. Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos. Sus características (…).

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.9 Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad

industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de

derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la10 indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se

encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el

valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el11 Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008).

7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. (…)”. (Proceso 145-IP-2011, ya citado).

4. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación entre signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos Riesgo de confusión o asociación en temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

25. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que la parte demandante,

Comparación entre signos mixtos y denominativos Riesgo de confusión o asociación en temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

25. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que la parte demandante, titular de la marca SANDUPA (mixta) que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, manifiesta que las demandadas usan permanentemente la expresión SANDUPA para identificar sus productos en la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza , pues al comparar los productos ofrecidos por la demandante a través de su marca resultan ser idénticos, induciendo a error al consumidor e introduciendo desorden en el mercado de bienes y servicios.

26. Para dilucidar el tema, el Juez consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión y/o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto.

Reglas para la comparación entre signos distintivos.

27. El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:12

28. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

29. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido

similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la perce