TJCA - Proceso 31-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 31-IP-2015

Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 136 a) y 150 de la misma norma comunitaria. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú.

Apelante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Parte contraria: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú.

Marca: “SAZONARROZ” (denominativa). Expediente Interno: 01740-2011-0-1801-JR-CA-07.

Magistrado Ponente: José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 1740-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud

de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01740-2011-0-1801-JR-CA-07. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A. ANTECEDENTES.

Apelante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. en adelante NESTLÉ.

Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI,

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero Interesado: QUALA S.A.

2. ANTECEDENTES2

Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 2 de marzo de 2006, NESTLÉ, solicitó el registro de la marca de producto denominativa SAZONARROZ, para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de junio de 2006, se presentó oposición andina por el señor Daniel

Salcedo contra la solicitud de NESTLÉ, manifestando ser titular en Colombia de la marca SAZONARROZ (denominativa) para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El 7 de agosto de 2006, NESTLÉ contestó la oposición andina presentada por el señor Daniel Salcedo, indicando que el opositor carece de legítimo interés ya que esta marca se encuentra registrada a favor de la empresa QUALA S.A., y no del mencionado señor.

4. El 13 de septiembre de 2006 QUALA S.A., señaló ser titular de la marca SAZONARROZ (denominativa) en Colombia, la misma que Daniel Salcedo transfirió a su favor el 25 de enero de 2006.

5. El 20 de septiembre de 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró no ha lugar el apersonamiento de QUALA S.A., por encontrarse fuera del plazo para presentar oposición.

6. El 29 de diciembre de 2006, mediante Resolución 21594-2006/OSD-INDECOPI de la Oficina de Signos Distintivos resolvió declarar improcedente la oposición andina interpuesta por Daniel Salcedo y concedió el registro de la marca SAZONARROZ

(denominativa).

7. El 23 de enero de 2007, Daniel Salcedo, interpuso recurso de reconsideración, en contra de la Resolución antes citada.

8. El 23 de enero de 2007, QUALA S.A., interpuso recurso de reconsideración.

9. Mediante providencia de 23 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos admitió el recurso de reconsideración de QUALA S.A. y rechazó el presentado por el señor Daniel Salcedo, por no contar con legítimo interés.

10. El 12 de abril de 2007, NESTLÉ, contestó el recurso de reconsideración.

11. Mediante Resolución 2234-2009/CSD-INDECOPI del 19 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundado el recurso de reconsideración de QUALA, S.A., y fundada la oposición denegando el registro de la marca solicitada.

12. El 11 de septiembre de 2009, NESTLÉ apeló la Resolución mencionada argumentando que QUALA S.A., no debe ser parte del procedimiento pues su apersonamiento fue totalmente extemporáneo, esto fue después de tres meses3 desde la publicación de la marca solicitada por NESTLÉ en el Diario Oficial “El

Peruano”.

13. El 26 de octubre de 2009, Quala, absolvió traslado de la apelación de NESTLÉ.

14. El 22 de diciembre de 2010, el Tribunal del INDECOPI emitió la Resolución 29472012/TPI-INDECOPI, mediante la cual declaró nulo todo lo actuado desde el proveído de 20 de septiembre de 2006 y denegó el registro de la marca “SAZONARROZ” por considerarla descriptiva, sin pronunciarse respecto de la posibilidad de confusión con el signo opositor.

15. El 30 de marzo de 2011, NESTLÉ presentó demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 2947-2012/TPI-INDECOPI.

16. Mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce, de 20 de mayo de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda presentada por NESTLÉ.

17. El 29 de mayo de 2014, NESTLÉ interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia signada como Resolución Número Catorce.

18. Mediante providencia de 11 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 135 literal e) de la Decisión 486.

Cómo puede determinarse que un signo no es evocativo sino descriptivo”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa.

19. La sociedad NESTLÉ S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que el signo SAZONARROZ (denominativo) cumple con todos los requisitos para acceder a registro como marca, y no es descriptiva como erradamente se la quiere calificar. - Enuncia que el signo SAZONARROZ (denominativo) es un sólo término y deber ser analizado de manera conjunta y no dividido ya que constituye de tal manera un signo evocativo y no uno descriptivo. - Manifiesta que el Tribunal del INDECOPI ha omitido todo lo previsto para una litis y no procedió a analizar de una manera adecuada las pruebas presentadas

un signo evocativo y no uno descriptivo. - Manifiesta que el Tribunal del INDECOPI ha omitido todo lo previsto para una litis y no procedió a analizar de una manera adecuada las pruebas presentadas por NESTLÉ, sin aplicar las normas vigentes sobre riesgo de confusión establecidas en el ordenamiento nacional y andino. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa

(INDECOPI).

20. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:4 - Manifiesta que se procedió a denegar el registro debido a que el signo SAZONARROZ (denominativo) se encuentra incurso en la prohibición del artículo 135 inciso e) de la Decisión 486, siendo descriptivo respecto de algunos de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende identificar. - Afirma que no se deben pronunciar sobre el supuesto riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca denominativa SAZONARROZ colombiana, debido a que una vez solicitado su registro en el Perú de igual manera hubiese sido denegada debido a que se trata de un signo descriptivo en cuanto a los productos que trata de identificar. - Que la denominación SAZONARROZ que viene a ser la conjunción de SAZÓN y ARROZ, resulta descriptiva, toda vez, que en forma directa, describe la función de uno de los productos que pretende distinguir; eso es, un condimento

(sazonador) destinado a aderezar y mejorar el arroz, que viene a ser otro de los productos que intenta proteger. - Afirma que este sólo hecho hace que constituya una causal de irregistrabilidad absoluta lo cual motivó que no se acepte la solicitud. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del tercero interesado.

21. QUALA S.A. en su contestación a la demanda contenciosa administrativa, enunció los siguientes argumentos: - Que la autoridad administrativa debió acumular la petición realizada por QUALA S.A., adhiriéndose a la oposición planteada por Daniel Salcedo, por cuanto se trata de asuntos conexos, ya que poseen intereses comunes. - Que la autoridad incurrió en un grave error, ya que si bien admite que QUALA S.A. es titular del signo SAZONARROZ en Colombia, rechaza su participación como interesado. - Que QUALA S.A. es titular del signo SAZONARROZ de acuerdo con el contrato de transferencia que se acompañó en el expediente y de la revisión vía web en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio.

d. Sentencia de Primera Instancia. - El Vigésimo Quinto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al considerar que la autoridad administrativa actuó apegada a la ley y que el signo solicitado no es viable de registro. e. Argumentos del Recurso de Apelación:

22. NESTLÉ, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que el Tribunal del INDECOPI, no ha considerado y mucho menos se ha

pronunciado sobre las pruebas aportadas en segunda instancia administrativa.5 - Que por parte del Tribunal del INDECOPI no se ha realizado una adecuada aplicación de la normativa andina, al calificar un término evocativo como uno descriptivo sin realizar una debida argumentación. f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación.

23. De la revisión del expediente no se desprende contestación por parte del INDECOPI.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado 1 la interpretación prejudicial del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se considera que procede la interpretación del artículo solicitado y de oficio 2 se interpretará el artículo 150 de la Decisión 486.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente

interpretación prejudicial son los siguientes:

A. Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas del cotejo de signos.

B. Las marcas descriptivas

C. Las marcas evocativas.

D. El examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE

CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS.

24. Dentro del proceso interno la compañía QUALA S.A., afirma ser titular de la marca SAZONARROZ (denominativa) en Colombia, en razón de lo cual se analizará el

riesgo de confusión con el signo solicitado SAZONARROZ (denominativo). La identidad y la semejanza

25. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 2Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la

oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.6 facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3.

26. Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

27. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

28. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro

(…)”4.

29. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación.

30. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

31. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5.

3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.7

32. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

33. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.

34. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

35. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos

vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6.

36. El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Reglas para realizar el cotejo de marcas.

37. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

38. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca:

“DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.8

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7.

39. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador

presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

40. El Juez consultante deberá verificar si entre el signo solicitado SAZONARROZ

(denominativo) y la marca registrada SAZONARROZ (denominativo), existen riesgo de confusión como para confundirlos en el mercado.

B. LAS MARCAS DESCRIPTIVAS

41. El INDECOPI afirmó que el signo solicitado SAZONARROZ (denominativo) es descriptivo, toda vez que la conjunción SAZÓN y ARROZ define de manera directa la función de uno de los productos que ampara el signo solicitado, es decir, un condimento (sazonador) destinado a mejorar el arroz que es además otro de los productos que intenta proteger. En este marco, es apropiado referirse a las palabras descriptivas en la conformación de una marca.

42. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos

palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss.9 pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

43. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

44. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

45. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

46. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o

indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

47. Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.

48. La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un signo suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

49. El Juez consultante deberá analizar bajo los parámetros antes descritos, si en efecto el signo SAZONARROZ (denominativo) es descriptivo respecto de los productos que

intenta amparar en el mercado, tomando en consideración que al ser un signo denominativo, no cuenta con elementos adicionales que le doten de mayor fuerza distintiva.10

C. LAS MARCAS EVOCATIVAS.

50. La sociedad NESTLÉ asegura que el INDECOPI no realizó una adecuada aplicación de la normativa andina, ya que calificó un término evocativo como descriptivo sin argumentación alguna. Por ello, resulta pertinente ahondar sobre el tema de las marcas evocativas.

51. Al respecto, dentro del Proceso 30-IP-2013, Marca: “TAXI DRIVER”, publicado en la Gaceta Oficial 2207, de 7 de junio de 2013, este Tribunal ha reiterado que, en el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

52. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que: “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

53. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del

producto amparado por el distintivo.

54. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

55. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

56. En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca”.

57. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.

58. Al respecto se señala en el Proceso 32-IP-2009. Marca denominativa: “MASCOTIN”, que: “El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de

signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen11 dichos elementos. Cosa d