TJCA - Proceso 312-IP-2015

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 312-1P-2015

Interpretación prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 155 literal e), 224, 226 y 228 de la misma normativa solicitada por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia.

Asunto: Infracción de derechos de propiedad industrial.

Demandante: CHALLENGER S.A.S.

Proceso interno 2013-206892.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS: El 26 de junio de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo courier, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, relativa al artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2013-206892.

El auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

. ANTECEDENTES.

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno.Demian. CURFURACION CLUB PUERTO PENALISA

Demandado: ANDRÉS EDUARDO UMBARILA DÍAZ

Hechos. Challenger S.A.S. tiene el registro vigente de la marca CHALLENGER (mixta) para identificar servicios de “construcción, reparación, servicios de instalación, entre otros; equipamiento de cocinas, instalación y reparación de aparatos de refrigeración y aparatos eléctricos y a gas en general”, comprendidos en la Clase 37 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 49609, la marca CHALLENGER (mixta) fue declarada como una marca notoriamente conocida por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El 28 de julio de 2011, mediante la Resolución 40504, la SIC ratificó su decisión al declarar la notoriedad de la marca CHALLENGER (mixta) por segunda vez. El 2 de septiembre de 2013, Challenger S.A.S. interpuso acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial con solicitud de medidas cautelares contra Andrés Eduardo Umbarila Díaz, en su condición de

segunda vez. El 2 de septiembre de 2013, Challenger S.A.S. interpuso acción por infracción de derechos para la protección de la propiedad industrial con solicitud de medidas cautelares contra Andrés Eduardo Umbarila Díaz, en su condición de propietario del establecimiento de comercio denominado Servihouse Abeldar Calentadores, donde se habría utilizado la marca CHALLENGER (mixta), de la cual es titular Challenger S.A.S., para la explotación de servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. El 4 de junio de 2015, mediante Auto 39529, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 157 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. CHALLENGER S.A.S. presentó demanda bajo los siguientes argumentos: Challenger S.A.S. es víctima de actos de infracción al derecho de marcas por parte de Andrés Eduardo Umbarila Díaz, toda vez que éste hace un uso no autorizado de la marca CHALLENGER (mixta) registrada a favor de Challenger S.A.S. Los signos distintivos usados por Andrés Eduardo Umbarila Díaz para identificar su establecimiento de comercio se encuentran registrados a nombre de Challenger S.A.S., configurando una infracción al derecho de marcas.10. 11. al las tatiuras expedidas en su establecimiento de comercio, Servihouse Abeldar Calentadores, Andrés Eduardo Umbarila Díaz hace uso de la marca CHALLENGER (mixta) y se identifica como un centro de servicio técnico

11. al las tatiuras expedidas en su establecimiento de comercio, Servihouse Abeldar Calentadores, Andrés Eduardo Umbarila Díaz hace uso de la marca CHALLENGER (mixta) y se identifica como un centro de servicio técnico autorizado. Sin embargo, Challenger S.A.S. no tienen ningún tipo de relación civil, laboral, comercial o de ninguna otra calidad con el señor Andrés Eduardo Umbarila Díaz. Es más, Challenger S.A.S. no ha otorgado permiso ni licencia de uso de la marca CHALLENGER (mixta) a terceros en cualquier forma ni bajo ningún título.

La marca CHALLENGER (mixta), al reunir todos los requisitos fue declarada en dos ocasiones como marca notoria. Como consecuencia de lo anterior y como lo dice el artículo 225 de la Decisión 486, la marca CHALLENGER (mixta) tiene una protección especial, toda vez que la declaración de notoriedad le otorga a la marca una mayor protección frente a terceros que intenten usar cualquier signo distintivo igual o similar al ya registrado. Andrés Eduardo Umbarila Díaz, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio Servihouse Abeldar Calentadores, ha utilizado el prestigio adquirido por Challenger S.A.S. para engañar a los consumidores y hacer creer que su establecimiento de comercio pertenece a la misma sociedad o que es un distribuidor autorizado. Challenger S.A.S. ha recibido distintas quejas de sus clientes debido al mal servicio técnico prestado por el establecimiento de comercio Servihouse Abeldar Calentadores, circunstancia que genera un detrimento al prestigio de Challenger S.A.S., por cuanto estos clientes han contratado con el convencimiento de que Servihouse Abeldar Calentadores presta un servicio técnico autorizado por Challenger S.A.S.

Abeldar Calentadores, circunstancia que genera un detrimento al prestigio de Challenger S.A.S., por cuanto estos clientes han contratado con el convencimiento de que Servihouse Abeldar Calentadores presta un servicio técnico autorizado por Challenger S.A.S. Actualmente, se adelanta un proceso ante la Delegatura de la Protección del Consumidor de la SIC en contra de Andrés Eduardo Umbarila Díaz, toda vez que los servicios prestados por el establecimiento de comercio Servihouse Abeldar Calentadores son de mala calidad y han generado perjuicios a los consumidores, proceso que se encuentra bajo el expediente 11 143487. Adicionalmente, Andrés Eduardo Umbarila Díaz ha sido condenado en varias ocasiones por la citada Delegatura a hacer devoluciones de dinero por concepto de garantía, toda vez que se ha llegado a poner en riesgo las vidas de quieres han solicitado sus servicios, procesos que se encuentran bajo los números de expedientes 9 54469, 9 9290, 10 134156 y 10 143157. Argumentos de la contestación a la demanda. No se encuentra en el expediente remitido copia de la contestación de la demanda por parte del demandado, Andrés Eduardo Umbarila Díaz.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

A[ 13. 14. Que, el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitado: 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina'. Procede la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los artículos 155 literal e), 224, 226 y 228 de la misma normativa”. 1 “Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propásitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. 2 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero

inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. 2 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: €) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, (...). “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. “Artículo 226.- Conslituira uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o Transiiteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su tolalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el tilular del signo, e con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; a, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.Cc. 1. 15.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: La acción por infracción de derechos. El uso no autorizado de una marca notoria. Los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a una marca notoria.

Excepciones a la prohibición del uso no consentido de la marca. El uso no autorizado para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios de la marca registrada.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. EL USO NO

AUTORIZADO DE UNA MARCA NOTORIA. LOS DIFERENTES TIPOS DE

RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR A UNA MARCA NOTORIA.

En el presente caso, Challenger S.A.S. manifiesta que Andrés Eduardo Umbarila Díaz hace uso, en su establecimiento de comercio, de la marca CHALLENGER (mixta) y lo identifica como un centro de servicio técnico

En el presente caso, Challenger S.A.S. manifiesta que Andrés Eduardo Umbarila Díaz hace uso, en su establecimiento de comercio, de la marca CHALLENGER (mixta) y lo identifica como un centro de servicio técnico autorizado, sin contar con permiso ni licencia de uso de la citada marca por parte de la accionante. Por lo tanto, el Tribunal considera conveniente citar lo expresado en la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 145-IP20113: “La acción de infracción de derechos. Sus caracteristicas (...). “Artículo 228.- Para delerminar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ulilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; €) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique: d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) lascifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano intemacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; ) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo coma activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en

protección; ) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo coma activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en deteminado territorio; o, i) laexistencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero”. 3 Proceso 145-IP-2011, de 14 de marzo de 2012, asunto: COMPETENCIA DESELAL RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS, actor: MARCO POLO SPORT S.A.7 La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:

1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación intema lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del artículo 238).

2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-1P-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005.

3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial, El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.- Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que

propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas (artículo 247). También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos (último párrafo del artículo 246).

4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con elias suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

5. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los

una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

6. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, lacuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el

exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el periodo que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”.

7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la

de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”.

7. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: ¢ Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588, de 20 de febrero de 2008.16.

17. 18.

19. 20. - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El témino de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. ( En consecuencia, el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado explote en el comercio la correspondiente marca o una similarmente confundible.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios

de derechos de propiedad industrial. Posteriormente, deberá comparar la marca registrada con el signo supuestamente infractor, para luego determinar si se incurre en alguno de los referidos supuestos, aplicando los criterios establecidos por el Tribuna! en la presente interpretación prejudicial. El uso no autorizado de una marca notoria. En el caso concreto, Challenger S.A.S. es titular de la marca notoria CHALLENGER (mixta), la cual supuestamente fue usada sin autorización por Andrés Eduardo Umbarila Díaz. Por tal motivo, el Tribunal interpretará el tema. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigliedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de una marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el supuesto contenido en el literal e) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier

administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el supuesto contenido en el literal e) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca notoriamente conocida podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o21. 22.

23. 24. similar en relacion con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular.

La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. El Tribunal advierte que, para que se configure la conducta descrita, el referido uso debe ser susceptible de causar al titular del registro de la marca notoriamente conocida un daño económico o comercial injusto como consecuencia de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o en virtud de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. En consecuencia, este Tribunal considera necesario desarrollar el tema relativo a los diferentes tipos de riesgos que puede dar lugar a la configuración de una infracción al derecho exclusivo del titular de una marca notoriamente conocida. Los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a una marca notoria. Antes que todo, el Tribunal considera oportuno recordar que el titular de la

de una infracción al derecho exclusivo del titular de una marca notoriamente conocida. Los diferentes tipos de riesgos que pueden afectar a una marca notoria. Antes que todo, el Tribunal considera oportuno recordar que el titular de la marca no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca en el comercio, si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de ésta”. En consecuencia, resulta necesario referirse a los diferentes tipos de riesgos capaces de menoscabar alguna de las funciones de la marca, como es aquella consistente en garantizar la calidad del producto o servicio correspondiente y, particularmente, aquellas de comunicación, inversión o publicidad. 5 Cf. Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE): Sentencia del Tribunal de Justicia, de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club pic c. Matthew Reed, asunto C206/01, apartado 54; Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch Inc. c. Budéjovicky Budvar, národni podnik, asunto C-245/02, apartado 59; Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 25 de enero de 2007, Adam Opel AG contra Autec AG, asunto C-48/05, apartado 22; Sentencia