TJCA - Proceso 318-IP-2017

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 14 de diciembre de 2018

Proceso: 318-1P-2017

Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110013199001201592200 01

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano VISTOS: El Oficio C-1252 de 19 de julio de 2017, recibido vía courier el 31 de agosto del mismo año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la Rama Judicial de la República de Colombia, solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 155 Literales a), c), d) y e); 156, 157, 192, 200, 238, 258 y 259 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 110013199001201592200 01; y, El Auto de 11 de mayo de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y

SALUD S.A. BODYTECH

Demandada: PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE

AZProceso 318-1P-2017

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas

controvertidos son los siguientes:

1. La presunta infracción de derechos de propiedad industrial por parte de

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la Sala Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas

controvertidos son los siguientes:

1. La presunta infracción de derechos de propiedad industrial por parte de PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE por el uso de las marcas BODYTECH (mixtas y denominativas).

2. La presunta infracción de derechos de propiedad industrial por parte de PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE, por el uso no autorizado de del nombre comercial y enseña comercial INVERSIONES EN

RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. BODYTECH.

3. La presunta comisión de actos de competencia desleal por parte de

PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 155 Literales a), c), d) y e); 156, 157, 192, 200, 238, 258 y 259 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro do una marca confiero a su titular of derecho de impodír a cualquier tercoro realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o somejanto sobra productos para los cuales so ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios pera los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; () c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros matorialos que roproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales maleríales;

tales productos; () c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros matorialos que roproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales maleríales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular dol registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 0) usar on ol comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuanto ello pudiese causar al titular dol registro un daño económico o comorcial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por rezón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la merca o de su titular; E “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: al DE a) introducir en el comercio, vendor, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios Sa US A 2 >» AN\ @ & o) -~ » | | SECRETARIA ” || a </ \ S/ Na NO SMdao 22Proceso 318-IP-2017 Procede la interpretación solicitada a excepción del Artículo 157 de la Decisión 486 en virtud que no se encuentra en discusión el uso autorizado sin el consentimiento otorgado por el titular de la marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una

Decisión 486 en virtud que no se encuentra en discusión el uso autorizado sin el consentimiento otorgado por el titular de la marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

2. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de un nombre comercial o enseña comercial a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico con ese signo; 1) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, €) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobra publicidad quo fuoson aplicablos.” “Articulo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar on el morcado su propio nombre, domicilio o soudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y fal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, ol derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la exislencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados: o para indicar la

la marca no confiere a su titular, ol derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la exislencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados: o para indicar la compatibilidad o adocuación do piozas do recambio o de accosorios utilizablos con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limile al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial do los productos o servicios respectivos.” “Artículo 192.- El titular de un nombro comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiora causario un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 on cuanto corresponda.” “Articulo 200.- La protección y depósito de los rólulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pals Miombro." “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ojocuto actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional

acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ojocuto actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competento podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de colilularidad de un derecho, cualquiera de los colilulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitularos.” “Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz do crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establocimionto, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (...) SECRETARIA ? o 7)Proceso 318-1P-2017 o similar.

3. Laenseña comercial y su ámbito de protección.

4. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. 1.1. En el presente caso se discute acerca de la presunta infracción de derechos de propiedad industrial por parte de PAOLA ANDREA ARIAS MONTEALEGRE por el uso de las marcas BODYTECH (mixtas y denominativas), en razón de lo cual resulta pertinente abordar el tema. 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los

MONTEALEGRE por el uso de las marcas BODYTECH (mixtas y denominativas), en razón de lo cual resulta pertinente abordar el tema. 1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”. 1.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubieso aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso

materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el 4 a (I secrerara >| / [~ E ta <q 1 Wo 2/Proceso 318-1P-2017 titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. 1.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de

1.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”. a) b) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: 0 (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción:

(i) (0) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.Proceso 318-1P-2017 1.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo

continuación se señalan: Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto II: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. 5 a Resumen del Sujeto activo al Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o | productos aplicada o Supuesto | productos. semejante directamente | colocada con una sobre productos. marca o signo idéntico o semejante sobre _ — | productos.

Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o | servicios aplicada o servicios. semejante sobre | colocada con una productos vinculados a | marca o signo idéntico Supuesto II los servicios que | o semejante sobre distingue la marca | productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca . | protegida. Es titular de una | Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o | productos o servicios productos o | semejante sobre | aplicada o colocada servicios, envases, envolturas, | con una marca o signo Supuesto III embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases,

productos o | semejante sobre | aplicada o colocada servicios, envases, envolturas, | con una marca o signo Supuesto III embalajes o | idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de a: ¿in productos. 1.7. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización”. Así, | F SECRETARIA SA tr. Dar cierta condición o calidad. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario do la RAE. Definición de acondicionar:v DE JC “Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372

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1.8. 1.9. Proceso 318-1P-2017 acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos u exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la

similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilicito®. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ||: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. — | Sujeto activo [| Sujeto pasivo | Resumen del supuesto 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Móx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal.

2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr. climatizar. 4. tr. Móx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y 0i8F0

(Consulta: 12 de noviembre de 2018). LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y 7 CN £ SECRETARIA ? aProceso 318-1P-2017 Supuesto | Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida para marca que distingue | después de que se | supresiones o productos. hubiese aplicado o | modificaciones después colocado la marca o | de que hubiese sido signo — idéntico o | aplicada o colocada con semejante una marca o signo directamente sobre | idéntico o semejante productos, sobre productos. Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida e. marca que distingue | después de que se | supresiones servicios. hubiese aplicado o | modificaciones P— colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o | aplicada o colocada con Supuesto II semejante sobre | una marca o signo productos vinculados | idéntico o semejante a los servicios que | sobre envases, distingue la marca | envolturas, embalajes o protegida, acondicionamientos de productos. Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida pers marca que distingue | la marca después de | supresiones

distingue la marca | envolturas, embalajes o protegida, acondicionamientos de productos. Es titular de una | Suprime o modifica | Marca protegida pers marca que distingue | la marca después de | supresiones productos o servicios. | que hubiese sido | modificaciones dese aplicada o colocada | de que hubiese sido la marca o signo | aplicada o colocada con Supuesto III idéntico o semejante | una marca o signo sobre envases, | idéntico o semejante envolturas, sobre envases, embalajes o | envolturas, embalajes o acondicionamientos | acondicionamientos de de productos. productos. 1.10.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el 11 derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los cuales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado”. .Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Thomson

envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, LEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372.Proceso 318-1P-2017 envolturas, embalajes u otros materiales. 1.12. El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros. 1.13. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 1.14.A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. 1.15.La norma andina de referencia (el Literal c) del artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que

Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final, 1.16. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 1.17.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 1.16. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o 9Proceso 318-1P-2017 contengan la marca. (i) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (i) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se

el mercado tales materiales. (i) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 1.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 1.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición”. 1,21.De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 1.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 1.23. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal

podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor” con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 538-IP-2016 del 11 de mayo de 2017. e modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015 del 7 de diciembre de 2015. 10Proceso 318-1P-2017 acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación,

razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.24. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conj