TJCA - Proceso 318-IP-2021

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2022

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente de origen: Expediente interno

del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretacion: 318-1P-2021 Interpretación prejudicial Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia 20-119848 11001319900120201984802 Presuntos actos por infracción a los derechos de propiedad industrial y derechos sobre lema comercial alegados por Industrias Greco Romana S.A.S. contra SYC Multiproyectos S.A.S. Artículos 113, 129, 155 (Literales a, c y d), 157, 175 (párrafo 2) y 243 de la Decisión 486

1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección

2. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias

3. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales

4. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el SECRETARÍAProceso 318-1P-2021 comercio

5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca

6. Delos criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO:

5. Usos que no requieren autorización del titular de la marca

6. Delos criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTO: El Oficio N° C-1103 del 23 de noviembre de 2021, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 129, 130, 131, 154, 155 (Literal a y c), 157 y 175 (párrafo 2) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno N° 11001319900120201984802; y, El Auto del 7 de octubre de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES Partes en el proceso interno

Demandante: Industrias Greco Romana S.A.S.

Demandada: SYC Multiproyectos S.A.S.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina,

son los siguientes:

1. Si la sociedad SYC Multiproyectos S.A.S. infringió o no los derechos de propiedad industrial de Industrias Greco Romana S.A.S. al presuntamente fabricar, ofrecer, introducir en el comercio

son los siguientes:

1. Si la sociedad SYC Multiproyectos S.A.S. infringió o no los derechos de propiedad industrial de Industrias Greco Romana S.A.S. al presuntamente fabricar, ofrecer, introducir en el comercio y utilizar productos, identificados con la marca TM GYM (mixta)' registrada a su nombre, que reproducirían los diseños industriales " Para identificar productos y servicios de las Clases 6 y 35 de la Clasificación Internacional de

Niza. 2Proceso 318-1P-2021 registrados a favor de la sociedad demandante?.

2. Silasociedad SYC Multiproyectos S.A.S., habría infringido o no los derechos sobre el lema comercial de Industrias Greco Romana S.ASS. al usar la frase «GIMNASIOS AL AIRE LIBRE» para identificar equipos para gimnasio y productos relacionados identificados con su marca TM GYM (mixta).

3. Si «GIMNASIOS AL AIRE LIBRE», lema comercial registrado a favor de Industrias Greco Romana S.A.S. para proteger productos y servicios de las Clases 6, 28, 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza, se trataría de una denominación genérica en el mercado para identificar una línea de productos.

4. Si correspondería el pago por daños y perjuicios a favor de

Industrias Greco Romana S.A.S. NORMAS A SER INTERPRETADAS La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 129, 130, 131, 154, 155 (Literal a y c), 157 y 175 (párrafo 2) de la Decisión 486. Procede la interpretación de los Artículos 113, 129, 155 (Literales a y c) ,157 y 175 (párrafo 2) de la Decisión 486.

1. de la Decisión 486. Procede la interpretación de los Artículos 113, 129, 155 (Literales a y c) ,157 y 175 (párrafo 2) de la Decisión 486.

De oficio se llevará a cabo la interpretación de los Artículos 155 (Literal d) y 243 de la Decisión 486, por ser pertinentes. No se interpretarán los Artículos 130, 131 y 154 de la Decisión 486, por no ser asunto controvertido dentro del proceso la protección conferida a un diseño industrial, ni el derecho a su uso exclusivo. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio. Usos que no requieren autorización del titular de la marca. De los criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.| cum (contra [coa mz 6 lag” me emos neo Jm e (SR 2 | um [e - mueca > [are ms . mu esa B bl B i [P0 " - B - [Rasal P | ome jr | uz [remen me [em - = IN. hemenel y 20. | o q [ae "e remecte g mue AE [ | me free Proceso 318-1P-2021Proceso 318-1P-2021

P | ome jr | uz [remen me [em - = IN. hemenel y 20. | o q [ae "e remecte g mue AE [ | me free Proceso 318-1P-2021Proceso 318-1P-2021 Decisión 486.- «Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.» «Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.» «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; [TON c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o

ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; [TON c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; (). « Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.» «Artículo 175.- (...) Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.» Del n 486.- «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ()

marca.» Del n 486.- «Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: () d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos O servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...)». «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a EN v 2\ 5- , SECRETARÍA aProceso 318-1P-2021 ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere el registro de un diseño industrial y alcances de su protección En el proceso interno Industrias Greco Romana S.A.S. presentó demanda por infracción de derechos de propiedad industrial contra SYC Multiproyectos S.A.S., sobre la base de diseños industriales registrados a su favor. El Artículo 113 de la Decisión 486 define al diseño industrial de la siguiente manera: «Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.» Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: «La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos

cambie el destino o finalidad de dicho producto.» Sobre el particular, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: «La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.»® En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la «finalidad» o «función» del producto, no se estaría frente a un diseño industrial, sino que podría tratarse de un modelo de utilidad. En este sentido, serán los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan una naturaleza jurídica característica al diseño industrial. el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, el precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.» Ver Interpretación Prejudicial N 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta DE

cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.» Ver Interpretación Prejudicial N 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta DE Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1235 del 23 de agosto de 2005. Ne Yy, 65 : | SECRETARIA á s C \; Cr, Y eno 00 897 E) b) € y1.5. 1.6. 17. 1.8. Proceso 318-1P-2021 José Manuel Otero Lastres” concibe al diseño industrial como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, cuyo bien jurídicamente protegido es el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial. Esto es, que el diseño es una creación realizada en la forma de un producto (innovación formal) que se materializa en las características de su propia apariencia o de su ornamentación, cuya finalidad consiste en conferirle al producto un valor añadido desde el punto de vista comercial: hace al producto estéticamente más atractivo para el consumidor y, por tanto, susceptible de ser vendido con mayor éxito.” Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir una función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en Su uso, esto es, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño

deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en Su uso, esto es, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente, aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.® De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial. En consecuencia, toda persona física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y tener la facultad de explotarlo, debe necesariamente registrarlo? Una vez registrado por la Oficina Nacional Competente, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga, tal como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: «Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier Haciendo referencia a la exposición de motivos de la Ley española 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. José Manuel Otero Lastres, Capítulo XXI. Rasgos conceptuales del diseño industrial, en Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons — Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 365.

Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra, Manual de la Propiedad Industrial, segunda edición, Marcial Pons — Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2013, p. 365. Ver Interpretación Prejudicial N 140-1P-2013 de fecha 21 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2257 del 26 de noviembre de 2013. Ver Interpretación Prejudicial N 55-1P-2002 de fecha 17 de julio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 821 del 1 de agosto de 2002.Proceso 318-1P-2021 tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.» 1.9. El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad". Sobre la base del Artículo 115 de la Decisión 486, el Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio. Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo

industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta)" 1.10. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en un documento elaborado por la Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad IntelectualOMPI”, en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (i) Finalidad estética (apariencia especial). La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o El TJCA, en la Interpretación Prejudicial N° 486-IP-2015 del 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2961 del 10 de marzo de 2017, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: 1, Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y

3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento.

Ver Interpretación Prejudicial N 486-1P-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en

2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y

3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento.

Ver Interpretación Prejudicial N 486-1P-2015 de fecha 28 de noviembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2961 del 10 de marzo de 2017. Secretaría del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI, Los diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales (documento preparado para la Novena Sesión, a realizarse del 11 al 15 de noviembre de 2002), Ginebra, 1 de octubre de 2002 (SCT/9/6), pp. 7 y 8. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct 9/sct 9 6.pdf (Consulta: 1 de noviembre de 2022). 8

L DE J,

G 7Proceso 318-1P-2021 tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.'3 (ii) — Visibilidad. Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. (iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, debe estar plasmada sobre artículos

exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial. (iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, debe estar plasmada sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial. . En concordancia con lo antes expuesto, el registro de un diseño industrial no solo faculta a su titular para ejercer el derecho de uso exclusivo, sino también a impedir que terceros utilicen en el comercio productos que incorporen, reproduzcan o comercialicen el diseño industrial sin su consentimiento. Del mismo modo, podrá impedir la utilización de diseños industriales cuya apariencia sea igual o presente diferencias secundarias en relación con el diseño previamente registrado.' 1.12. En ese sentido, el titular de un derecho protegido podrá entablar contra

21. 22. terceros una acción: por infracción a los derechos de propiedad industrial en los términos del Artículo 238 y siguientes de la Decisión 486.

Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias En el proceso interno se discute si las diferencias entre el diseño registrado y el diseño utilizado serían secundarias o sustanciales, por lo que corresponde tratar el tema del cotejo entre diseños industriales. Como bien hemos señalado, el registro de un diseño industrial confiere a sutitular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia

a sutitular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. En efecto, la existencia de diferencias mínimas, secundarias, no desvirtúa la existencia de una Se pude ver la Interpretación Prejudicial N 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1235 del 23 de agosto de 2005. Ver Interpretación Prejudicial N 382-1P-2015 de fecha 7 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2698 del 22 de marzo de 2016.2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Proceso 318-1P-2021 infracción. El diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados, son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. No habrá infracción, si las diferencias son sustanciales. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes (caso en el cual habrá infracción); sin embargo, si prefiere

consumidor medio. Si para un consumidor medio, es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes (caso en el cual habrá infracción); sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales'® (caso en el cual no habrá infracción). Una vez que la autoridad competente se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente. b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. c) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo. En el caso materia de análisis, la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias. Ver Interpretación prejudicial N Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la

utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales o secundarias. Ver Interpretación prejudicial N Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 1235 del 23 de agosto de 2005. 3

ZN DE JU 0, . 7\ | SECRETARÍA |31.

3.2. 33. 34. Proceso 318-1P-2021 El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de los lemas comerciales En el proceso interno se discute si existe riesgo de confusión entre el lema comercial «GIMNASIOS AL AIRE LIBRE» (denominativo) registrado a favor de Industrias Greco Romanas S.A.S., y la expresión «GIMNASIOS AL AIRE LIBRE» utilizada por la sociedad SYC Multiproyectos S.A.S., en la identificación de sus equipos para gimnasios, por lo que corresponde analizar en qué consiste un lema comercial. De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. De otro lado, respecto al lema comercial, el Tribunal en anteriores procesos'® ha expresado lo siguiente: «Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o

su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto. Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.» En atención al carácter accesorio del lema comercial respecto de la marca, el Tribunal ha señalado lo siguiente: - Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe indicar la marca solicitada o registrada a la cual publicitará (Artículo 176 de la Decisión 486). - El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486). Ver Interpretaciones Prejudiciales números 9-IP-2013 de fecha 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2194 del 15 de mayo de 2013; 186-IP-2014 del 10 de abril de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°2514 del 9 de junio de 2015; y 2-IP-2014 del 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2355 del 30 de junio de 2014.

de junio de 2015; y 2-IP-2014 del 30 de abril de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2355 del 30 de junio de 2014. Ver Interpretación N° 160-IP-2011 del 14 de marzo de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N 2053 del 22 de mayo de 2012.

SECRETAR O, e

N/ \Nipap BN DAD3.5. 3.6. 4.1. 4.2. 4.3. Proceso 318-1P-2021 El Tribunal advierte que, de acuerdo con el Artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales, esto es, la distintividad, la susceptibilidad de representación gráfica, y a pesar de no mencionarse de manera expresa en la Decisión 486, también el requisito de la