TJCA - Proceso 339-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito 18 de agosto de 2016

Proceso: 339-1P-2015

Asunto: interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado (Perú).

Expediente interno del Consultante: 07226-2010-0-1801-JR-CA-12

Referencia: Infracción de derechos de propiedad industrial. Signo

mixto BETTY BOOP

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 7226-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 9 de julio de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso interno 07226-2010-0-1801-JR-CA-12; y El auto de 19 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes enel Proceso Interno:

Demandante: CORPORACIÓN BELLA FARFALLA S.A.C.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL

PERÚ — INDECOPICOMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA2.2.

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. PROPIEDAD INTELECTUAL, REPÚBLICA DEL PERÚ — INDECOPIHechos Relevantes: . El 16 de julio de 2008, HEARST HOLDINGS, INC. (en adelante HEARST HOLDINGS), formuló denuncia por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra la sociedad CORPORACIÓN BELLA FARFALLA S.A.C. (en adelante BELLA FARFALLA). Argumentó infracción a los derechos sobre su marca mixta BETTY BOOP, registrada bajo el certificado 117492 para distinguir los siguientes productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza: “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, bolsos, carteras, bolsos de manos, estuches de cuero, portapapeles, billeteras (...)". (Expediente administrativo 360573-2008). HEARST HOLDINGS, INC. sostuvo que la denunciada está importando y comercializando cartucheras, mochilas y demás productos de la Clase 18, mediante los cuales se reproduce la figura del personaje BETTY BOOP. Esto de conformidad con el DUA 152319-2008. El 14 de noviembre de 2008, mediante Resolución 679-2008/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI admitió la denuncia, dispuso inspección del lugar de los hechos para verificar lo denunciado, y dictó medida cautelar de inmovilización de los productos objeto de la infracción.

INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI admitió la denuncia, dispuso inspección del lugar de los hechos para verificar lo denunciado, y dictó medida cautelar de inmovilización de los productos objeto de la infracción. El 29 de mayo de 2009, mediante Resolución 1255-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la acción por infracción, y sancionó a BELLA FARFALLA con una multa equivalente a1 ui. El 12 de junio de 2009, BELLA FARFALLA presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. El 26 de marzo de 2010, mediante Resolución 0694-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 1255-2009/CSD-INDECOPI. BELLA FARFALLA interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.2.8. 2.9. El 25 de noviembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece declaró infundada la demanda. El 13 de enero de 2015, BELLA FARFALLA interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.10.El 9 de julio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 31. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior

31. 3.2. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Oficio 7226-2011-0/ 5taSECA-CSJLI-PJ, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda interpuesta por BELLA FARFALLA: indica que no existió dolo ni mucho menos ánimo de lucro en los hechos denunciados. Por tratarse de una empresa nueva en el mercado, desconocía la protección a los personajes que soportaron la denuncia. El error y el desconocimiento no pueden configurar una infracción a la normativa de derecho de autor. Señala que desconocía que la empresa a la cual se le compraban los productos se encontraba vulnerando figuras protegidas. La infracción es responsabilidad de dicha empresa y, por lo tanto, que esto genera un eximente de responsabilidad. La multa impuesta no está fundamentada y es excesiva. Desconoce el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Argumentos de la Contestación presentada por el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI: Manifiesta que la demandante confunde la naturaleza de un proceso administrativo, en donde la responsabilidad es objetiva, con la responsabilidad en un proceso penal y que no tiene nada que ver que la empresa sea nueva. Esto no la exime de responsabilidad. Además, que la denuncia no fue por infracción a los derechos de autor, sino por infracción a los derechos de propiedad industrial, especificamente a los derechos sobre la marca mixta BETTY BOOP.

empresa sea nueva. Esto no la exime de responsabilidad. Además, que la denuncia no fue por infracción a los derechos de autor, sino por infracción a los derechos de propiedad industrial, especificamente a los derechos sobre la marca mixta BETTY BOOP. Señala que el Tribunal del INDECOPI acogió coherentemente la legislación y la doctrina referente a la materia, pues tomó en cuenta dos factores generales: (I} la identidad, similitud o vinculación de los productos y servicios que identifican; y (11) la identidad o similitud de los signos entre sí. Alude que está plenamente demostrado que la demandante importó monederos distinguidos con el signo mixto BETTY BOOP y que los signosen conflicto son confundibles en los aspectos fonético y gráfico. Además, amparan los mismos productos en el mercado. . Por último, que no se vulneraron los principios de proporcionalidad y razonabilidad, puesto que se sustentó debidamente la multa y que la demandante no ofreció pruebas para desvirtuar la infracción en la que incurrió. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: . El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Trece de 25 de noviembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: “(...) dichos medios de prueba acreditaron de manera indubitable los hechos que dieron lugar a la infracción de los Derechos de Propiedad Industrial de la demandante, quien por el contrario no aportó medio de prueba alguno que permita desvirtuar su responsabilidad en los hechos denunciados. En tal sentido no se aprecia que en el procedimiento administrativo se haya

la demandante, quien por el contrario no aportó medio de prueba alguno que permita desvirtuar su responsabilidad en los hechos denunciados. En tal sentido no se aprecia que en el procedimiento administrativo se haya efectuado una indebida valoración de los medios probatorios o en perjuicio de la demandante (...) siendo ello así, el argumento esgrimido por la demandante debe ser desestimado, (...) la demandante ha alegado que la multa impuesta por la comisión resulta excesiva y desconoce el principio de razonabilidad (...) al respecto es preciso mencionar que la finalidad de una sanción, en nuestro caso la multa impuesta, no solamente es económica, destinada a anular cualquier beneficio ilícito obtenido por la acción infractora; sino que también es la de desincentivar la realización de una conducta infractora (...) siendo ello así, este despacho considera que la entidad demandada ha impuesto una sanción correctamente, en forma razonable y proporcional a la infracción detectada, teniendo en cuenta los criterios para su determinación, los mismos que se encuentra debidamente sustentados en la normativa sobre Propiedad Industrial (...) en tal sentido, de imponerse una multa cuantitativamente inferior, no conllevaría al cumplimiento de la finalidad disuasiva de la misma, (...) en tal sentido corresponde desestimar lo alegado por la demandante en este extremo (..) de conformidad con los fundamentos precedentes y las normas acotadas, EL VIGESIMO CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, con el criterio de conciencia a nombre de la nación falla: declarando infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por BELLA FARFALLA S.A.C.".

LIMA CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, con el criterio de conciencia a nombre de la nación falla: declarando infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por BELLA FARFALLA S.A.C.". Argumentos del Recurso de Apelación: . La sociedad CORPORACIÓN BELLA FARFALLA S.A.C., reiteró los argumentos expuestos en la demanda. . Recalcó que la Resolución del Tribunal del INDECOPI no fue debidamente motivada.NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes. De oficio, se interpretará el artículo 154 de la misma nomativa', porque regula la manera como se adquiere el derecho exclusivo de una marca. Además, realizó las siguientes preguntas: “De conformidad con lo establecido en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486: ¿El uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca que genera riesgo de confusión, comprende los actos de importación? ¿se debe valorar el aspecto subjetivo del dolo y la culpa para determinar la infracción de un derecho marcario? De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Decisión 486: ¿Qué se entiende por actos que manifiesten la inminencia de una infracción?"

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca.

2. Acción porinfracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada.

3. La importación de productos identificados con un signo idéntico o similar.

1. El derecho al uso exclusivo de la marca.

2. Acción porinfracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada.

3. La importación de productos identificados con un signo idéntico o similar.

4. Sobre la inminencia de una infracción y el aspecto subjetivo.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (... d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la auloridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los colitulares”.

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1.1. 1.2. 2.1.

una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los colitulares”.

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1.1. 1.2. 2.1. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El derecho al uso exclusivo de la marca. El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente”. Consagra esta disposición el principio "registral", de acuerdo con el cual “el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro”. Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento, De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades: 1.2.1. Positiva: esla facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciaria o cederla. 1.2.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo asi se está en el campo registral o en el campo del mercado. 1.2.2.1. En el campo registral: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya. 1.2.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen deteminados actos con su marca.

similarmente confundible o asociable a la suya. 1.2.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen deteminados actos con su marca. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada Informa el proceso materia de esta consulta, el haberse interpuesto una denuncia por infracción de los derechos de propiedad industrial de HEARST HOLDINGS, en cuyo procedimiento administrativo interno se argumentó que BELLA FARFALLA supuestamente importó y comercializó productos identificados con un signo confundible con su marca mixta BETTY BOOP.2.2. 2.3. 2.4. El Tribunal abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia2. El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibídem. En efecto, éste último detemina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo intemo, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) en los siguientes téminos: “Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier

en el procedimiento administrativo intemo, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) en los siguientes téminos: “Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. (A . Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit. d) Art. 155 Decisión 486): 2.5.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: 2.5.1.1. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca Se destacan las siguientes interpretaciones Prejudiciaies: del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015. 72.6.

Se destacan las siguientes interpretaciones Prejudiciaies: del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015. 72.6. infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 2.5.1.2. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. 2.5.1.3. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. 2.5.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. 2.5.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). Se debe determinar cuál es el elemento predominante del signo mixto y tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en ei otro no, en principio no habría riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibuja o en el concepto que evocan,

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibuja o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si ei elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaria a entender cimo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.3.1. 3.2. 3.3. 34. La importación de productos identificados con un signo idéntico o similar como hecho de posible adecuación en la conducta El Tribunal se referirá también a este punto específico con el fin de absolver la pregunta que así formula la Corte Consultante: “¿El uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca que genera riesgo de confusión, comprende los actos de importación?”. Como atrás quedó consignado al indicarse y definirse los elementos que permiten calificar la conducta analizada, uno de ellos precisamente exige que la misma se realice en el comercio, en actividades que tengan que ver con el

Como atrás quedó consignado al indicarse y definirse los elementos que permiten calificar la conducta analizada, uno de ellos precisamente exige que la misma se realice en el comercio, en actividades que tengan que ver con el mercado, es decir, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, evidentemente los actos de importación están comprendidos en el concepto de “uso en el comercio”, pue la importación permite que los bienes extranjeros ingresen al territorio nacional de confornidad con los diferentes regímenes establecidos para el efecto, dentro de los cuales se encuentra el de importación definitiva”, a través del cual los productos importados pueden circular libremente y, en consecuencia, participar en el comercio interno. En este orden de ideas, es claro que los actos de importación tienen que ver con el mercado y por consiguiente se adecuan al supuesto previsto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es caplada la marca en ei mercado. En el presente asunto como el elemento denominativo es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: - Ubicación de las palabras en ei signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de ia palabra. Entre

• Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de ia palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto. - Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular. Se debe idenlificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: — Sila palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. — Sila palabra que compone un signo es ei elemento estabie en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. — Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto”.

El artículo 2 de la Decisión 671 define importación de ¡a siguiente manera: “Introducción física de mercancias de procedencia extranjera al territorio aduanero comunitario. También se considera importación a la introducción de mercancias procedentes de zona franca

El artículo 2 de la Decisión 671 define importación de ¡a siguiente manera: “Introducción física de mercancias de procedencia extranjera al territorio aduanero comunitario. También se considera importación a la introducción de mercancias procedentes de zona franca al resto del territorio aduanero comunitario en los términos previstos en esta Decisión.” El régimen de importación definiliva se encuentra regulado en el articulo 36 de la Decisión 671.4 3.5. 4.2. 4.3. 4.4. Adicionalmente es de observar, que la propia normativa comunitaria al abordar la protección de los signos notoriamente conocidos, expresamente incluyó los actos de importación dentro del concepto de “uso en el comercio” (literal b) del artículo 156), de donde es de inferir dentro de una interpretación amónica y sistemática que implicitamente están comprendidos en el estudiado literal d) del artículo 155. Sobre la inminencia de una infracción y el aspecto subjetivo . En cuanto a “¿Qué se entiende por actos que manifiesten la inminencia de una infracción?” y si “¿Se debe valorar el aspecto subjetivo del dolo y la culpa para determinar la infracción de un derecho marcario?”, cuyas preguntas fueron formuladas también por la Corte Consultante, el Tribunal habrá de atenderlas sobre la base del tratamiento jurídico pertinente que abordará a continuación: Establece el artículo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

“El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. Como se desprende de esta disposición, claramente en ella se determina, de una parte, que el sujeto pasivo de la infracción es el titular o cotitular de la marca presuntamente afectado con la comisión del comportamiento constitutivo de la infracción, mismos quienes están legitimados para instaurar la respectiva acción y, de otra parte, que el sujeto activo es cualquier persona que ejecute alguno de los comportamientos constitutivos de infracción a los derechos de propiedad industrial y, por lo tanto, quien efectivamente lo vulnera, lo cual desde luego implica demostrar también la ocurrencia del hecho constitutivo de la infracción. También puede ser sujeto activo de la infracción cualquier persona que realice actos manifiestos encaminados a ejecutar la infracción, en cuyo contexto se inscribe la pregunta pertinente de la Corte Consultante, de donde los actos que manifiesten la inminencia deben entenderse como aquellos idóneamente dirigidos a la realización de la infracción, esto es, que racionalmente permitan inferir la dirigida comisión material del acto adecuado 104.5. 4.6. 4.7. 4.8.

idóneamente dirigidos a la realización de la infracción, esto es, que racionalmente permitan inferir la dirigida comisión material del acto adecuado 104.5. 4.6. 4.7. 4.8. a la misma según se trate, lo cual lógicamente debe tener la demostración fáctica que así permita inferirlo válidamente. Para responder a la siguiente pregunta de la Corte Consultante, es de advertir que el acto descrito en el literal d) del artículo 155 como constitutivo de infracción marcaria, no exige de ninguna calificación especial subjetiva acerca de la intenciona