TJCA - Proceso 342-IP-2018

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de octubre de 2019

Proceso: Asunto:

Consultante: Expediente interno

del Consultante:

Referencia: Magistrado Ponente:

VISTOS

342-1P-2018 Interpretación Prejudicial Tribunal — Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el cantón Guayaquil de la República del Ecuador 09802-2015-00802 Infracción de Derechos de Propiedad Industrial Luis Rafael Vergara Quintero El Oficio N° 0742-TDCAG-2018 del 14 de junio de 2018, recibido vía courier el 12 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el cantón Guayaquil de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N 09802-2015-00802, y: El Auto de 1 de julio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandantes: AMÉRICA MOVIL S.A.B DE C.V.

CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

COMPAÑÍA OTECEL S.A.Proceso 342-1P-2018

B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la COMPAÑÍA OTECEL S.A. infringió los derechos de

B. ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la COMPAÑÍA OTECEL S.A. infringió los derechos de propiedad intelectual de AMÉRICA MOVIL S.A.B DE C.V. al realizar una campaña publicitaria con las expresiones “CLARA” y "CLARITA" las cuales presuntamente desprestigian la marca notoria CLARO (mixta).

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de la cual se interpretarán únicamente los Artículos 155 y 276 de la Decisión anteriormente mencionada' por ser pertinentes.

No se interpretarán los demás artículos de la Decisión 486 en razón de que la controversia únicamente radica en la determinación de la existencia de la infracción de derechos de propiedad industrial. £ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicaro colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales so ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales so ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases,

tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales so ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; ¢) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamonto un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." Ca e +, Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, [ SECRETARIAProceso 342-1P-2018

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad

Ca e +, Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, [ SECRETARIAProceso 342-1P-2018

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad

Industrial.

2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial 1.1. En razón a que en el proceso interno se discute la legalidad del contenido de la publicidad realizada por OTECEL S.A. el Tribunal considera pertinente analizar el presente tema: El Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé lo siguiente: “Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.” 1.2. Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”?, según la cual se deja a la legislación de los Paises Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. 1.3. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente: “(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones

“(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen' (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea AM 2 NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas nomnativos. En: Instituto ZA 7 - Tecnológico Autónomo de México (ITAM). /SONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. > Na . Número 34, 2011, pp. 109 -139. En: hito:/Ayww.isonomia.itam.mx/docsfisonomia34/Isono_345.pdf y ¢ (Consulta: 21 de febrero de 2017).

SECRETA 3

) %,Proceso 342-1P-2018 anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”?® 1.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo

anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”?® 1.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraidos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina. 1.5. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas” 1.6. Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. 1.7. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego. exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinian aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.5

2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.5

2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio 2.1. Enel proceso interno el demandante señala que OTECEL S.A. infringió sus derechos de propiedad intelectual al utilizar las expresiones “CLARA” y “CLARITA” en una campaña publicitaria, por lo que es pertinente analizar el presente tema. 2.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que maven la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 129-1P-2012 del 25 de abril de 2013, que cita la Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2004 del 6 de octubre de 2004. E == er Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 111-1P-2014 del 23 de septiembre de 2014, D T “uNProceso 342-1P-2018 2.3. El Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicaro colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre

de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicaro colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar enel comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e, usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca

fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio." 2.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso. 2.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la — Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características”: NN Co > y @ » N 'er Interpreta: Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. q \ E 2\ 5 < SECRETARIA || Voya) (i) (0) b) (i) (ii) Proceso 342-1P-2018

Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.

El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. 2.6. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan Supuesto |: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto ll: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

Supuesto III: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Supuesto | Es titular de una marca que distingue productos. | Es titular de una marca que distingue servicios. Aplica o coloca la marca 0 signo idéntico o semejante directamente sobre productos. Marca protegida para

marca que distingue productos. | Es titular de una marca que distingue servicios. Aplica o coloca la marca 0 signo idéntico o semejante directamente sobre productos. Marca protegida para productos aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre productos. Aplica o coloca la marca o signo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios que Marca protegida para servicios aplicada o colocada con una marca o signo idéntico o semejante sobre~ & En Proceso 342-1P-2018 distingue la marca productos vinculados a protegida. los servicios que distingue la marca protegida. Es titular de una Aplica o coloca la marca | Marca protegida para marca que distingue | o signo idéntico o productos o servicios productos o semejante sobre aplicada o colocada servicios. envases, envolturas, con una marca o signo Supuesto III embalajes o idéntico o semejante acondicionamientos de | sobre envases, productos. envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. 2.7: 2.8. Resulta necesario indicar que se entiende por acondicionamiento la forma cómo los productos son empaquetados, transportados, asegurados, protegidos o expuestos para su venta o la forma de arreglar o preparar un producto para su comercialización. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al

producto para su comercialización. Así, acondicionamiento es un término tan amplio que abarca diferentes acciones, incluyendo el embalaje de los productos, el modo de envasarlos y la forma de ofertarlos o exponerlos al público consumidor, como por ejemplo a través de las góndolas de los supermercados, mostradores, vitrinas, o cualquier otro medio que permita exhibir los productos al consumidor en los puntos de venta. Posiblemente el acto emblemático del derecho exclusivo sobre la marca se encuentra constituido por la posibilidad del titular de la marca registrada de impedir a cualquier tercero utilizar un signo idéntico o similar en grado de confusión para distinguir productos iguales o relacionados con los cubiertos por la marca registrada, sin que medie su consentimiento. Al aplicar o colocar el signo idéntico o similar a la marca registrada puede constituir un mero acto preparatorio de la infracción, puesto que ésta únicamente se consuma con el uso indebido de la marca en el comercio, con lo que la norma pretende otorgar la más amplia cobertura a la protección del bien jurídico protegido, sin necesidad de requerirse que el infractor obtenga un provecho económico por su acto ilícito”.

29. El Literal b) del Artículo 155 de la Decisión 486 es específico para la supresión o modificación de la marca con fines comerciales, por lo que plantea los siguientes supuestos de aplicación que a continuación se señalan: - Supuesto |: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los SECRETARI REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario do la RAE, Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad.

después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los SECRETARI REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario do la RAE, Definición de acondicionar: “1. tr. Dar cierta condición o calidad. 2. tr. Disponer o preparar algo de manera adecuada. Acondicionar las calzadas. 3. tr climatizar 4. 1r. Méx. y Ven. Entrenar a un deportista. 5. tr. Ven. Adiestrar a un animal. 6. prnl. Adquirir cierta condición o calidad.” Disponible en: http://dle.rae.es/?id=0Y0i8Fo S “Consulta; 12 de noviembre de 2018). » 4 N Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de marcas en la Comunidad Andina. Análisis y t entarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. | // 7Proceso 342-1P-2018 productos para los cuales se ha registrado la marca. - Supuesto ll: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. - Supuesto III: suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para marca que distingue después de quese — | supresiones o productos. hubiese aplicado o modificaciones después Supuesto | colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o aplicada o colocada con semejante una marca o signo

marca que distingue después de quese — | supresiones o productos. hubiese aplicado o modificaciones después Supuesto | colocado la marca o | de que hubiese sido signo idéntico o aplicada o colocada con semejante una marca o signo directamente sobre idéntico o semejante productos. sobre productos. Es titular de una Suprime o modifica Marca protegida para marca que distingue después de que se supresiones o servicios. hubiese aplicado o modificaciones después colocado la marcao | de que hubiese sido signo idéntico o aplicada o colocada con Supuesto II semejante sobre una marca o signo productos vinculados | idéntico o semejante alos servicios que sobre envases, distingue la marca envolturas, embalajes o protegida. acondicionamientos de productos. Es titular de una Suprime o madifica Marca protegida para marca que distingue la marca después de | supresiones o productos o servicios. | que hubiese sido modificaciones despues aplicada o colocada | de que hubiese sido la marca o signo aplicada o colocada con Supuesto II idéntico o semejante | una marca o signo sobre envases, idéntico o semejante envolturas, sobre envases, embalajes o envolturas, embalajes o acondicionamientos | acondicionamientos de de productos. productos. 2.10.En este caso, estamos frente a un acto fraudulento que afecta el derecho exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores

exclusivo sobre la marca, pero también al consumidor. La supresión, modificación o alteración de la marca colocada en el producto o sobre sus envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos lesiona los valores — inmateriales que están inmersos en ella (reputación, prestigio, goodwill) y qu DE Jo su garantía de calidad que corresponden al titular de la marca, y también A ( > desorienta al consumidor respecto del origen de los productos para los 5 Na Tevales se ha registrado la marca o los productos vinculados a los servicios F SECRETARIA ” | 8 o Le K3 >/ Y O2.1 21 21 Proceso 342-1P-2018 para los cuales esta se ha registrado'®, 1.Del Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones: - Que la marca del titular este “reproducida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. - Que la marca del titular esté “contenida” en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales. 2.El Literal c) plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

3. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 2.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas

producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada. 2.14. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas 21 21 2.1 vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas, así como la comercialización de estos materiales, constituirian una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo. 5.La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.

6. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado. 7.Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos

la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que ay DE o > En Ma 170 NEÓN Y LEÓN DURÁN, Gustavo. Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y E D mentarios. Thomson Reuters, Lima, 2015, pp. 371-372. F SECRETARIA ” | 9 a </ NA N/Proceso 342-1P-2018 reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales. 2.18. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber: (i) Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca. (ii) Comercializar: incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales. (ii) — Detentar: incurre en la conducta quien almacene dichos materiales. 2.19. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc. 2.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición'.

2.20. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición'. 2.21. De lo mencionado puede considerarse que la norma tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderán por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final. 2.22. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final. 2.23. La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional. 2.24. A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo. ) o te " O Vor Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 539-1P-2016 del 11 de mayo de 2017. SECRETARIA > | 10Proceso 342-1P-2018

autenticidad o no del mismo. ) o te " O Vor Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 539-1P-2016 del 11 de mayo de 2017. SECRETARIA > | 10Proceso 342-1P-2018 2.25. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor"? con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso enel comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad merc