TJCA - Proceso 342-IP-2022

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 6 de septiembre de 2023

Proceso: 342-1P-2022

Asunto: Interpretación prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del consultante: 11001032400020130005100

Norma objeto de la Artículo 146 de la Decisión 486 — «Régimen consulta prejudicial: Común sobre Propiedad Industrial» Temas objeto de la 1. La oposición andina. El interés real en el consulta prejudicial: mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor

2. El legítimo interés en la oposición a un registro de marca

3. Laoposición temeraria

4. Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486

5. La oposición en el marco de un examen de registrabilidad. Debida motivación de los actos

6. La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca

7. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca versus la oposición andinaProceso 342-1P-2022

8. Particularidades relacionadas con la oposición andina prevista en la Decisión 486

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac VISTO: El Oficio 2034 del 1 de septiembre de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

VISTO: El Oficio 2034 del 1 de septiembre de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial del artículo 146 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486)', a fin de resolver el proceso interno 11001032400020130005100.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno: Demandante: Otro Kiosko Fresco de Colombia Sociedad por

Acciones Simplificadas Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia

Tercero interesado: OKF Corporation

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO

ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

COMUNITARIO ANDINO

1. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 1451P-2022, 261-1P-2022, 350-IP-2022? y 391-1P-20223, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que t Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) reconoció que t Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000. 2 Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023.

Disponible en: Attps:/www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. “Disponible en: :/Awww.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA2205147.pafProceso 342-1P-2022 «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.

2. Enese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO:

SEGUNDO: TERCERO: puoneTanía i Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o Última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico

aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o Última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos: a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento — jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional; b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o últimad) Proceso 342-1P-2022 instancia debe aplicar (0 son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En

instancia debe aplicar (0 son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso. Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplie o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y, Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (0 es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser

jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.Proceso 342-1P-2022

CUARTO: Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO: El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(>

NORMA OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados. (> NORMA OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 146 de la Decisión 486. La mencionada norma comunitaria regula los aspectos relacionados con la oposición que puede presentar un tercero contra la solicitud de un registro de marca sobre la base de solicitudes de registro o registros de marcas concedidos con anterioridad, y la oposición andina. Decisión 486.- «Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al “vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en p To que hubieren coexistido con la solicitada.» A .Proceso 342-1P-2022 El artículo 146 de la Decisión 486 se encuentra vinculado directamente con los siguientes temas específicos: — Laoposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor. — El legítimo interés en la oposición a un registro de marca. — Laoposición temeraria. — Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en

del interés legítimo del opositor. — El legítimo interés en la oposición a un registro de marca. — Laoposición temeraria. — Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486. — Laoposición en el marco de un examen de registrabilidad. Debida motivación de los actos. — La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca. — El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca versus la oposición andina. — Particularidades relacionadas con la oposición andina prevista en la Decisión 486. Al respecto, resulta pertinente señalar que la norma citada, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos: [1.] La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor La oposición andina [1.1] Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de una marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. | | [1.2] En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el l “ eri Es: principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los

| | [1.2] En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el l “ eri Es: principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los PK <u DE, 7 titulares de registros de marcas en los Países Miembros de la | . Comunidad Andina. A partir de ello, se habilita la posibilidad de A presentar oposición a la inscripción de una marca en un Pals RETARÍA | y </ 2 8 mae1.3] 1.4] 1.5] [1.6] Proceso 342-1P-2022 Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de «oposición andina». Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que para el ejercicio de la oposición andina es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (i) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros. Tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor? En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca®, respecto de la cual sea

En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca®, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro. Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) — La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional competente del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. “Us 2107.39) Ver Interpretación Prejudicial 374-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2758 del 12 de julio de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 140-1P-2014 del 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta — Oficial del Acuerdo de Cartagena 2460 del 4 de marzo de 2015. AN

Ver Interpretación Prejudicial 140-1P-2014 del 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta — Oficial del Acuerdo de Cartagena 2460 del 4 de marzo de 2015. AN & \Ver Interpretación Prejudicial 02-1P-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del T" de Cartagena 2576 del 3 de septiembre de 2015. |Proceso 342-1P-2022 [1.7] En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.? [1.8] Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir sobre la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. [1.9] De lo anterior se puede deducir lo siguiente: a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo

oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición ya que la oficina nacional I competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad. [1.10] — Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes: a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula | la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir | a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al \ 8 Ver Interpretación Prejudicial 374-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2758 del 12 de julio de 2016. o Ibidem. 1 Do, Ibidem. ho # Ver Interpretación Prejudicial 152-1P-2012 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial , del Acuerdo de Cartagena 2189 del 7 de mayo de 2013.Proceso 342-1P-2022 momento de formular dicha oposición). b) — Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de

, del Acuerdo de Cartagena 2189 del 7 de mayo de 2013.Proceso 342-1P-2022 momento de formular dicha oposición). b) — Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición. [1.11] Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a «quien primero solicitó el registro de esa marca», el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición." [1.12] En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor. b) — Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del

solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo". El interés real en el mercado [1.13] Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse 12 Ver Interpretación Prejudicial 374-1P-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2758 del 12 de julio de 2016. n hi Ibidem. OMT Interpretaciones Prejudiciales números 107-IP-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la 'S Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2605 del 14 de octubre de 2015; y 202-IP-2014 del 20 E de Yebrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2477 del 10 de abril T[1.14] [1.18] [1.16] 1.17] [1.18] [1.19] Proceso 342-1P-2022 dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. La acreditación del interés real precitado tiene el objetivo de

Proceso 342-1P-2022 dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. La acreditación del interés real precitado tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés. Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca «idéntica» a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro. Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se

debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición. 10Proceso 342-1P-2022 La acreditación del interés legítimo del opositor [1.20] En el caso de la oposición andina regulada en el artículo 147 de la Decisión 486 la acreditación del interés legítimo se encuentra condicionada a la demostración, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de registro previa) de una marca en un País Miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro en otro País Miembro. [1.21] — Respecto de la oposición, autorizada doctrina sostiene que: «..la oposición debe ser formulada exponiendo los

un tercero solicita a registro en otro País Miembro. [1.21] — Respecto de la oposición, autorizada doctrina sostiene que: «..la oposición debe ser formulada exponiendo los argumentos que la sustentan y ofreciendo las pruebas necesarias destinadas a demostrar el legítimo interés del opositor en la formulación de su oposición.»' [1.22] — Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad™. [1.23] En virtud del principio de primacía de la realidad «...la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad...» Esto es, «...se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos relacionados con el acto...»”. [1.24] — En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial el | principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las | oficinas nacionales competentes en materia de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, | confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio | de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que | las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia | material.”® | hi Gustavo Arturo León y León, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios, Tomo |, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, p. 390.

| material.”® | hi Gustavo Arturo León y León, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios, Tomo |, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, p. 390. 16 Ver Interpretaciones Prejudiciales números 434-IP-2016 del 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2955 del 8 de marzo de 2017; 471-1P-2016 del 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3319 del 20 de junio de X 2018; y, 531-IP-2018 del 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3632 del 16 de mayo de 2019. " Gustavo Arturo León y León, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina, Análisis y Comentarios, Tomo ll, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, p. 370. + 4%, Hugo R. Gómez Apac, El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad “industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En: The Trademark Reporter — The Law Journal of the International Trademark Association, Vol. 108, N° 3, May-Jun, 2018, p. 749. =\

| SECRETAR

11Proceso 342-1P-2022 [1.25] En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible

importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos™. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material. [1.26] — Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el País Miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho —registro de marca— o de una situación jurídica que genera derechos expectaticios — presentación de una solicitud de registro de marca—, más aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un País Miembro de la Comunidad Andina [1.27] — Efectivamente, los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman un solo mercado, el mercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un País Miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro País Miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que implican el ejercicio de una acción de esta

en otro País Miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo,