TJCA - Proceso 367-IP-2015

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E NA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de mayo de 2016

Proceso: 367-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC de Colombia Expediente interno del consultante: 2014-092021

Referencia: Marca — involucrada BANCO DE LAS

MICROFINANZAS

Magistrado Ponente: — Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-184, recibido el 2 de julio de 2015, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina’, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-092021; y, a Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su litular el derecho de impedir a cualquier lercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales éste se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

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los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales éste se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (4 “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. 1El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 1. 2.2. 2.3.

ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno:

Demandante: BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMÍA S.A.

Demandado: ALFA INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA.

Hechos Relevantes . El 11 de agosto de 2014, el BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A. (en adelante, BANCAMÍA)?, interpuso acción por infracción a derechos de propiedad industrial contra ALFA INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA. (en adelante, ALFA), por la utilización de la denominación "Banco de las Microfinanzas" (denominativa) en actividades relacionadas con las clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza (Expediente 14-09202). El 5 de mayo de 2015, ALFA contestó la acción por infracción. Por Auto 43997 del 19 de junio de 2015, la SIC solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda La demandante BANCAMÍA alegó lo siguiente:

interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda La demandante BANCAMÍA alegó lo siguiente: También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los colitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” En su condición de titular de las siguientes marcas: a) Bancamia Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. (mixta) de la Clase 38. b) Banco de las Microfinanzas de Colombia Bancamía S.A. (denominativa) de la Clase 36. €) Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. (denominativa) de la Clase 36. d) Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. (denominativa) de la Clase 35. €) Banco de las Microfinanzas de Colombia Bancamía 5.A. (denominativa) de la Clase 36 de la Clasificación Intemacional de Niza. 23 31. 3.2. 33. 3.4. 3.5. La sociedad demandante presta los servicios financieros de microcrédito y es titular con derecho de uso exclusivo en Colombia de las marcas señaladas en el numeral 2.1 precedente?. La sociedad demandada ha incurrido en infracción de la marca

3.5. La sociedad demandante presta los servicios financieros de microcrédito y es titular con derecho de uso exclusivo en Colombia de las marcas señaladas en el numeral 2.1 precedente?. La sociedad demandada ha incurrido en infracción de la marca “BANCO DE LAS MICROFINANZAS” (denominativa) al utilizarla en actividades relacionadas con las clases 35, 36 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que BANCAMIA no ha autorizado el uso del signo materia de la controversia. ALFA no tiene por objeto social la prestación de servicios financieros ni crediticios y/o de banca. Asimismo, no cuenta con autorización para prestarlos, afectando el nombre comercial, enseña comercial, marcas registradas y el buen nombre de BANCAMÍA. El hecho de que la sociedad demandada use el signo distintivo “BANCO DE LAS MICROFINANZAS" (denominativo) perteneciente a BANCAMÍA la perjudica, considerando no solo la infracción de la marca en sl misma, sino también que se trata de una empresa que ha sido objeto de alerta por parte de las autoridades. BANCAMÍA, de conformidad con el literal b) del Artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, estima la indemnización de daños y perjuicios a su favor en cien millones de pesos colombianos debido al daño emergente y el lucro cesante por la infracción incurrida en su contra. Argumentos de la contestación ALFA contestó la demanda señalando que la demandante pruebe los hechos alegados en la demanda, y que se atiene a lo que resulte probado y al fallo del proceso.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

Argumentos de la contestación ALFA contestó la demanda señalando que la demandante pruebe los hechos alegados en la demanda, y que se atiene a lo que resulte probado y al fallo del proceso. NORMAS A SER INTERPRETADAS Por Auto 43997 del 19 de junio de 2015 y Oficio 1003-184 de 2015 del 2 de julio del 2015, la SIC solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de que se explique lo siguiente: a) “¿Se puede configurar la infracción del literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 respecto de una marca para servicios?” Ver nota a pie de página 2.b) “;Qué se entiende por inminencia de una infracción contra signos distintivos, especialmente cuando se relacionan con la aplicación o colocación de la “marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos'?” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN En el presente caso, en el que todavía no se ha pronunciado la SIC respecto de la demanda por infracción de marca presentada por BANCAMIA, y teniendo en consideración que la sociedad demandada, ALFA, se ha limitado a contestar en su demanda que se atiene a lo que resulte probado y al fallo del proceso, de modo que no se aprecia discusión de alegatos por ambas partes en torno a la controversia, ni fundamentos esgrimidos por la autoridad competente con anterioridad a la solicitud de interpretación judicial, este Tribunal considera que, en

discusión de alegatos por ambas partes en torno a la controversia, ni fundamentos esgrimidos por la autoridad competente con anterioridad a la solicitud de interpretación judicial, este Tribunal considera que, en el estadío en que se encuentra el referido proceso, la presente interpretación prejudicial debe centrarse en responder las preguntas formuladas por la SIC, en los siguientes términos: a) La causal de infracción contenida en el literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, en relación con las marcas de servicios. b) La inminencia de la infracción en relación con los supuestos del literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Los Artículos 155 literal a) y 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina establecen lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (. “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar

o acondicionamientos de tales productos; (. “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar 4contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los colitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” ¿Se puede configurar la infracción del Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486 respecto de una marca para servicios? Previamente a absolver la pregunta formulada por la Corte consultante, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos, Dicha condición recae en: () — El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. (i) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: () — Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial, (i) — Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

1. Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo

inminente infringir los derechos. El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

1. Supuesto |: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

2. Supuesto II: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado. a De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, pp. 8-9.3. Supuesto III: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Sujeto activo Sujeto pasivo Resumen del supuesto Supuesto | Es titular de una marca que distingue productos. Usa la marca directamente sobre productos. Marca protegida para productos aplicada sobre productos. Supuestolll Es titular de una marca que distingue servicios. Usa la marca sobre productos vinculados a los servicios que distingue la marca protegida. Marca protegida para servicios aplicada sobre productos. Supuesto III Es titular de una marca que distingue productos o servicios. Usa la marca sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos.

envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. Marca protegida para productos o servicios aplicada sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de productos. ¿Qué se entiende por inminencia de una infracción contra signos distintivos, especialmente cuando se relacionan con la aplicación o colocación de la “marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”? De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Decisión 486, el titular de un derecho protegido (sujeto activo) puede iniciar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona (sujeto pasivo) que incurra en la infracción de aquel derecho (infracción del derecho de marca propiamente dicha) o que ejecute actos que la hagan inminente.S > o En lo que concieme a la precisión sobre sujelos activos y pasivos, ver de modo referencial el Proceso 346-1P-2015, pp. 8-9.Previamente, resulta necesario precisar en relación con los dos supuestos en virtud de los cuales es posible entablar acción ante la autoridad nacional competente, que tanto la infracción del derecho de marca propiamente dicha, que supone la existencia de un daño o perjuicio, como los actos a partir de los cuales se determina que existe inminencia de infracción, son considerados por la normativa comunitaria como infracciones a los derechos de los titulares. Como consecuencia de lo anterior, se debe tomar en cuenta que lo establecido en el Artículo 243 de la Decisión 4865, en relación con los

inminencia de infracción, son considerados por la normativa comunitaria como infracciones a los derechos de los titulares. Como consecuencia de lo anterior, se debe tomar en cuenta que lo establecido en el Artículo 243 de la Decisión 4865, en relación con los parámetros para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, solo resulta aplicable para los casos en los que se ha producido un daño o perjuicio en el sujeto activo. A decir de lo expuesto, la norma citada solo resulta aplicable en el escenario de una infracción del derecho de marca propiamente dicha (o propiamente ejecutada) y no para los casos de inminencia de infracción, puesto que en los casos de inminencia de infracción no se generan daños ni perjuicios. Para mayor claridad de lo que se viene exponiendo, se entiende por inminencia de infracción a aquellos actos previos o preparatorios que significan una amenaza al derecho de propiedad industrial, una amenaza de daño a dicho derecho, en el sentido de que, si no se ha producido la infracción propiamente dicha, la inminencia supone que existe el temor racional y fundado de gue va a producirse de forma inmediata? Así, mientras que el daño y los perjuicios generados a partir del uso no autorizado de una marca registrada —infraccién del derecho de marca propiamente dicha— se da en los términos señalados en el punto € Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuanta, entre olros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

“Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuanta, entre olros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, €) el precio que el infractor habría pagado par concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractueles que ya se hubieran concedido.” VEGA VEGA, José Antonio. "CONTRATOS ELECTRÓNICOS Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES". Reus — Madrid, 2005. Pag. 429.

Vease: <https://hooks.. te.com. s Pid=t Yri +infracci%C3%B3n&hl=esgsa=X&ved=0ahUKEwigu8] KHWH3IDOGQGAEN =4 =inminencia%20de% 20infracci4C3%BInaf=false> visitado el 13 de mayo de 2016. 7precedente bajo los supuestos II y III9, la inminencia de infracción se da con los actos que suponen un temor racional y fundado de que el Uso no autorizado de una marca registrada va a producirse.

Así, por ejemplo, mientras que el daño a una marca registrada del sujeto activo se da con la efectiva comercialización de productos (identificados con la marca del sujeto activo, pero sin la autorización de este) en el mercado por parte del sujeto pasivo, la inminencia de infracción se da con los actos previos o preparatorios a dicha comercialización realizados por el sujeto pasivo, como es el acuerdo de un órgano societario respecto de la futura comercialización del

producto, la descarga de dichos productos en el puerto, su almacenamiento previo a la nacionalización, la confección de etiquetas que luego se colocarán a los productos, etc. En los ejemplos citados, no se ha producido /a infracción del derecho de marca propiamente dicha; sin embargo, se trata de actos en los cuales se advierte inminencia de una infracción, debido a que existe el temor racional y fundado de que los productos (identificados con la marca del sujeto activo, pero sin la autorización de este) ingresarán y serán comercializados en el mercado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Delegatura consultante al resolver el proceso intemo 2014-092021, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 1 ada YA MAGISTRADA g Aplicar o colocar la marca (registrada para distinguir servi ) o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios pará los cuales esta se ha registrado. e Aplicar o colocar la marca (registrada para distinguir productos o servicios) o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolluras, embalajes o acondicionamientos de tales productos.P . C Hernáy/Rómero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac 'GISTRADO MAGISTRADO

C Hernáy/Rómero Zambrano Hugo Ramiro Gómez Apac 'GISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación -Prejudicial el Presidente y el Secretario. i dut e ero a rano Notifíquese a la Entidad Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.