TJCA - Proceso 37-IP-2015

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

1

PROCESO 37-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155 literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima,

República del Perú. Asunto: Infracción de Derechos

de Propiedad Industrial. Expediente Interno: 59872010-0-1801-JR-CA-05.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA , en Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la

Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS: El Oficio 5987-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5987-2010-0-1801JR-CA-05.

El Auto de 20 de marzo de 2015, emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

I. ANTECEDENTES.

Partes en el proceso interno: Demandante: Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C.2

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante,

INDECOPI), República del Perú. Caterpillar Inc.

A. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 4 de diciembre de 2008, Caterpillar Inc. interpuso denuncia, ante la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., debido a que esta última venía utilizando las marcas CAT (mixta), CATERPILLAR (denominativa) y CATERPILLAR (mixta), que se encuentran registradas a favor del denunciante, sin contar con autorización.

2. El 24 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró rebelde a Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. al no haber absuelto el traslado de la denuncia.

3. Mediante Resolución 2033-2009/CSD-INDECOPI de 7 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta, debido a que verificó que se habían utilizado las marcas de Caterpillar Inc. de buena fe y a título informativo.

4. Caterpillar Inc. presentó recurso administrativo de apelación y, mediante Resolución 1261-2010/TPI-INDECOPI de 7 de junio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual decidió revocar la resolución apelada y declaró fundada la denuncia contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., al considerar que había utilizado signos similares a los registrados a favor de Caterpillar Inc., lo cual constituiría una conducta infractora.

5. El 7 de septiembre de 2010, Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. presentó demanda contenciosa administrativa contra la Resolución 1261-2010/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, el cual mediante sentencia de 13 de mayo de 2014 declaró infundada la demanda.

6. El 29 de mayo de 2014, Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de la primera instancia judicial.

7. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente:3 - Cómo se debe analizar e interpretar el riesgo de confusión y/o asociación entre una marca registrada y el uso que un agente económico no autorizado le dé a esa marca. - Cuáles son los alcances y hasta dónde se extiende el derecho de uso exclusivo de una marca.

• Cómo debe analizarse e interpretarse la facultad del titular de una marca de impedir que un tercero haga uso comercial de su marca y cómo deben interpretarse los posibles riesgos de asociación comercial entre el titular de la marca y el agente económico que comercializa o hace uso de dicha marca. - Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de uso legítimo por parte de un agente económico de una marca, cuya titularidad ostenta un tercero. - Cuándo los actos de un agente económico constituyen un acto de buena fe y no constituyen un uso indebido y/o a título de marca. Asimismo, cuándo debe considerarse que el uso de una marca por parte de un agente económico (que no sea el titular de la marca) se realiza sólo con propósitos de identificación o información. - Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de agotamiento del derecho de marca, así como el fin (término) del derecho exclusivo de la marca. - Respecto a la notoriedad de una marca, quién tiene la carga de la prueba y cuál es el nivel de protección de ésta ante un uso indebido y/o no autorizado.

B. Fundamentos de la demanda:

8. Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - La resolución administrativa materia de cuestionamiento concluye sin prueba alguna que los productos encontrados en su establecimiento no tienen origen lícito; cuando dichos productos han sido materia de importación, lo cual se acredita con las facturas que presentó en sede administrativa. - La calificación de infracción no tiene ningún sustento fáctico y legal, ya que ninguna prueba ha sido actuada durante el procedimiento administrativo.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda:

9. Caterpillar Inc. contestó la demanda señalando lo siguiente:4 - El hecho de que los productos hallados en el establecimiento del

ninguna prueba ha sido actuada durante el procedimiento administrativo.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda:

9. Caterpillar Inc. contestó la demanda señalando lo siguiente:4 - El hecho de que los productos hallados en el establecimiento del demandante hayan sido importados, no demuestra que se traten de legítimos productos de la marca CATERPILLAR, pues, para ello necesita acreditar que ha adquirido los productos de la empresa Caterpillar Inc. o de un distribuidor autorizado. - Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C. se promociona como una empresa que comercializa productos de marca CATERPILLAR con la finalidad de engañar al consumidor, pues, dichos productos son falsificados.

10. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual contestó la demanda señalando lo siguiente: - Se configuró el supuesto establecido en la norma como violación de la marca registrada al no haber acreditado el demandante que ciertos productos que comercializaba bajo las marcas CAT y CATERPILLAR tenían origen lícito. - Que al no haberse acreditado el origen lícito de los productos comercializados por el demandante, no pudo ampararse en lo dispuesto en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

11. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d), 154, 155 literal d), 157, 158, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos5

comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento

Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos5

comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas6 1541, 155 2 literal d), 157 3, 158 4, 224 5 y 228 6 de la referida normativa. No procede la interpretación del artículo 136 literal d) por no resultar pertinente para la resolución del presente caso.

1 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 2 Artículo 155 .- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…); d) sar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…). 3 Artículo 157 .- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…). 3 Artículo 157 .- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. 4 Artículo 158 .- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese

introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas 5 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…). 6 Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad,

productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.7

III. MATERIAS A SER INTERPRETADAS

1. Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos.

2. Excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo.

3. Agotamiento del derecho de la marca.

4. Signos distintivos notoriamente conocidos.

1. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA. ACCIÓN POR

INFRACCIÓN DE DERECHOS.

12. En el presente caso, Caterpillar Inc., interpuso acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., sobre la base de sus marcas CAT (mixta),

CATERPILLAR (denominativa) y CATERPILLAR (mixta). Mediante Resolución 2033-2009/CSD-INDECOPI de 7 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta, debido a que verificó que se habían utilizado las marcas de Caterpillar Inc. de buena fe y a título informativo.

13. El Juez Consultante ha realizado las siguientes preguntas:  Cómo se debe analizar e interpretar el riesgo de confusión y/o asociación entre una marca registrada y el uso que un agente económico no autorizado le dé a esa marca.  Cuáles son los alcances y hasta dónde se extiende el derecho de uso exclusivo de una marca.  Cómo debe analizarse e interpretarse la facultad del titular de una marca de impedir que un tercero haga uso comercial de su marca y cómo deben interpretarse los posibles riesgos de asociación comercial entre el titular de la marca y el agente económico que comercializa o hace uso de dicha marca.  Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de uso legítimo por parte de un agente económico de una marca, cuya titularidad ostenta un tercero.

14. Sobre este punto, este Tribunal procede a citar el Proceso 145-IP-2011, publicado en la Gaceta Oficial 2053 de 22 de mayo de 2012.8

15. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio “registral” en el campo del Derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el

sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

16. Se hace referencia a derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

17. De conformidad con lo anterior, se señala que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de

confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). Acción por infracción de derechos.

18. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de9 infracción de Derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

19. Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, los derechos de exclusión “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de la marca

para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”. 7 Asimismo, el Tribunal ha señalado que “de acuerdo con la Decisión 486 también se deberá tomar en cuenta el riesgo de asociación que la indicada identidad puede producir”.8

20. No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que “la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.9

21. La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de

recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).10 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de

7 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001. 8 Proceso 149-IP-2007, Asunto: Competencia desleal, publicado en la G.O.A.C. 1586 de 15 de febrero de 2008. 9 Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1997. 10 Proceso 69-IP-2000.10 las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.11

22. A los efectos del caso en concreto, son de relevancia las limitaciones al derecho al uso exclusivo de la marca previstas en los artículos 157 y 158 de la Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial.

2. EXCEPCIÓN AL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA,

Decisión 486, que es el tema en debate en el proceso interno que ha dado lugar a la presente interpretación prejudicial.

2. EXCEPCIÓN AL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA, SIEMPRE QUE SEA DE BUENA FE, NO SEA SUSCEPTIBLE DE INDUCIR A

CONFUSIÓN Y SE REALICE A TÍTULO INFORMATIVO.

23. En el presente caso, el Tribunal de Propiedad Intelectual del INDECOPI decidió revocar la resolución apelada y declaró fundada la denuncia contra Compañía Importadora y Comercializadora S.A.C., al considerar que había utilizado signos similares a los registrados a favor de Caterpillar Inc., lo cual constituiría una conducta infractora. Se configuró el supuesto establecido en la norma como violación de la marca registrada al no haber acreditado el demandante que ciertos productos que comercializaba bajo las marcas CAT y CATERPILLAR tenían origen lícito. El Indecopi agregó que al no haberse acreditado el origen lícito de los productos comercializados por el demandante, no pudo ampararse en lo dispuesto en los artículos 157 y 158 de la Decisión

486.

24. El Juez Consultante ha realizado la siguiente pregunta: Cuándo los actos de un agente económico constituyen un acto de buena fe y no constituyen un uso indebido y/o a título de marca. Asimismo, cuándo debe considerarse que el uso de una marca por parte de un agente económico (que no sea el titular de la marca) se realiza sólo con propósitos de identificación o información.

25. Dentro del Proceso 170-IP-2011, este Tribunal especificó que para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:  Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho

insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:  Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal. La utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.  Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría

11 Proceso 69-IP-2000.11 aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.  Que se limite al propósito de identificación o información. Esta

característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.  Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

26. Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo de marcas.

27. En el Proceso 89-IP-2011 se ha señalado que: “El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157.

Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función

económica y comercial de este instituto legal 12. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus

12 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C 291 de 3 de setiembre de 1997.12 actividades”. Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.13 Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“ Limitación de los efectos de la marca ”) de la Directiva 89/104/CEE 14 que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”15.

El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “ siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, luga r de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos. A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “ no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal

13 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial

(Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649. 14 Primera D