TJCA - Proceso 381-IP-2015

F TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016

Proceso: 381-1P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consuitante: Expediente interno

del Consultante:

Referencia: Magistrada Ponente: VISTOS: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)

2014-215557 Infracción de la marca REMINGTON (mixta) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros El Oficio 1003, recibido el 5 de agosto de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales e) y f) y 156 literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina", a fin de resolver el proceso interno 2014-215557; y, : Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca noloriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicilario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de

económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicilario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial. A. 1. 2.1. ANTECEDENTES Partes en el Proceso interno

Demandantes: INVENCIÓN S.A.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON

Demandados: CORPORACIÓN DE CIENCIAS EMPRESARIALES

- CORCIENCIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y

SUPERACIÓN POLITÉCNICO - INDES.

Hechos Relevantes Invención S.A. es titular en Colombia de la marca REMINGTON (mixta), registrada en las clases 162, 38% y 41 respecto de la cual aduce su notoriedad. 1) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva a del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y 1) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escrilas u orales, independientemente del medio de comunicación

ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escrilas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.” 2 “Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuademacion; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materia plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.” e Telecomunicaciones.” a “Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.”2.2. 2.3. 2.4. 2.5. ER ona UNIVERSITARIA REMINGTON El 29 de octubre de 2009, mediante Resolución 54945, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró la notoriedad de la precitada marca REMINGTON (mixta), respecto de los productos o servicios que distingue, comprendidos en las clases 16, 38 y 41. El 23 de septiembre de 2013, Invención S.A. suscribió contrato mediante el cual otorgó licencia de uso a favor de Corporación Universitaria Remington de las marcas REMINGTON (mixtas) registradas en las clases 16, 25, 38, 41 y 42, REMINGTON EDUCACIÓN (denominativa) registrada en la clase 41, REMINGTON

Universitaria Remington de las marcas REMINGTON (mixtas) registradas en las clases 16, 25, 38, 41 y 42, REMINGTON EDUCACIÓN (denominativa) registrada en la clase 41, REMINGTON LIBRERÍA Y PAPELERÍA (denominativa) en la clase 16, LICEO REMINGTON (mixta) en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación Internacional de Niza); así como de las solicitudes de registro de las marcas REMINGTON (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9, POLITÉCNICO REMINGTON (mixta) para identificar servicios en la clase 41 y UNIREMINGTON (denominativa) para amparar servicios comprendidos en la clase 41 y solicitudes de registro de lemas comerciales. El 13 de febrero de 2015, Invención S.A. y Corporación Universitaria Remington interpusieron demanda por infracción de derechos de propiedad industrial ante el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC contra Corporación de Ciencias Empresariales (en adelante, CORCIENCIAS) y el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico (en adelante, el INDES), alegando un uso no autorizado de la marca REMINGTON (mixta). El 30 de junio de 2015, mediante Auto 47126, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales e) y f) y 156 literales a), b) y c) de la Decisión 486. Argumentos de la Demanda INVENCIÓN S.A. y CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON presentaron demanda bajo los siguientes argumentos:

Artículos 155 literales e) y f) y 156 literales a), b) y c) de la Decisión 486. Argumentos de la Demanda INVENCIÓN S.A. y CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON presentaron demanda bajo los siguientes argumentos: La referida solicitud fue tramitada mediante expediente administrativo 2014-215557.3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. Las accionantes suscribieron un convenio el 14 de septiembre de 2001 con CORCIENCIAS y el INDES, mediante el cual les concedían, de manera transitoria y conservando el régimen y naturaleza de los registros, la administración logística y administrativa de sus programas, respetando las condiciones que dieron lugar al registro. De conformidad el mencionado convenio, las instituciones demandadas tenían la facultad para ofrecer programas de "Especialización en Revisoría Fiscal y Contraloría”, “Especialización en Gerencia de Informática”, “Tecnología en Contaduría Tributaria” y “Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo”, todos con registro calificado, en cabeza de Corporación Universitaria Remington. La infracción al derecho de marcas objeto de la presente acción, que vienen cometiendo CORCIENCIAS y el INDES, consiste en ofrecer servicios y programas propios de ellas, de manera no autorizada bajo la marca notoria REMINGTON (mixta). Es así como en el directorio telefónico, ambas ofrecen programas bajo la marca notoria REMINGTON (mixta) que no hacen parte del convenio suscrito. Adicionalmente, ofrecen programas bajo dicha marca que no corresponden a los programas académicos que oficialmente presta Corporación Universitaria Remington, en virtud de la autorización que

REMINGTON (mixta) que no hacen parte del convenio suscrito. Adicionalmente, ofrecen programas bajo dicha marca que no corresponden a los programas académicos que oficialmente presta Corporación Universitaria Remington, en virtud de la autorización que para tal efecto le ha otorgado el Ministerio de Educación Nacional. Una vez que Invención S.A. y Corporación Universitaria Remington tuvieron conocimiento de los hechos objeto de la infracción de marca, entablaron contacto directo con el INDES y CORCIENCIAS para solicitarles el cese de dicha infracción de manera inmediata. Prueba de ello son los numerosos requerimientos por escrito que se han dirigido a las demandadas, acerca de los cuales estas han hecho caso omiso. La infracción al derecho de marcas objeto de la presente acción se traduce en el uso abusivo y no autorizado de la marca notoria REMINGTON (mixta), constituyéndose en flagrante violación de la ley que particularmente regula la oferta de programas educativos, así como la captación irregular de estudiantes que, engañados, acuden a las sedes del INDES y CORCIENCIAS para estudiar, creyendo que se trata de programas ofrecidos, prestados y/o respaldados por el prestigio de la Corporación Universitaria Remington. No obstante las prohibiciones expresas que se han hecho al INDES y a CORCIENCIAS para que se abstengan de ofrecer programas no autorizados, estas continúan ofreciendo en diferentes medios de comunicación, tanto escritos como hablados, programas bajo la marca notoria REMINGTON (mixta), sin autorización de la parte demandante, tales como Administración de Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Tecnología Agroindustrial, Tecnología en Costos y Presupuestos, Tecnología en

tales como Administración de Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Tecnología Agroindustrial, Tecnología en Costos y Presupuestos, Tecnología en Desarrollo de Software, Tecnología en Gestión Logística, Tecnología4.1. 4.2. 4.3. 4.4. en Gestión Pública, Técnico Profesional en Contabilidad Sistematizada y Técnico Profesional en Turismo. Argumentos de la Contestación a la Demanda El INDES y CORCIENCIAS presentaron contestación a la demanda, manifestando que: La utilización de la marca REMINGTON (mixta) por parte del INDES y CORCIENCIAS ha sido con autorización de la Corporación Universitaria Remington, por lo tanto, se alega la inexistencia de infracción por el uso de la marca REMINGTON (mixta). La oferta de los programas educativos REMINGTON se ciñe al convenio” suscrito el 14 de septiembre de 2001. El INDES y CORCIENCIAS han cumplido cabalmente los términos de dicho convenio, especialmente en lo que concierne a la oferta y ejecución de los programas educativos distinguidos con la marca REMINGTON (mixta). Los programas educativos ofrecidos fueron aceptados y avalados por la Corporación Universitaria Remington, la cual ha consentido en la oferta de los programas educativos ofrecidos por el INDES y CORCIENCIAS. Los programas educativos ofrecidos corresponden a los que hacen parte del portafolio de la Corporación Universitaria Remington. Ningún programa educativo ofrecido por el INDES y CORCIENCIAS es ajeno a dicho portafolio. No hay captación irregular o engañosa de estudiantes por cuanto la vinculación ha sido transparente y ajustada a ley, así como a los

Remington. Ningún programa educativo ofrecido por el INDES y CORCIENCIAS es ajeno a dicho portafolio. No hay captación irregular o engañosa de estudiantes por cuanto la vinculación ha sido transparente y ajustada a ley, así como a los convenios entre la Corporación Universitaria Remington y CORCIENCIAS y el INDES, sin engaños ni artimañas.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad nacional consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 155 literales e) y f) y 156 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina.

2. El Tribunal procederá a la interpretación prejudicial solicitada. De oficio, se interpretarán los Artículos 155 literal a), b), c) y d), 225, 231 y 232 de la misma Decisión”.

Véase, supra apartado A.3.1. “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro."1.1. 1.2. 1.3.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La protección de la marca notoriamente conocida. Derecho al uso exclusivo de la marca notoriamente conocida. Los diferentes tipos de riesgos.

2. La acción por infracción de derechos.

3. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La protección de la marca notoriamente conocida. Derecho al uso exclusivo de la marca notoriamente conocida. Los diferentes tipos de riesgos.

3. Preguntas formuladas por la Autoridad consultante.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La protección de la marca notoriamente conocida. Derecho al uso exclusivo de la marca notoriamente conocida. Los diferentes tipos de riesgos. En el caso de examen, Remington S.A. manifestó que es titular de la marca REMINGTON (mixta), registrada en las clases 16, 38 y 41, respecto de la cual aduce su notoriedad y que habría venido siendo usada sin autorización por CORCIENCIAS y el INDES, razón por la que interpuso una acción de infracción de derechos. En tal virtud, corresponde analizar el presente tema. La protección de la marca notoriamente conocida. A propósito del marco normativo del instituto jurídico relativo al signo notoriamente conocido, es el Título XIII de la Decisión 486 el que desarrolla, entre otras, las normas sobre lo que se entiende por el signo notoriamente conocido, aquellas que aluden a la protección que se les brinda contra su uso y registro no autorizado, unas que explican sobre lo que constituye dicho uso no autorizado, u otras que mencionan respecto de la aplicación a este apartado de lo dispuesto en otras relativas al derecho del titular de una marca a impedir determinados actos de terceros sin su consentimiento. En relación con la protección de la marca notoria, este Tribunal ha desarrollado vasta jurisprudencia sobre algunas especificidades en relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo del signo; en efecto, el Tribunal ha establecido que la protección del signo notorio va más allá de los principios básicos de “Articulo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para

efectivo del signo; en efecto, el Tribunal ha establecido que la protección del signo notorio va más allá de los principios básicos de “Articulo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.” “Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que este se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común.”1.4. 1.5. 1.6. a: 1.8. 1.9. especialidad y territorialidad, así como de uso real y efectivo de la marca registrada. El amparo al signo notorio rompe el principio de especialidad porque en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, se establecerá el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notorio. Así el Artículo 136, literal h) de la misma Decisión 486. En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará

signo notorio. Así el Artículo 136, literal h) de la misma Decisión 486. En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el Artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección. Basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Es más, la normativa andina prevé situaciones concretas por las que no deberá negarse la calidad de notorio y su protección. A este respecto, el Artículo 229 de la Decisión 486, desglosa la circunstancias por la cuales no se negará la calidad de notorio y su protección; a saber, por el solo hecho de que el signo no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero o que no se haya usado; es decir, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Otro hecho descrito por la norma mencionada es que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro, previsión que, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas registradas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso; y es que la finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un

la marca por no uso; y es que la finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Paises. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, los Artículos 224 a 236 de dicha Decisión establecen la naturaleza y constitución de los signos notoriamenteconocidos, al igual que regula, entre otros aspectos, los factores para determinar la notoriedad de una marca. 1.10.En efecto, el Artículo 224 de la citada Decisión, instituye que para que 4.11. fuese reconocido el signo distintivo como notoriamente conocido en cualquier País Miembro debe ser conocido por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido; es decir, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 230, debe haber adquirido notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro

Miembros. De conformidad con lo establecido en el Artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el solo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro en el que se produjo la solicitud, a causa de la protección amplia que se brinda a los signos que alcanzan el carácter de notorios — la cual comporta una excepción al principio de territorialidad. En efecto, la marca notoriamente conocida será beneficiaria de la referida protección por parte de los Países Miembros, independientemente de su registro en el País Miembro o en el extranjero. 1.12.La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca ordinaria o común, constituyendo una excepción a los principios de territorialidad y especialidad. En efecto, la protección no se limita al país en el que adquirió la notoriedad, en el que se haya conferido el registro o a un grupo de países, sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la norma respecto a la notoriedad. En relación con el principio de especialidad, la protección conferida a la marca notoriamente conocida se extiende a todo el universo de productos y servicios, por lo que no se exigiría la identidad o similitud de los productos o servicios para determinar el riesgo de confusión con otros signos idénticos o similares. 1.13.El tribunal consultante deberá tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por

productos o servicios para determinar el riesgo de confusión con otros signos idénticos o similares. 1.13.El tribunal consultante deberá tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega; asimismo tomará en consideración, entre otros, los factores que señala la normativa andina para determinar la notoriedad. El Artículo 229 literal a) de la Decisión 486 establece que: "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que (...) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero (...)". Véase también, OMPI. "Marcas notoriamente conocidas”.

Disponible en web: hitp:/www.wipo.in/sme/esfip_business/marks/well known marks.htm.

Véase, asimismo, a modo referencial, el Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, enmendado el 28 de septiembre de 1979. A esle respecto, cabe recordar que el Artículo 228 de la Decisión 486 enumera algunos factores a efectos de determinar la notoriedad de una marca:Derecho al uso exclusivo de la marca notoriamente conocida. 1.14. El titular de una marca notoria, como ocurre con una marca registrada, ejerce el derecho de uso exclusivo sobre la marca que le otorga la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento; en ese sentido la jurisprudencia ha destacado que el titular de una marca registrada tiene dos tipos de facultades, una positiva (derecho al uso exclusivo), y otra, negativa (derecho a impedir ciertos actos de infracción).

jurisprudencia ha destacado que el titular de una marca registrada tiene dos tipos de facultades, una positiva (derecho al uso exclusivo), y otra, negativa (derecho a impedir ciertos actos de infracción). 1.15.En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.16. El Artículo 231 de la Decisión 486, expresamente señala que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismoprosigue señalando la norma - el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el Artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los Artículos 157 y 158. 1.17.El Artículo 155, por su parte, enuncia de manera taxativa los actos susceptibles de ser considerados como infracciones a derechos de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de

Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa litular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; el valor contable del signo coma activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, la existencia de aclividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección, los aspectos del comercio internacional; o, la existencia y antigiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”marcas, que son a su vez los actos realizados por terceros, sin el consentimiento del titular del signo distintivo, que este dltimo puede impedir. En otras palabras, la disposición normativa comentada regula, además de los actos de infracción a derechos sobre signos distintivos, el alcance del derecho exclusivo — en su faz negativa — del titular del correspondiente signo distintivo (ius prohibendi). 1.18.A este respecto, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la

titular del correspondiente signo distintivo (ius prohibendi). 1.18.A este respecto, cabe precisar que la facultad de impedir los actos contemplados en los literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, que en principio tiene como destinatario al titular de una marca ordinaria en general, es extensiva al titular de una marca notoriamente conocida, en virtud de lo establecido en el Artículo 231, en el sentido de que el titular de un signo notoriamente conocido “podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155 (...)", sin excluir ningún acto en particular, al no restringir la hipótesis jurídica a un literal específico. 1.19.El literal e) del Artículo 155 requiere que el referido uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular del registro de marca, como consecuencia de una dilución de la marca o de un aprovechamiento injusto. Respecto a la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, es preciso advertir que quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir. 1.20. El citado literal prevé que el titular de una marca notoriamente conocida 1.21 podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del

titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular. .Es preciso destacar que la citada disposición normativa extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca notoria, aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada. 1.22.El literal f) del Artículo 155, por su parte, otorga al titular de una marca notoriamente conocida la facultad de impedir a cualquier tercero el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, incluso para fines no comerciales, siempre y cuando tal uso pueda generar un riesgo de dilución o de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente conocida. 101.23.Corresponde a la autoridad nacional verificar, en primer lugar, el carácter notorio de la marca REMINGTON (mixta); y, en segundo lugar, determinar si el alegado uso no consentido de esta, genera un riesgo de confusión, asociación, dilución o uso parasitario en el mercado; aplicando al efecto, las reglas de cotejo que la jurisprudencia comunitaria andina ha ido desarrollando. Los diferentes tipos de riesgos. 1.24. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el público consumidor i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, iii) piense que las empresas

evitar que el público consumidor i) al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; ii) no tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; y, iii) piense que las empresas productoras tienen algún grado de vinculación. 1.25. Con respecto al riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha manifestado que la protección se proyecta sobre las “conductas adhesivas” respecto a las marcas de alto renombre susceptib